Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2021/58 K.2022/247

Mahkememizde görülmekte olan marka ile ilgili kurum kararının iptali, marka hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesiyle; müvekkilinin 1992 yılında ticari faaliyetlerine başladığını, hususi olarak çikolata ve şekerleme alanlarında yöneldiğini, kısa sürede ...Çikolatası ve ... markaları ile yer edindiğini, bu markaların seri marka niteliğinde olduğunu, müvekkilinin yurt içi ve yurt dışı brüt satış rakamlarının milyonlara ulaştığını, 1992 yılından günümüze çikolata kaplı karamela ürünler alanında %90 pazar payı ile Türkiye’nin üretici firmalarından biri olduğunu, ... markasının çikolata alanında tanmış marka olarak sicile kaydedildiği,

pek çok markasının tescilli olduğunu, YİDK kararının güncel ve yerleşik içtihatlara aykırılık teşkil ettiğini, soyut anlamda ayırt edicilik değerlendirmesi yapılırken mal ve hizmet sınıfı temelinde bir değerlendirme yapılmaması gerektiğini, marka başvurusuna konu kelimenin tüketicide kavramsal bir algı bıraktığını, “...

Çikolatası” markasını bir üründe gören tüketicinin bunu marka olarak algılamasının mümkün olduğunu, Kurum’un aynı gerekçelerle ...ÇİKOLATASI” ibaresinin tescil başvurusunu reddettiğini ancak dava sonucunda kurum kararının iptaline karar verildiğini, Yargıtay tarafından kararın onandığını, bir coğrafi yer adı niteliğindeki ibarenin tescili talep edilen mallar veya hizmetler için ün kazanmış, bilinir, doğrudan o mal veya hizmetleri anımsatır hale gelmiş olması gibi bir durum söz konusu olmaması durumunda marka başvurusunun SMK 5/1 -c maddesi gereğince reddedilmesi mümkün olmayacağını,

...ilinin çikolata ürünü ile bir ilgisi zaten bulunmadığını, ülkede herhangi bir coğrafi yerde doğal çikolata üretimi yapılmadığından ülkenin hiçbir bölgesinin çikolata ürünü ile organik yollardan bir bağlantısı olmadığını, müvekkilin ...ilinin en bilinen çikolata şekerleme markası olan ... markalarının sahibi olduğu, ...Çikolatası markasını kendisinin yarattığını, ticari itibar ve ayırt edicilik kazandırdığını, coğrafi işaret başvurusunun TÜRKPATENT nezdinde reddedildiği,

bunun sebebinin ibarenin bir marka olması olduğunu, yine müvekkilinin Bolulu Çikolatacım ibareli marka başvurusunun reddedildiği ancak Ankara BAM tarafından davacı markasından farklı olarak yalnızca "LU" ve "CIM" ekleri eklendiğinden ve bu hali başvuruya yeterli ayırt edicilik katılmadığından ilk derece mahkemesinin kararının yerinde görülmediği,

yerleşik yargı kararının da bu sonuca varılması gerektiği yönünde hüküm tesis ettiğini, ...ÇİKOLATASI markasına kullanım yoluyla ayırt edicilik sağlandığını, SMK 5/1*b ve 5/1*c maddelerine göre mutlak redde konu olmayacağını, YİDK kararının iptali gerektiğini iddia ederek Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden inceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından verilen 24.12.2020 tarih ve 2020-M-9973 sayılı kararın iptaline, 30. Sınıfta düzenlenen kahve, kakao;

kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, poğaça, pide, sandviç, katmer, börek, yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, muhallebi, kazandibi, sütlaç, keşkül. Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, domates sosları dahil olmak üzere soslar. Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler.

Dondurmalar, yenilebilir buzlar” emtiaları bakımından tescil işlemlerinin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı TÜRKPATENT vekili cevap dilekçesiyle, düz yazı karakteriyle, şekil, kelime gibi başkaca herhangi bir işaret bulunmayan “... çikolatası” ibaresinin ayırt edici niteliği bulunmadığını, redde konu mallar bakımından coğrafi kaynak belirttiğini, ayırt edici olmadığını ve tanımlayıcı bir ibare olduğunu, davacının itiraz aşamasında başvuru tarihinden önce markanın kullanım ile ayırt edici niteliği kazandığını gösterir delil sunmadığını, Kurulun karar tarihindeki mevcut hukuki durumu esas alarak talep ve itirazlarla bağlı inceleme yaptığını, Kurum kararının SMK hükümlerine uygun tesis edildiğini belirterek; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

YARGILAMA

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın; davacı başvurusunun 6769 sayılı SMK 5/1-b ve c maddesi gereğince mutlak red nedenine bağlı olarak reddi ile ilgili verilen YİDK kararının yerinde olup olmadığı iptal şartlarının oluşup oluşmadığı noktalarında toplandığı anlaşılmıştır.

Davanın açılmasını müteakip tarafların dava, cevap, cevaba cevap dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, sundukları deliller alınmış, tescil ve başvuru dosyaları ile Alâkalı ticaret sicil kayıtları getirtilmiş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, taraflar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, tahkikat icra olunmasını müteakip taraf vekillerine tahkikat ve yargılamının geneliyle ilgili son sözleri de sorulmuş; sözlü iddia ve savunmada bulunma olanağı tanınmıştır.

Türk Patent'den celbedilen işlem dosyasının tetkikinden; ... adına “...

Çikolatası” ibareli markanın 30. Sınıfta tescili için 22.06.2020 tarihinde başvuruda bulunulduğu, başvuruyu inceleyen Markalar Dairesi Başkanlığı SMK 5/1-b Maddesi Hükmünce “Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, poğaça, pide, sandviç, katmer, börek, yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, muhallebi, kazandibi, sütlaç, keşkül.Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler.

Şekerlemeler, çikolatalar,”bisküviler, krakerler, gofretler.Dondurmalar, yenilebilir buzlar. Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, domates sosları dahil olmak üzere soslar” emtialarını.

SMK 5/1 (c) Maddesi Hükmünce ise “Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, poğaça, pide, sandviç, katmer, börek, yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, muhallebi, kazandibi, sütlaç, keşkül.Kahve,kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler.

Şekerlemeler, çikolatalar,bisküviler, krakerler, gofretler.” emtialarını çıkartarak başvurunun kısmen reddedilmesine karar verildiği, başvuru sahibinin dava dilekçesindeki beyanları ile benzer şekilde “başvuru ibaresinin söyleniş ve anlam huşularının belirgin ve fark edilir derecede olduğu, başkaca teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayacak mahiyette olduğu, başvuru ibaresinin herhangi bir unsuru, materyali ya da hizmeti tarif veya temsil etmediği, önceki markalarından dolayı kazanılmış hakkı olduğu,

daha önce ...ÇİKOLATASI ibareli başvurunun benzer şekilde reddedildiği ancak mahkeme kararı ile markanın tescil edildiği” iddiaları ile karara itiraz ettiği, TÜRKPATENT YİDK 24.12.2020 tarihli 2020-M-9973 sayılı kararıyda; “(…) Yapılan incelemede, başvuru konusu markanın münhasıran "...

Çikolatası" ibaresinden oluştuğu, Türkiye'de bir il ismi olan "Bolu" kelimesine "-nun" ekinin eklenmesi ve bir gıda ürününün adı olan "çikolata" kelimelerinin yanyana yazılması suretiyle oluşturulan "... çikolatası" ibaresinin, başvuru kapsamında bulunan redde konu gıda ürünleri bakımından ortalama tüketicilerce Bolu'da üretilen, ...ili menşeli çikolata ürünü olarak algılanacağı, bunun ötesinde bir işletmeye ait ticari kaynak gösteren bir adlandırma olarak değerlendirilmeyeceği ve "...çikolatası" ibaresinin Kurum nezdinde coğrafi işaret başvurusuna da konu olduğu,

bu haliyle başvurunun kısmi redde konu mallar bakımından coğrafi kaynak belirttiği, ayırt edici olmadığı ve tanımlayıcı olduğu kanaatine varılmıştır. Bu nedenle, 6769 s. Kanunun 5/1-(b) ve (c) bentleri kapsamında verilen kısmi ret kararı isabetli bulunmuştur. Başvuru sahibi vekili, "...Çikolatası" markası hakkında verilen mahkeme kararını gerekçe göstererek ret kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Ancak başvuruya konu "... çikolatası" ibaresinin "...Çikolatası" ibaresine nazaran daha güçlü bir coğrafi çağrışım yaptığı, dolayısıyla söz konusu kararın iş bu başvuru için doğrudan emsal teşkil etmeyeceği kanaatine varılmıştır” gerekçeleri ile itirazın reddine karar verildiği, eldeki davanın iki aylık yasal süre içerisinde 26/02/2021 tarihinde açıldığı anlaşılmış, işin esasına girilmiştir.

Bilirkişi kurulunca düzenlenen raporda/ek raporda özetle:dava konusu marka başvurusunun, tescil talebinin reddedildiği mal ve hizmet sınıflarından sadece 30. Sınıftaki “kakaolar, kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler, çikolatalar” için ret gerekçesi olarak gösterilen “somut ayırt edici nitelik” ile ilgili tescil engelinin bulunduğu, dava konusu marka başvurusunun, tescil talebinin reddedildiği mal ve hizmet sınıflarından sadece “kakaolar, kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler, çikolatalar” için ret gerekçesi olarak gösterilen (vasıf belirtme) nedeniyle “tanımlayıcılık” ile ilgili tescil engelinin bulunduğu,

YİDK tarafından reddedilen 30. sınıf kapsamında “Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, poğaça, pide, sandviç, katmer, börek, yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, muhallebi, kazandibi, sütlaç, keşkül. Kahve, kahve esaslı içecekler. Şekerlemeler, bisküviler, krakerler, gofretler. Dondurmalar, yenilebilir buzlar.

Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, domates sosları dahil olmak üzere soslar” malları yönünden ise somut ayırt edici nitelik ve tanımlayıcılık ile ilgili tescil engelinin bulunmadığı, takdirin mahkemeye ait olduğu, bildirilmiştir.

Bilirkişi raporunun/ek raporun her iki tarafın iddia ve savunmasının kapsamı, taraf delilleri, marka kapsamları dikkate alınarak düzelendiği, hüküm kurmaya yeterli incelemenin yapıldığı, raporun usul ve yasaya aykırı yönünün bulunmadığı, hukuki değerlendirme nihai olarak mahkememizce yapılacağından yeniden rapor alınmasını gerektirir yön bulunmadığı anlaşılmıştır.

GEREKÇE

Tescilli bir markanın ait olduğu mal ve hizmetler bakımından sağladığı korumanın kapsamı ve sınırları 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile düzenlenmiştir.

6769 s. SMK 5/1-b maddesi “Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler”in marka olarak tescil edilemeyeceklerini düzenlemektedir. Madde gerekçesi incelendiğinde, sicilde gösterilebilir olmasına rağmen mal ve hizmetler bakımından herhangi bir şekilde ayırt ediciliği bulunmayan, kaynak gösterme fonksiyonuna sahip olmayan dolayısıyla tüketiciler tarafından marka olarak algılanmayacak işaretlerin tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir. 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünün 7. maddesinde de marka olarak tescil edilemeyecek herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler benzer şekilde düzenlenmiş olup söz konusu maddeye göre işaretin tescilinin mümkün olmaması için “kaynak gösterme fonksiyonu”na sahip olmaması gerekmektedir.

6769 s. SMK 5/1-c maddesi ise “Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler” in marka olarak tescil edilemeyeceklerini düzenlemektedir. 556 s. KHK döneminde 7/1-c maddesinin doğrudan karşılığı olan bu düzenlemeye göre bir işaretin 5/1-c kapsamında değerlendirilebilmesi için, mal veya hizmetin karakteristik bir özelliğini, vasfını, amacını hiçbir özel zihni çabaya mahal bırakmadan, mal veya hizmet ile olan sıkı ilişkisi sebebiyle derhal düşündürmesi ve akla getirmesi gerekmektedir.

Görüleceği üzere işaretin 6769 s. SMK 5/1-b ve 5/1-c maddeleri kapsamında kalıp kalmadığı hususu, başvuru kapsamındaki emtialar ile işaret arasındaki ilişki gözetilerek değerlendirilmesi gereken bir husustur. Zira tescili talep edilen işaretin kaynak gösterme fonksiyonuna sahip olup olmadığı ya da ilgili mal ya da hizmetin bir özelliğini ifade edip etmediği değerlendirilirken, başvuru kapsamındaki mallar / hizmetler esas alınmak durumundadır. Çünkü bir mal / hizmet için tanımlayıcı nitelikte olan bir kelime, başka bir mal / hizmet için tanımlayıcı olmayabilir. Örneğin; meyveler için nitelik belirten “taze” kelimesi, elektronik cihazlar için, akaryakıt ürünleri için cins belirten “diesel” ibaresi pantolonlar için herhangi bir özellik belirtmemektedir.

Bu açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde;

Taraf markaları tescil kapsamları ve işaretsel yönden karşılaştırıldığında;

Dava Konusu Marka

... Çikolatası (30. sınıf)

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 08.06.2016 gün ve E.2014/11-696, K.2016/778 sayılı kararı uyarınca iltibas değerlendirmesinin hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel hukuki bilgi ile çözümlenmesinin mümkün olduğu hususu da gözönünde bulundurularak yapılan incelemede, dava konusu uyuşmazlıkta davacının başvurusunda dava konusu YİDK kararı ile SMK 5/1-b yönünden reddedilen mal ve hizmetlerin 30. Sınıftaki “Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, poğaça, pide, sandviç, katmer, börek, yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, muhallebi, kazandibi, sütlaç, keşkül.Kahve, kakao;

kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler. Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler. Dondurmalar, yenilebilir buzlar.

Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, domates sosları dahil olmak üzere soslar” olduğu, çıkartılan bu malların gıda ürünlerine ilişkin olup her kesimden, her meslekten, her yaştan ve her çeşit tüketicinin ortak ihtiyaçları arasında yer aldığı ve sıklıkla tüketildiği, bu sebeple tüketicinin malları satın alırken gösterdiği özen alelade olacak, tercihini etkileyen en önemli faktörün ise, ürünün markasına aşina olması, ürünü daha önce kullanıp memnun kalması ve marka sahibinin bilinirliği olacağı, davacının başvurusuna konu markası incelendiğinde düz beyaz zemin üzerine “...

Çikolatası” ibaresinden oluştuğu, markanın içerisinde yer alan ...sözcüğünün Türkiye’de bir il olduğu, çikolata ibaresinin ise tropik kakao ağacının çekirdek denen tohumlarından yapılan yiyecek olduğu, yapılan araştırmada çikolata ile ...ili arasında ise bir ilişkinin bulunmadığı, Bolu’nun meşhur ürünleri arasında çikolatanın bulunmadığı, “...

Çikolatası” olarak Google arama motorunda arama yapıldığında davacıya ait görseller ile davacının internet sitesi çıktığı, ancak ...ili ile çikolata emtiasının ilişkilendirildiği bir bilgiye rastlanılmadığı, ...ilinin, çikolata ürünleri ile meşhur veya yaygın bilinirliği olan bir yer olmadığı, çikolata ürününün bölgeyle özdeş hale gelmiş bir ürün çeşidi olmadığı;

bir markanın ayırt edici gücünün başvuru kapsamındaki emtialar ve markanın bütünsel açıdan bıraktığı algı göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerektiği, bu kapsamda YİDK kararıyla davacının başvurusundan çıkartılan mallardan “kakaolar, kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler, çikolatalar” yönünden değerlendirme yapıldığında markayı gören ortalama tüketicinin ürünün direkt, doğrudan doğruya çikolata ve bunun türevi olan çikolata esaslı içecekler gibi ürünlerin çikolatadan yapıldığını düşünebileceği, tescil edilmek istenen markadaki “çikolata” ibaresinin yine tescil edilmek istenen malın adını içerdiği;

işbu mallar yönünden dosya kapsamı incelendiğinde kullanımla ayırt edicilik sağlama şartlarının da davacı yararına oluşmadığı ancak bununla birlikte. “Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, poğaça, pide, sandviç, katmer, börek, yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, muhallebi, kazandibi, sütlaç, keşkül. Kahve, kahve esaslı içecekler. Şekerlemeler, bisküviler, krakerler, gofretler. Dondurmalar, yenilebilir buzlar.

Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, domates sosları dahil olmak üzere soslar” yönünden ise marka algısı yarattığı, somut ayırt ediciliğinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Öte yandan davacının marka işlem dosyasına sunmuş olduğu gerekçeli karar incelendiğinde ise; davacının “...çikolatası” marka başvurusuna konu işaretin kullanım yoluyla “çikolata” emtiası yönünden ayırt edici nitelik kazandığına ilişkin kararın kesinleştiği; bu noktada işbu davanın konusu ''... Çikolatası” ibaresi olup örnek olarak sunulan mahkeme kararındaki markadan farklı bir başvuru olduğu, marka işlem dosyası içerisinde “...

Çikolatası” ibaresinin kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığına ilişkin başkaca delil sunulmadığı, davacının dava dilekçesinde bahsettiği ve fakat marka kararına itiraz formunda bahsi geçmeyen kararın ise bir başkasının başvurusuna davacı tarafından SMK 6/1 çerçevesinde yapılan itiraza yönelik yargı kararı olup yine işbu YİDK iptali davasının konusundan farklı bir dava olduğu anlaşılmaktadır.

Yine kurum tarafından SMK 5/1-c maddesi kapsamında “Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, poğaça, pide, sandviç, katmer, börek, yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, muhallebi, kazandibi, sütlaç, keşkül.Kahve,kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler. Şekerlemeler, çikolatalar,bisküviler, krakerler, gofretler” emtialarının da çıkartıldığı görülmektedir.

Başvuru kapsamında yer alan 30. sınıftaki “kakaolar, kakao esaslı içecekler,çikolata esaslı içecekler, çikolatalar” yönünden “çikolata” ibaresi tanımlayıcı olup özel bir zihni çabaya mahal vermeden doğrudan sunulan malın vasfına, cinsine işaret ederek tescili istenen mallar/hizmetleri doğrudan temsil etmektedir. Ancak bununla birlikte; “...

Çikolatası” ibareli markanın bir bütün olarak ...iline özgü, burayla özdeşleşmiş bir ürün çeşidi olarak algılanamayacağı, ortalama tüketici nezdinde doğrudan SMK 5/1-c kapsamında çıkartılan 30. sınıf “Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, poğaça, pide, sandviç, katmer, börek, yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, muhallebi, kazandibi, sütlaç, keşkül .Kahve, kahve esaslı içecekler, Şekerlemeler, bisküviler, krakerler, gofretler”i akla getirmeyeceği, işbu mal ve hizmetlerle bağlı olmadığı,

markayı gören ortalama tüketici kitlesinin hiçbir özel zihni çabaya mahal vermeden doğrudan doğruya, hiç düşünmeden bu hizmetleri aklına getirmeyeceği, bu mal ve hizmetler yönünden vasıf, cins, nitelik bildirir nitelikte ve tanımlayıcı olmadığı; bir işaretin coğrafi kaynak olarak kabul edilmesi için o coğrafi bölge veya yer ile özdeşleşmiş ve onun adı ile birlikte anılmakta olması gerekir oysa başvuru markasında yer alan ...ibaresinin markanın tescil edilmek istendiği 30. Sınıf bakımından coğrafi kaynak olarak algılanamayacağı, yapılan araştırmada ...ili ile özdeş bir ürün olmadığı,

bu sebeple çikolata ibaresinin ''kakaolar, kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler, çikolatalar” yönünden tanımlayıcı olmakla birlikte bu emtialar yönünden coğrafi kaynak belirtmediği anlaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

MASRAF DÖKÜMÜ

İLK MASRAF :127,10-TL

GİDER AVANSI :812,50-TL

TOPLAM :939,60-TL