Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2021/197 K.2022/19

.... DAVALI ....

DAVA

Marka YİDK Kararının İptali ile Hükümsüzlük

DAVA TARİHİ : 26/07/2021

KARAR TARİHİ : 20/01/2022

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 20/01/2022

Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan Marka YİDK Kararının İptali İle Marka Hükümsüzlüğü istemli davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dilekçeleriyle özetle, müvekkili şirketin, çevrimiçi ve mobil perakende satış mağazalarının işletilmesi alanında lider bir e-ticaret platformu olan “shopify.com” alan adının sahibi olduğunu, 2005 yılından beri sağladığı e-ticaret hizmetleri için “Shopify" markasını kullandığını,....baresi üzerinde müvekkilinin öncelik hakkı bulunmakta olduğu gibi, ticaret unvanına dayalı olarak da korunmaya değer hukuki yararı olduğunu, müvekkilinin marka hakkına dayalı ve öncelik hakkına dayalı olarak davalı markasına itiraz etme hakkı olduğu kadar ticaret unvanına dayalı olarak da itiraz hakkı bulunduğunu,

davalının basiretli bir tacir gibi davranmadığını, kötü niyetli olduğunu, başvuru sahibinin, müvekkili markasının uluslararası tanınmışlığı da göz önünde bulundurulduğunda, müvekkili markasından haberdar olmadığını iddia etmesinin, hayatın olağan akışı ile bağdaşmadığını, müvekkilinin dostane bir biçimde uyuşmazlığın çözümü için ihtarname gönderdiğini, davalı şahsın marka başvurusundan feragat etmediğini beyan ederek TÜRKPATENT YİDK'nın... sayılı kararının iptali ile 2020/05493 sayılı .... " markanın tescili halinde hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı Türk Patent vekili cevap dilekçesinde özetle; başvuru markası ile davacının iltibas tehlikesi bulunduğunu ileri sürdüğü itiraz markası karşılaştırıldığında, markalar arasında ayniyet veya ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bulunmadığını, başvuru markası ile davacı markasının görsel bakımdan birbiriyle kıyaslanamayacak kadar farklı olduğunu, markaların şekil ve bıraktıkları genel izlenim (toplu intiba) yönünden de benzer olmadığını, başvuru konusu marka ile itiraz konusu markanın tertip tarzı, yazım stilleri, ihtiva ettikleri farklı şekil, renk markalar arasında karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırdığını,

markaların bütünsel algılamada ortalama tüketici nezdinde görsel, işitsel ve kavramsal anlamda kalan hizmetler bakımından benzer addedilmeyeceğini, davalı başvurusunun konusu olan işaretin, davacıya ait tescilli markaya “toplu olarak bıraktığı umumi intiba” ilk bakışta kolayca ayırt edilemeyecek şekilde benzediğinden ve bu suretle iltibasa sebebiyet vereceğinden söz edilmesinin olanaksız olduğunu,

2021-M-3505 saydı YİDK kararında dava konusu “shopyfly” ibareli başvuru ile itiraza mesnet 2018/77287 sayılı “...” ibareli markada yer alan 35. sınıftaki bir kısım mal/hizmetlerin benzerlik nedeniyle eşya listesinden çıkarılmış olduğunu ve kalan mal-hizmetler bakımından 2020/05493 sayılı davalı markası ile davacıya ait marka arasında herhangi bir benzerlik ve karıştırılma ihtimalinin söz konusu olmadığını, Sınai Mülkiyet Kanunu 6/4 ve 6/5 hükümleri kapsamında tanınmış marka nedeniyle ret koşullarının oluşmadığını, SMK 6/6 maddesi kapsamında, söz konusu unvan ve alan adı dava konusu başvurunun tescilini engeller nitelikte olmadığını,

işbu maddede sayılan hakların ihlal edildiği yönünde bir kanaat oluşmadığından davacının bu husustaki iddialarına da itibar edilmesinin mümkün olmadığını, kötü niyet iddiasının ispat edilemediğini, kurum kararının yerinde olduğunu ifade ederek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davalıya usulüne uygun tebligat yapılmasına karşın yargılamaya katılımı olmamıştır.

Davanın açılmasını müteakip yargılamaya katılan tarafların dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, sundukları deliller alınmış, marka tescil ve başvuru dosyaları ile alâkalı kayıtları getirtilmiş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, taraflar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, bilirkişi raporu alınmış, tahkikat icra olunmasını müteakip, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yazı İşleri Yönetmeliği'nin 41/2. maddesi hükmü de gözetilerek taraf vekillerine tahkikat ve yargılamının geneliyle ilgili son sözleri de sorulmuş; sözlü iddia ve savunmada bulunma olanağı tanınmıştır.

GEREKÇE

Davacı ve davalılar arasındaki uyuşmazlık, davacı iddiaları karşısında YİDK kararının yerinde olup olmadığı, davalı markasının hükümsüzlüğünün gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Mal ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken kullanılan inceleme yöntemi;

Mal ve hizmetlerin benzerliğinde ortalama alıcı kitlesi, son kullanıcıları, malın satın alınmasına ayrılan zaman, satışa sunulma kanalları ve biçimi, birinin diğerini ikame etmesi gibi faktörler etkili olur.

Mal ve hizmetlerin aynılığı, ilke olarak mal ve hizmetlerin aynı şekilde yazılmış, ifade edilmiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, aynı mal ve hizmetin birden fazla isme sahip olması veya piyasada anıldığı isimle teknik, bilimsel, literatüre geçmiş isminin farklı olması veya yabancı dildeki isminin Türkçeye de geçmiş olması durumlarında da mal ve hizmetler farklı şekilde ifade edilmiş olsalar da aynı olarak kabul edilecektir.

Benzer mal ve hizmetler ifadesi, ortalama tüketicilerce aynı (veya ilişkili) kaynaktan geldikleri varsayımıyla karıştırılma ihtimalinin konusu olabilecek mal ve hizmetleri içermektedir. Bu çerçevede, aynı (veya ilişkili) kaynaktan geldikleri varsayılabilecek ilişkili mal ve hizmetler de benzer mal ve hizmet tanımlamasının içeriğine girmektedir.

Mal / hizmetlerin benzerliği veya ilişkilendirilebilir niteliği şu durumlarda ortaya çıkabilir:

− Mal ve hizmetlerin kullanım amacı ve alanlarının benzerliği,

− Mal ve hizmetlerin kullanıcılarının benzerliği,

− Malların fiziksel görünümünün benzerliği,

− Mal ve hizmetlerin ticari pazara ulaşmasında kullanılan satış yollarının benzerliği,

− Mal ve hizmetlerin birbirleriyle rekabet eder nitelikte bulunmasından kaynaklanan benzerlik,

− Mal ve hizmetlerin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmasından kaynaklanan benzerlik,

− Malların mağazalarda aynı reyonda veya rafta bulunmasından kaynaklanan benzerlik.

Dava konusu marka ile davacı markalarının kapsadığı mallar ve hizmetler karşılaştırıldığında, dava konusu marka kapsamında aynı/aynı tür ve / veya benzer mallar / hizmetler ile birlikte, kullanım amaçları, işlevleri ve birbirleri ile olan ilişkileri (alternatif veya tamamlayıcı olması) bakımından yapılan değerlendirmede, davaya konu markanın dava konusu edilen 35. sınıfta yer alan hizmetler ile davacının davaya mesnet markasında yer alan mal ve hizmetler arasında aynı / aynı tür veya benzer olduğu,

Ancak somut olayda, çekişmeli olan sınıfların genel olarak farkı sektörleri içerdiği, söz konusu farklılığın muhataplarının ortalama seviyedeki tüketiciler olduğu, dikkat edilmesi gereken hususun; marka hukukunda karıştırılma ihtimalinin varlığının, 6769 s. SMK’nın 6/1 maddesi uyarınca, “halk” nezdinde olması olduğu, bir markanın diğer marka ile karıştırılma ya da iki marka arasında ilişki bulunduğu ihtimali, malın veya hizmetin hitap ettiği uzman ya da satıcı nezdinde değil, halk nezdinde araştırılması gerektiği,

Dolayısıyla, markaların hitap ettiği tüketici ya da kullanıcı dikkate alınmak suretiyle, markaların bu kişiler nezdinde karıştırılıp karıştırılmayacağının değerlendirilmesinin gerektiği, yasada geçen “halk” tabiri amaca uygun şekilde “markayı taşıyan ürünlerin nihai tüketici kitlesi” olarak anlaşılmasının gerektiği,

Benzerlikte görüşüne başvurulacak kişi markalı ürünün yöneldiği hedef kitleye mensup/makul derecede bilgilendirilmiş, makul derecede dikkatli ve makul derecede ihtiyatla değerlendirme yeteneğine sahip kişinin değerlendirmesidir. İlgili tüketici belirlenirken “ortalama tüketicinin dikkat düzeyinin mal veya hizmetlerin kategorisine göre çeşitlilik gösterdiği de akılda tutulmalıdır” (C -251/95 Sabel / Puma [1997]). Çekişmeli malın ortalama tüketicisinin zihnindeki marka algısı da bu nedenle değerlendirmede dikkate alınmıştır.

Bütün bu hususlar uyarınca, iltibas ihtimali varlığının ilk şartı olan malların/hizmetlerin aynılığı/benzerliği kriterinin, somut uyuşmazlık açısından gerçekleşmemiş olduğu,

Davaya konu markanın kelime ve şekil unsuru içerdiği, davaya mesnet davacı şirket markasının ise kelime markası olduğu, davaya konu markada “shopyfly” ibaresi, davacı markasında ise “shopify” ibaresinin yer aldığı, ilk olarak taraf markalarında yer alan ibarelerin anlamlarına bakıldığında, davaya konu markanın İngilizce iki ayrı ibarenin birleşmesinden türetildiği, tek başına bir anlamının olmadığı, “shopy” ibaresinin “shop” ibaresinden türetilmiş olduğu, devamına da “fly” şeklinde ibarenin eklendiği, Türkçe karşılıklarına bakıldığında ise, “shop” ibaresinin isim olarak “dükkan, mağaza, işyeri” vb. anlamlara geldiği,

fiil olarak ise “alışveriş yapmak” şeklinde olduğu, “shopy” ibaresinin belli bir anlamının olmadığı, “fly” ibaresinin ise farklı anlamları olduğu, isim olarak “uçma, uçuş, sinek” gibi farklı anlamlara geldiği, fiil olarak ise “uçmak” şeklinde Türkçeye çevirebileceği, “shopify” ibaresinin ise türetilmiş bir ibare olduğu, bu hali ile belli bir anlamının olmadığı görülmüş, markaların okunuşlarına bakıldığında, IPA - International Phonetic Alphabet (Uluslararası Sesbilim Alfabesi) uyarınca, “shop” ibaresinin “/ʃɑp/”, “fly” ibaresinin “/flaɪ/” şeklinde okunduğu,

taraf markalarında yer alan eklerin de gelmesi ile “şapiflay” / şapifay” şeklinde okunacağı, bu hali markaların okunuşlarının birbirlerine yakın olduğu, görsel olarak yapılan karşılaştırmada davaya konu markanın beyaz zemin üzerine üstte iki ayrı renkten oluşan şekil ile altında küçük harflerle turkuaz renk tonunda “shopyfly” ibaresini içerdiği, davacı markasının ise kelime markası olduğu, beyaz zemin üzerine siyah tonlarda, tek satıra gelecek şekilde “...” ibaresinden oluştuğu, bir bütün olarak anlamsal, sesçil ve görsel olarak yapılan karşılaştırma sonucunda, taraf markalarında yer alan unsurların markları birbirlerine yaklaştırdığı,

“shopyfly” / “shopify” ibarelerinin görsel olarak benzer olduğun kabul edilmesi gerektiği, okunuşlarının benzerlik derecesini arttırdığı, davaya konu markada yer alan şeklin ise söz konusu yakınlığı düşürmeye yetmediği, davalı TÜRKPATENT’in de markaları benzer bulduğu görülmekle, taraf markalarının (işaretlerinin) bu hali ile karıştırılma ihtimaline neden olabilecek derecede benzer oldukları, işaretler arasındaki benzerlik değerlendirmesi, markanın türüne, yani şekil markası, sözcük markası, ses markası veya bunların karması olup olmamasına göre birçok farklı faktör açısından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak tespit edilebilmektedir.

Benzerliğin tespiti, markanın türüne göre farklı unsurları esas almayı da gerektirebilmektedir.

Somut olayda, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden, tüketici işlemi ya da tüketiciye yönelik uygulamaların her aşamasında makul düzeyde bilgiye sahip olan gerçek veya tüzel kişi olan ortalama tüketici açısından taraf markalarını aynı anda ya da ayrı ayrı görmesi halinde, bu markaların ilişkili markalar olduğunu sanma tehlikesi bulunduğu ancak, somut olayda taraf markaları (işaretleri) arasında benzerlik tespit edilmişse de, 6769 sayılı SMK uyarınca, malların / hizmetlerin aynılığı / benzerliği kriteri gerçekleşmediği,

tescil işlemlerinin devamına karar verilen hizmetler açısından, m. 6/(1) kapsamında iltibas ihtimali ve bu kapsamda tescil engelinin bulunmadığı,

Davacı Şirket İtirazı Kapsamında Öncelik Hakkı Açısından Değerlendirme;

Davacı şirket, dosya sunmuş olduğu bilgi ve belgeler incelendiğinde, dava dilekçesi ekinde, “shopify online ve offline mağazalar için ödeme çözümlerini tanıttı” isimli haberin yer aldığı, “shopify, depo otomasyonu üreten 6 river system’ı 450 milyon dolara satın aldı” isimli haberin yer aldığı, “... isimli haberin yer aldığı,... u” isimli haberin yer aldığı haberlerin tarihlerinin davaya konu markanın başvuru tarihinden eski olduğu, itiraz aşamasında ise WIPO veri tabanı soru ekranı görsellerinin sunulmuş olduğu, çeşitli İngilizce internet haber sitelerine ait çıktıların sunulduğu,

“... ” şeklinde eylemli kullanımlarının da yer aldığı görülmüş, haberlerden görüldüğü üzere davacı yanın kullanımlarının, reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım hizmetleri, açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri veya perakendecilik hizmetlerini içermediği, internet tabanlı satış ve müşteri takibi özellikli e-ticaret kurulum platformu şeklinde faaliyetlerinin bulunduğu,

çeşitli yazılımlar üzerinden hizmetlerini verdiği görülmekle, davacı yanın haberlere yansıyan hizmetlerinin, tescil talebine konu markanın hizmet listesinde yer alan hizmetlerden farklı olduğu, bu hali ile davacı şirket lehine 6769 s. SMK’nun 6/3. maddesi koşullarının oluşmadığı,

Tanınmış Marka Değerlendirmesi;

Davalının dosyaya sunmuş olduğu deliller içerisinde, yurt dışı tescil ve tescil başvuru listesinin yer aldığı, çeşitli kullanıcı ve üyeliklere ait bilgilerinin sunulmuş olduğu görülmüşse de davacı markasının tanınmışlık düzeyine ulaştığını gösterir nitelikte, piyasa araştırması, satış rakamları, Türkiye reklam harcamaları vb. delillere rastlanmadığı görülmüş, davacı markasının bir kişiye veya teşebbüse sıkı sıkıya bağlı, garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir dağıtım sistemine sahip, dost ve düşman ayrımı yapılmaksızın coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışım yapacak seviyeye ulaşmadığı değerlendirilmiş olmakla, davacı lehine 6769 sayılı SMK’nun 6/4 ve 6/5 kapsamındaki korumadan yararlanamayacağı,

Ticaret Unvanı Açısında Değerlendirme; dosya kapsamında davacı tarafından Kanada Ticaret Sicil makamı tarafından ticaret unvanını gösterir belge sunduğu, belge kapsamında davacının ticaret unvanının “... INC.” olduğu, söz konusu belge içerisinde, davacı şirketin faaliyet konularının yer almadığı, bu hali ile, davaya konu markanın tescile konu edilen hizmet listesi ile davacı yanın faaliyet konusu arasında bir karşılaştırma yapılamadığı, davacı lehine 6769 s. SMK 6/6. madde koşullarının oluşmadığı,

Kötü Niyet Değerlendirmesi;

Dosya kapsamında davalının, haksız kazanç, yedekleme, şantaj, spekülasyon vb. amaçlı tescil başvurusunda bulunduğunu gösterir her hangi bir belge bulunmadığı, kötü niyet iddiasının ispatlanamadığı,

Netice itibariyle,

Davaya konu 2020/05493 sayılı markanın, tescili talep edilen 35. sınıfta yer alan hizmetlerin, davacı yanın 2018 77287 sayılı markasında yer alan mallar / hizmetler ile aynı / aynı tür veya benzer nitelikte olmadığı,

Davaya konu 2020/05493 sayılı davalı şahıs markası ile davacı şirketin itiraza dayanak markası (işareti) arasında benzerlik bulunduğu fakat malların / hizmetlerin aynılığı / benzerliği kriteri gerçekleşmemekle, 6769 s. SMK’nun 6/1. maddesi kapsamında ilişkilendirme ihtimali dâhil karıştırılma ihtimali bulunmadığı,

Davaya konu 2020/05493 sayılı davalı şahıs markası açısından, 6769 s. SMK’nun 6/3. maddesi şartlarının oluşmadığı,

Davacı markalarının, SMK’nun 6/4 ve 6/5. madde kapsamındaki tanınmış marka korumasından yararlanamayacağı,

Davaya konu 2020/05493 sayılı davalı şahıs markası açısından, 6769 s. SMK’nun 6/6. maddesi şartlarının oluşmadığı,

Dosya kapsamında kötü niyet iddiasına dayanak bilgi ve belgeye rastlanamadığı, davalının kötü niyetli olmadığı,

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 26.05.2021 tarih ve... sayılı kararının yerinde olduğu sonuç ve kanaatlerine varılmış, davanın reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Kâtip Hâkim ... · ✍e-imzalıdır ✍e-imzalıdır