Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2022/216 K.2023/46

Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan Marka Hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabetin tespiti ile Men ve Ref'i istemli davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dilekçeleriyle özetle, müvekkili Laboratoires J... ... 'nin, hastalar için yüksek tıbbi değeri olan etik markaların dünya çapında üretimi ve pazarlaması konusunda uzmanlaşmış uluslararası bir ilaç şirketi olduğunu, 19 Aralık 2019'da müvekkili Juvisé ve dava dışı .... ... ... ,“...” ticari markasının sahibi olma haklarının ve ... (bikalutamid) ile ilgili pazarlama yetkisinin verildiği bir satın alma ve lisans sözleşmesi imzaladığını, “...” markasının Türkiye’de de 85/087503 resmi numarasıyla dâhil olmak üzere birçok ülkede sahibi olup,

fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması konusunda oldukça hassas olduklarını,27 Haziran 2021 tarihinde müvekkili Juvisé ve dava dışı ... İlaç Pazarlama A.Ş. (...), Juvisé'nin ...’na - Türk yasalarına uygun olarak - ... markasını, pazarlama iznini ve ... ürününün Türkiye'de ithalatı, dağıtımı, tanıtımı ve satışı için teknik bilgisini kullanma münhasır hakkını verdiği bir lisans ve distribütörlük sözleşmesi yapıldığını, ... İlaç Pazarlama A.Ş.

28 Aralık 2021 tarihinden itibaren ... ile ilgili pazarlama izninin sahibi konumunda olduğunu, müvekkilin ... isimli prostat ilacının Türkiye’de de bilinen ve söz konusu hastalık için sıklıkla kullanılan bir ürün olduğunu, Prostat kanserinin tedavisi amacıyla kullanılan ilaçlar için Google üzerinden arama yapıldığında dahi, ilk sırada müvekkiline ait “...” ibareli ürün karşımıza çıktığını, dolayısıyla müvekkili markası tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yüksek bilinirlik düzeyine ulaşmış olduğunu, davalılar ...İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ve ...

İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş., ilaç sektöründe faaliyet gösteren kardeş şirketler olduğunu ve ürünlerini https://www.onkokocsel.com/ adlı web sitesinde de sergilediklerini, “...” isimli bir ürünü de üretmekte, sergilemekte ve satışa sunmakta olup, bu ürün müvekkillerinin “...” markalı ürünü ile paralel olarak,

prostat kanserinin tedavisinde kullanılmakta olduğunu ve etkin maddesi de müvekkil ürünüyle birebir aynı “Bikalutamid” olduğunu, davalı tarafına bu haksız ve izinsiz kullanımlarının durdurulması amacıyla tarafımızdan Etimesgut 3. Noterliği aracılığıyla 21 Eylül 2021 tarihli ve 12063 yevmiye numaralı ihtarname gönderildiğini, davalı tarafından gönderilen cevabi ihtarnamede de

açıkça dava konusu markanın kendileri tarafından kullanıldığı hususu ikrar edildiğini, “...” markası müvekkile ait “...” markası ile ayırt edilemeyecek derecede benzer olup, tüketiciler nezdinde iltibas yaratacak nitelikte olduğunu, davalılar tarafından gerçekleştirilen fiili kullanımlar, müvekkile ait tescilli önceki tarihli marka haklarına açık bir şekilde tecavüz oluşturduğunu, müvekkilin önceki tarihli markası 5. Sınıf içerisinde “Farmasötik müstahzarlar ve maddeler” bakımından tescilli bulunduğunu, davalılar da dava konusu markayı birebir aynı sektörde aynı ürünler bakımından kullanmakta olduklarını, marka görselleri incelendiğinde,

bu markaların ayrıntılı bir incelemeyi gerektirmeksizin ilk bakışta gerek okunuşları gerek yazılışları bakımından ayırt edilemeyecek derecede benzer olduklarını, iki markanın da başlangıç kısımları telaffuz ve görünüş bakımından tamamen aynı olan “...-” ibaresinden oluştuğunu. bu ibare, söz konusu markaların ayırt edici kısımlarını oluşturmakta olup, tüketicilerin esasen odaklanacağı kısımlar olduğunu, müvekkili firma “...” ibareli markalarını Türkiye’de ve birçok ülkede tescil ettirdiğini, Davalılar ise, “...” ibareli markayı açıkça birebir aynı hastalığın (prostat kanseri) tedavisinde fiili olarak kullanmakta olduğunu, bu durumun,

açıkça iktisadi rekabetin kötüye kullanılması olacağını, dava konusu markayı gören potansiyel tüketiciler derhal müvekkil şirketin tanınmış nitelikteki markasını hatırlayacak, bunun sonucu olarak da kaçınılmaz bir şekilde iltibasa düşeceğini, davalı yanın kullanımları tüketiciyi aldatıcı, iltibas tehlikesi yaratan, haksız ve hukuka aykırı davranışları müvekkilin markasından doğan hakları ihlal ettiği gibi aynı zamanda haksız rekabet teşkil ettiğini,

müvekkilinin marka tescil belgesi ile tescilli markasına ayırt edilemeyecek kadar benzer marka ibaresini haksız ve hukuk dışı olarak kullanmakta ve birebir aynı mal ve hizmetler üzerinde kullanmakta olduğunu, davalıların bu eylemleri haksız ve hukuk dışı olduğundan işbu marka ihlali ve haksız rekabetin durdurulması, önlenmesi,

men’i ve tazminat davamız sonuçlanana kadar müvekkilin vaki mağduriyetinin önlenmesi bakımından dava konusu iltibas yaratan ürünlerin üretiminin ve satışının durdurulup önlenmesi ve ihlalin maddi sonuçlarının ortadan kaldırılması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ettiklerini, öncelikli olarak ihtiyati tedbir taleplerinin teminatsız bir şekilde kabulü ile müvekkil markalarına tecavüz teşkil eden eylemlerin, internet ortamı dahil, tedbiren durdurulmasına,

“...” ibaresinin ve bunlara benzer her türlü ibarenin davalı tarafından üretilen ürünler üzerinde kullanımının, her türlü ticari evrakların ve her türlü tanıtım vasıtasında kullanımının tedbiren durdurulmasına, dava konusu ürünlerin satışının ve tanıtımının yapıldığı https://www.onkokocsel.com/ alan adlı web sitesinden ilgili tüm

içeriklerin kaldırılmasına, müvekkil markasına tecavüz oluşturan her türlü ürüne, tanıtım vasıtasına, kataloğa, boş faturalara, tabelalara, promosyon ürünlerine el konulmasına, davalı yanın “...” ibaresinin haksız ve hukuka aykırılık teşkil eden kullanımları nedeniyle, marka hakkına tecavüz teşkil eder mahiyetteki tüm eylemlerinin, internet ortamı dahil, 6769 sayılı SMK uyarınca tespiti, men’i ve ref’ine, 2. Markaya tecavüz teşkil

eden her türlü tanıtım vasıtası dâhil olmak üzere ürünlerin zapt edilmesi, el konulan ürünler üzerindeki markaların silinmesi veya mümkün olmaması halinde bu ürünlerin imhasına, dava konusu ürünlerin tanıtımının yapıldığı, https://www.onkokocsel.com/ alan adlı web sitesinden ilgili tüm içeriklerin kaldırılmasına, davalı eylemlerinin 6769 sayılı SMK anlamında markaya tecavüzün yanında; ayrıca TTK. nın ilgili maddeleri uyarınca haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalılar vekili cevap dilekçesinde özetle; davanın yetkisiz mahkemede açıldığını, davacı tarafın kendi beyanına göre dava açma hakkı bulunmadığını, davacı taraf her ne kadar işbu davayı grup şirketleri olan müvekkil ...İlaç ve müvekkil ...

İlaç şirketlerin ayrı ayrı açmış olsa da “...” isimli ürünün ruhsat sahibi müvekkil ...İlaç olup bu ürünün yalnızca müvekkil ...İlaç tarafından satış ve pazarlaması yürütüldüğünü, bu hususun internet üzerinde basit bir araştırma ile anlaşılabilecekken davacı tarafın kötüniyetli şekilde müvekkil ...

İlaç’a karşı da işbu dava yönetildiğini, davacı tarafın yurtdışında mukim bir şirket olması sebebiyle MÖHUK madde 48 uyarınca teminat yatırma yükümlülüğü bulunmakta olduğunu, davacı tarafın tescilli markası “...” ile müvekkil ...İLAÇ’ın fiili kullanımda olan “...” ibaresi her açından birbirinden farklı olup iltibas söz konusu olmadığını, davacı tarafın iddia ettiğinin aksine;

uyuşmazlık konusu ibareler arasında iltibas oluşma ihtimali söz konusu olmadığını, her ne kadar her iki ibarede de “...” ifadeleri benzer olsa da bu ifadeden sonra gelen “DEX” ve “MID” ifadeleri işaretlerin görsel ve işitsel açıdan fazlasıyla farklılaşmasını sağlamakta ve her yönden benzerliği ortadan kaldırmakta olduğunu, davacı tarafın tescilli markası “...” ile müvekkil ...İlaç’ın fiili kullanımda olan “...” ibaresi her açından birbirinden farklı olup iltibas söz konusu olmadığını, müvekkili şirketin “...” ibaresini kullanımı ile “...” markasının fiili kullanımı birbirlerinden tamamen farklı olduğunu, her ne kadar ibareler görsel,

işitsel ve anlamsal açıdan farklılıkları sebebiyle iltibas tehlikesi mevcut olmamakla birlikte kullanım farklılığı da bu tehlikenin mevcut olmadığını ortaya koyan diğer bir husus olduğunu ifade ederek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davanın açılmasını müteakip davaya katılan tarafların dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, sundukları deliller alınmış, tescil ve başvuru dosyaları ile alâkalı kayıtları getirtilmiş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, taraflar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, tahkikat icra olunmasını ve bilirkişi raporları alınmasını müteakip, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yazı İşleri Yönetmeliği'nin 41/2. maddesi hükmü de gözetilerek taraf vekillerine tahkikat ve yargılamının geneliyle ilgili son sözleri de sorulmuş; sözlü iddia ve savunmada bulunma olanağı tanınmıştır.

GEREKÇE

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının iddiaları karşısında, davalı markasının kullanılmasının davacı marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil edip etmediği, tecavüzün kaldırılması ve men'i şartlarının oluşup oluşmadığı noktasında toplanmaktadır.

İNCELEME ve DEĞERLENDİRMELER

Davaya Konu Olan Marka Bilgileri

Davalı tarafın ... ibareli markasının 05. sınıfta 2008 15779 sayı ile kurum nezdinde 31.03.2009 tarihinde tescil edildiği,

Davacı tarafın ... ibareli markasının 05. sınıfta 87503 sayı ile kurum nezdinde 31.12.1995 tarihinde tescil edildiği anlaşılmıştır.

Markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesinin ilk koşulu; markaların tescilli oldukları sınıfların aynı olması veya birbirine benzer olmasıdır. Markaların tescilli oldukları veya tescili talep edilen mal veya hizmetlerin benzerliğine kanaat getirilmesi halinde, ikinci şart olan markaların benzerliğine geçilir. Görüldüğü üzere karıştırılma ihtimalinin varlığı için çifte benzerlik şartının gerçekleşmesi ve her iki benzerliğin de dikkate alındığı genel izlenim ve değerlendirmeye göre ilişkilendirilme ihtimali dâhil karıştırma ihtimalinin bulunduğu kanaatine varılması gerekmektedir.

Bu genel çerçevede somut olay kapsamında aşağıdaki değerlendirmelerde bulunulabilir:

Davaya konu olan markalar incelendiğinde; davacı markasının ‘...’ olarak toplamda siyah renkte 7 karakter içerdiği, ... harflerinden oluştuğu,

Davalı markasının ‘...’ olarak toplamda siyah renkte 7 karakter içerdiği, ...

harflerinden oluştuğu,

İki markanında baş kısmında ‘...’ ifadesini içerdiği belirlenmiştir.

Dava dosyasında yer alan deliller kapsamına göre, ‘...’ markasının tanınırlığı ve bilinirliği yüksek bir marka olduğu,

Tanınmışlığa ilişkin tescil engeli anlamında önceki markanın aynısının veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin aynı / farklı mal ve hizmetlerde kullanılması, tanınmış marka sahibinin ürettiği ürüne olan güven nedeniyle, üçüncü kişilerde, bu ürünlerin de önceki marka sahibi tarafından üretildiği hissi uyandırarak, satın almalarını sağlayabilir. Bu durum, marka sahibi arasında bağlantı olma veya haksız yararlanma olgusu olarak tanımlanabilir. Ancak bu durumun gerçekleşmesi için, önceki marka sahibi ile sonraki markayı kullanacak olanların benzer tüketici kategorisine sahip olmaları ve benzer eğilimleri göstermeleri gerekmektedir. Yani önceki markayı kullananların, sonraki markayı da kullanacak olmaları ve bu markalar arasında bağlantı kurma ihtimallerinin olması gerekmektedir.

Başka bir deyişle, davacı markası ile davalı yanın markasının görsel, işitsel ve anlamsal açıdan benzer olması, markaların bütünsel algısı bakımından ilgili tüketici nezdinde ilişkilendirilme tehlikesini gündeme getirmektedir. Bu bağlamda markaların aynı/aynı tür veya benzer mal veya hizmetlerde kullanılmaları halinde halkın bu markalar arasında bağlantı kurması mümkündür.

Karşılaştırma konusu markaların kapsamındaki malların aynı/aynı tür olması, iltibası artıran bir husus olarak değerlendirilmelidir. Zira marka işaretlerinin kapsamındaki mal ve hizmetler arasındaki ayniyet veya benzerlik arttıkça, markalar arasındaki benzerlikler ön plana çıkarak markalar arasında iltibas tehlikesi artmaktadır.

..., içerisindeki etken maddesi bikalutamid olan ve metastatik prostat kanserinin tedavisinde kullanılan bir ilaç olduğu, ..., üç uzman hekim tarafından düzenlenen ve tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak sadece ruhsatlı endikasyon alanlarında uzman hekim tarafından reçete edilmeleri kaydıyla ödenmekte olduğu, https://www.onkokocsel.com/urunler ..., içerisindeki etken maddesi bikalutamid olan prostat kanserinin tedavisinde kullanılan film kaplı tablet formunda bir olduğu, ...'in de aynı şekilde ..., üç uzman hekim tarafından düzenlenen ve tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak sadece ruhsatlı endikasyon alanlarında uzman hekim tarafından reçete edilmeleri kaydıyla ödendiği,

... ve ... ilaçları, hastanın reçetesiz şekilde eczaneden alabileceği ilaç ürünleri değildir. Davaya konu ilaç markalarında görüşü dikkate alınması gereken kitle, doktor ve eczacılardan oluşan yüksek bir dikkat ve bilgi düzeyine sahip kitle olmaktadır. Her ne kadar ilaçların baş kısmında ‘...’ ifadesi aynı olsa da ‘DEX’ ve ‘MİD’ şeklinde son kısımlarının farklı olduğu da dikkate alınması gerekmektedir. Markalar arasında görsel ve kavramsal bir benzerlik bulunmadığı nedeniyle kısmi ses benzeşmesinin markalar arasında karıştırılmaya yol açacak şekilde benzerlik bulunmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Netice itibariyle,

Davaya esas davacı şirket tescilli markası ile davalı şirketin markasının aynı / aynı tür hizmetleri kapsadığı, ancak davalı markasının ve davacıya ait markanın reçeteli satılan ürünler olduğu, tüketici kitlesi olarak doktor ve eczacıların dikkate alınması gerektiği, bu nedenle yüksek bir dikkat ve bilgi düzeyine sahip tüketici nezdinde benzerlik ve karıştırılma ihtimalinin söz konusu olmayacağı kanaatlerine ulaşılmış açılan davanın reddine karar verilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Kâtip Hâkim ... · ✍e-imzalıdır ✍e-imzalıdır