Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2021/241 K.2022/360

Davacı vekili 04/06/2021 harç tarihli dava dilekçesi ve duruşmadaki beyanlarıyla, müvekkilinin TÜRKPATENT nezdinde 2020/40938 sayılı "... medikal" ibareli marka başvurusunda bulunduğunu, başvurunun TÜRKPATENT resmi markalar bülteninde yayınlandığını;

davalı şirketin 2018/61311, 2017/66652, 2013/68377, 2010/53757 sayılı ve "... şekil", "...", "... kotanıcals" ibareleri markalarını gerekçe göstererek yaptığı itirazın kısmen kabulüne karar verilerek başvurunun reddedildiğini, bu kısmi ret kararına karşı müvekkilin yeniden inceleme taleplerinin bu kez TÜRKPATENT ... sayılı YİDK kararı ile nihai olarak reddine karar verildiğini, oysa davalının itiraz mesnet markaları ile iltibas tehlikesi oluşmadığı gibi davacının önceki tarihli markaları nedeni ile müktesep hakkının bulunduğunu belirterek,

Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun ... sayılı kararının iptale karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı TÜRKPATENT vekili cevap dilekçesinde özetle; alınan kurum kararının yerinde olduğunu beyan ederek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı şirket vekili cevap dilekçesinde özetle: dava konusu kararın yerinde olduğunu; taraf markaları arasında iltibas tehlikesinin oluştuğunu; davalı şirketin markalarının tanınmış marka statüsünde olduğunu; davacının dava konusu marka başvurusunun davalının markaları ile neredeyse aynı olacak şekilde benzer olduğunu; marka başvurusunun kapsamından çıkarılan malların aynı olduğunu; müktesep hak koşullarının oluşmadığını beyan ederek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

YARGILAMA VE DELİLLER

Mahkememizce tarafların sav ve savunmaları dinlenmiş, davaya konu TÜRKPATENT YİDK’nun ... sayılı kararı ile davacıya ait kod nolu marka başvuru dosyası ve davalı şirkete ait marka tescil belgesi getirtilmiş, taraflarca sunulan belgeler ile tüm deliller incelenmiş, çözümü teknik ve özel bilgiyi gerektirdiği düşünülen konularda bilirkişi incelemesi yaptırılmış, alınan rapor dosyadaki kanıtlarla tutarlı, delillerin değerlendirilmesi aracı olarak denetim ve hüküm kurmaya elverişli kabul edilmiştir.

GEREKÇE

Uyuşmazlıgın Tespiti ve Uygulanacak Hükümler, Delillerin Tartışılması ve Kabul

Dava, davacı başvurusu olan 2020/40938 sayılı marka başvurusu ile ilgili olarak TÜRKPATENT tarafından alınan ... sayılı kararın iptali istemine ilişkindir. YİDK kararının davacı başvuru sahibine 18/06/2021 tarihinde tebliğ edildiği, 17/08/2021 tarihinde açılan davanın, 5000 sayılı kanunun 15/c maddesinde belirlenen iki aylık hak düşürücü süre içerisinde olduğu anlaşılmış ve işin esasına geçilmiştir.

Mahkememize uzman bilirkişi heyetinden alınan 10/06/2022 havale tarihli raporda konu ayrıntılı irdelenmiş olup özetle; "...İltibas tehlikesinin davacının 2020/40938 sayılı marka başvurusunun kapsamından çıkarılan 03: Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil; ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç). Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç). 05: Hijyen sağlayıcı ürünler: pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, pansuman malzemeleri, kağıt ve tekstilden mamul çocuklar, yetişkinler ve evcil hayvanlar için bezler. 10: Cerrahi, tıbbi, diş hekimliği ve veterinerlik için alet, cihaz ve mobilyalar. Ameliyathane giysileri ve steril örtüler.mallar yönünden oluştuğu; müktesep hak koşullarının oluşmadığı..." ifade edilmiştir.

6769 sayılı SMK m.6/1 hükmü kısaca, bir marka başvurusunun daha önce yapılmış başvuru veya tescilli bir marka ile “karıştırılma ihtimali” bulunması ve önceki marka ya da başvuru sahibinin itiraz etmesi koşuluyla başvurunun reddini öngörmektedir. Şu halde, iltibas ya da karıştırma riskinin varlığı için, tescil kapsamındaki mal/hizmetlerin ve aynı zamanda başvuru ve markanın (işaretlerin) karıştırma ihtimali bulunacak derecede aynı yada benzer olması gerekir.

Karıştırma ihtimalinin değerlendirilmesinde somut olayın tüm özellikleri dikkate alınarak bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmelidir. İlke olarak mal ve hizmet benzerliği ile değerlendirmeye başlanır.

Mal ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken de çekişme konusu mal ve hizmetlerin ortalama tüketici kitlesi, doğal yapısı, kullanım amacı, fiyatı, alım sıklığı, üretim dağıtım ve satış kanalları ile yerleri, rekabet, ikame veya tamamlama ilişkisi olup olmadığı gibi bütün faktörler dikkate alınmalıdır.

Buna göre dava konusu başvurunun "... medikal" ibaresinden oluştuğu, başvuru kapsamından çıkarılan emtiaların 03. 05, 10. sınıftaki "03: Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil; ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç). Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç).

05: Hijyen sağlayıcı ürünler: pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, pansuman malzemeleri, kağıt ve tekstilden mamul çocuklar, yetişkinler ve evcil hayvanlar için bezler. 10: Cerrahi, tıbbi, diş hekimliği ve veterinerlik için alet, cihaz ve mobilyalar.

Ameliyathane giysileri ve steril örtüler " mal ve hizmetlerden oluştuğu, itiraza mesnet markaların "... şekil", "...", "... kotanıcals" ibaresinden meydana geldiği ve koruma kapsamlarında 03, 05, 10, 16. sınıflardaki bir kısım mal ve hizmetlerin yer aldığı, gözlenmektedir.

Buna göre, açıklanan kriterler çerçevesinde yapılan değerlendirmede, davacının marka başvurusundan çıkarılan aşağıda yer alan mallar davalının adına tescilli önceki tarihli markalarının kapsamında aynen yer aldığı tespit edilmiştir.

İşaretlerin benzerliğine gelince, bu değerlendirmede, önceki markanın ayırt edicilik düzeyi, tescil kapsamındaki mal/hizmetler yönünden tanımlayıcılığı ve bu nedenle zayıflığı ya da kullanımla sonradan yüksek ayırt edicilik veya tanınmışlık kazanıp kazanmadığı önemli bir faktördür. İşaretler de parçalara ayrılmadan ve bütüncül olarak değerlendirmeli, ancak markayı oluşturan dominant yada ayırt edici unsurlar akılda tutulmalıdır. Görsel, sescil ve kavramsal benzerlik ya da farkların, markanın genel izleniminde bıraktığı etki esas alınmalıdır.

Somut olayda çekişmeli başvuru standart karekterle yazılmış "... medikal" ibaresinden oluşurken; itiraza dayanak markaların standart karekterle yazılı "... şekil", "...", "... kotanıcals" ibarelerinden oluştuğu görülmektedir.

Davacının dava konusu marka başvurusu kelime markası olup markada şekil unsuru yer almamaktadır. Markanın kelime unsuru ise ... MEDİKAL ibareleridir. Bu ibarelerden MEDİKAL ibaresi davacının başvuru/tescil sınıfları dikkate alındığında tamamen açıklayıcı ibareler olup markada esaslı etki yaratmamaktadır. Markanın esaslı unsuru ise ... ibaresi olup bu ibare siyah renk ile standart yazım karakteri ile yazılı bulunmaktadır.

Davalının markasını oluşturan ibareler ise ... ibaresi ile 2010/53757 sayılı markada yer alan ... ibaresi ile birlikte .... ibareleridir. Söz konusu davalı markalarında esaslı marka etkisi yaratan ibarenin de ... ibaresi olduğu açıkça görülmektedir. Davalının bir kısım markasında T harfi yerine + işerti kullanılarak kadını sembolize eden bir kompozisyon yer bulmuştur. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde davacının markasının esaslı unsuru olan ... ile davalının markalarının esaslı unsuru olan ... ibareleri sesçil olarak benzerdir. Zira X harfi Türkçede KS şeklinde okunmakla markalar işitsel olarak çok benzer telaffuz edilmektedir.

Diğer yandan genel olarak markaları ayırt edebilecek bir şekil unsuru da markalar da yer almamaktadır. Kaldı ki markaların öncelikle işitsel olarak tüketici zihninde yer bulduğu hususu da dikkate alındığında işitsel olarak çok benzer olan taraf markalarının benzer olduğu açıktır. Diğer yandan markaları oluşturan kelimeler fantezi kelimeler olmakla markaların anlamsal olarak benzer olmadığı kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak markaların işitsel olarak benzer olduğu kanaatine varılmıştır.

Dolayısı ile somut olayda emtia benzerliğinin davacının marka başvurusundan çıkarılan mallar yönünden oluştuğu kanaatine varılmıştır. Taraf markaları arasında güçlü bir işitsel benzerlik bulunmakta aynı zamanda davacının markasından çıkarılan mallar yönünden davalının markalarının kapsamı ile ayniyet derecesinde benzerlik bulunmaktadır.

Hal böyle iken ortalama tüketici taraf markalarını karıştırabilecek, markalar arasında bir bağ olduğu zannına kapılabilecek veyahut davalı markası yerine davacı markasına yönelebilecektir. Hal böyle iken iltibas tehlikesinin davacının markasının kapsamından çıkarılan 03: Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil; ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç). Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç).

05: Hijyen sağlayıcı ürünler: pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, pansuman malzemeleri, kağıt ve tekstilden mamul çocuklar, yetişkinler ve evcil hayvanlar için bezler. 10: Cerrahi, tıbbi, diş hekimliği ve veterinerlik için alet, cihaz ve mobilyalar. Ameliyathane giysileri ve steril örtüler. mallar yönünden oluştuğu kanaatine varılmıştır.

Müktesep Hak Yönünden Yapılan Değerlendirme

Davacı taraf, adına tescilli önceki tarihli markaların dava konusu marka başvurusuna müktesep hak teşkil ettiği iddiasındadır.

Yargıtay 11. HD 18.07.2011 tarih, 2010/610 E, 2011/8974 sayılı kararında: “farklı kişiler adına tescilli mükerrer markaların varlığı halinde mükerrer marka sahiplerinden birinin yaptığı ve tescilli markasının serisi niteliğindeki yeni bir başvurunun 556 sayılı KHK‟daki tescil engellerinin varlığına rağmen müktesep hak ilkesinden yararlanarak tescil edilebilemesi için daha önceki markasının tescil ve kullanımıyla ilgili olarak mükerrer marka sahipleri arasında bir uyuşmazlık çıkartılmaksızın markaların kullanılmakta olması ve mükerrer markadaki asıl unsur muhafaza edilmek suretiyle marka sahibi ile bağlantısı ve tüketici zihninde yarattığı

izlenim korunmak suretiyle seri markalar yaratmak amacını taşıması öte yandan da diğer işletmeye ait mükerrer markayı oluşturan işarete yakınlaştırma, benzetme vb. şekilde iltibas tehlikesine yol açılmaması ve bu yolla haksız yararlanma sonucunun doğmaması gerekli” olduğu tespiti yapılmıştır. Marka Hukukumuzda tescilde öncelik ve teklik ilkesi kabul edilmekle birlikte, istisnai durumlar da söz konusu olabilmektedir.

Nitekim; müktesep hak müessesesi de bu istisnai durumlardan birisidir. “Müktesep hak”, marka başvurunun kesinleşmesine bağlanan en önemli sonuçlardan biri olup; tescil hüküm ifade ettiği sürece aynı veya benzer işaret için üçüncü kişinin başvurması halinde, marka sahibi lehine mutlak ve/veya nispi ret nedeni teşkil eder (556 s. KHK m. 7, 8).

Bu istisnai duruma ilişkin olarak Yargıtay’ın aşağıda belirtilen bazı kararlarında, bazı istisnai durum ve koşullarda önceki tarihli marka tescilinin sonraki tarihli marka ya da marka başvurusu açısından kazanılmış bir hak teşkil edeceği içtihat edilmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 19.09.2008 tarihli ve 2007/7547E. – 2008/10251K.

Sayılı kararı aşağıdaki şekildedir: “Bir işletme tarafından uzunca süredir kullanılan markanın asli unsuru muhafaza edilerek ve markanın bu işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı izlenim korunmak suretiyle,

önceki markanın kapsadığı ürünlerin veya bir ürün çeşidinin tüketiciye yenilenmiş bir marka imajı ile sunulması ve bu yolla marka sahibi işletmenin piyasaya arz ettiği ürünlerinin de işletmesel köken olarak öncekilerle bağlantılı olduğu mesajını veren yeni markalar yaratmak amacıyla önceki markada yer alan asıl unsurun yanına başkaca asli ve/Veya tali unsurlar ekleyerek oluşturduğu markaların seri marka olarak kabulü olanaklıdır.

Bu tür markalar niteliği itibariyle 556 sayılı KHK'nın 55. maddesinde tanımlanan ortak markalara benzemekle birlikte; seri markalar, ortak markalarda mevcut olan bir grupta yer alan işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerden ayırt edilmesi fonksiyonu, teknik yönetmelik gibi özelliklere sahip olması gerekmeyen ve esasen ortak asli unsuru taşımakla birlikte her biri diğerinden bağımsız nitelikteki ticaret ve hizmet markalarıdır.

Yukarıdaki açıklama ve davalının daha önceki kullanımları da gözönüne alındığında; davalının başlangıçta tescilsiz ve 1994 tarihinden itibaren de tescilli olarak özgün biçimiyle uzun süredir kullandığı markasındaki „E ... + taç şekli‟ asli unsurunu herhangi bir değişikliğe uğratmaksızın ancak, yanına „E ... lady‟ ve „E ... toff‟ ibarelerini eklemek suretiyle tescil ettirdiği dava konusu markaların seri marka niteliğinde oldukları anlaşılmaktadır.

Çünkü, dava konusu markalardaki „E ...‟ ibaresi davacı markalarının da asli unsurunu oluşturmakla birlikte, davalı özellikle çok önceden beri kullandığı „E ... + taç şekli‟ markasındaki özgün biçimi değiştirmeden dava konusu markalara da taşıyarak işletmesel köken anlamında dava konusu markalar ile arasındaki bağlantıyı oluşturmuştur.

Tarafların „E ... „ asli unsuruna sahip önceki tarihli mükerrer markalarının varlığı ve hükümsüz kılınmadığı müddetçe her ikisinin de birbirlerinin mükerrer markalarını kullanmaktan men edemeyecek olmaları göz önüne alındığında, iltibas tehlikesi yaratmayacak şekilde tescil olunan dava konusu seri markaların KHK'nın 42. maddesi uyarınca hükümsüz kılınması kazanılmış haklar ilkesine uygun düşmeyeceği gibi taraflar arasındaki menfaatler dengesini de zedeler.

“Bu karardan da anlaşılabileceği üzere müktesep hakkın kabulü üç koşula bağlanmıştır.

Bunlar: Müktesep hak iddia edilen tescilli marka ile davaya konu markadaki asli unsurların muhafaza edilmiş olması, eski markaya karşı hükümsüzlük davası açılacak sürenin dolmuş olması ve bu markanın çekişmesiz şekilde kullanılması, Markalar arasında işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yaratılan izlenimin korunması, Dava konusu markada, müktesep hak iddia edilen markaya nazaran kapsamın genişletilmemiş olmasıdır.

Davacının 2020/40922, 2020/40930 sayılı markaları için hükümsüzlük davası açılacak sürenin dolmuş olması koşulu dava tarihi itibariyle gerçekleşmediğinden ve söz konusu markaların başvuru tarihleri 13.04.2022 olmakla dava konusu marka başvurusu ile aynı tarih olup anılan markalar müktesep hak konusunda dikkate alınmamıştır

Davacının dava konusu marka başvurusunda yer alan ... ibaresi daha önceki tarihli markalarının kapsamında da asli unsur olarak kullanılmış ve böylelikle markanın tüketici nezdindeki genel algısı korunmuştur. Markalarda yer alan tali unsurlar veyahut şekil unsurları bu değerlendirmede dikkate alınmamıştır. Zira tüm markaların esaslı unsuru ... ibaresi olup dava konusu markada da bu ibare tali bir unsur olan, markada açıklayıcı görev üstlenen MEDİKAL ibaresi ile birlikte kullanılmıştır. Hal böyle iken markalar arasında işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yaratılan izlenimin korunması koşulunun da sağlandığı söylenebilir.

Davacının önceki tarihli markalarının kapsamında dava konusu marka başvurusunda çıkarılan 03: Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil; ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç). Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç)..

05: Hijyen sağlayıcı ürünler: pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, pansuman malzemeleri, kağıt ve tekstilden mamul çocuklar, yetişkinler ve evcil hayvanlar için bezler.;10: Cerrahi, tıbbi, diş hekimliği ve veterinerlik için alet, cihaz ve mobilyalar. Ameliyathane giysileri ve steril örtüler. yer almaktadır. Müktesep hakkın varlığının kabul edilebilmesi için Yargıtay kararları ışığında markanın bahse konu mallarda ciddi biçimde kullanılmış olması gerekmektedir.

Nitekim Yargıtay 11. HD 2019/2634 E., 2020/551 sayılı kararında açıkça markanın müktesep haktan yararlanabilmesi için müktesep hakka konu emtialarda ciddi biçimde kullanılması koşulunun gerçekleşmesi gerektiğine dair Bölge Adliye Mahkemesi kararını onamıştır. Aynı kararda yer alan Bölge Adliye Mahkemesi kararında ticari defterlerle marka kullanımının ispat edilemeyeceği belirtilmiştir.

Yine aynı şekilde Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2020/1838 E. , 2021/1723 K.sayılı ve 25.02.2021 tarihli kararında müktesep hakka konu markanın kullanımının ispat edilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır.

Dava dosyasında ve marka işlem dosyasında yer alan deliller incelendiğinde; öncelikle ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, faaliyet raporları, Sağlık Bakanlığı belgeleri, kapasite raporu markanın kapsamından çıkarılan mallarda ciddi biçimde kullanımını gösteren belgeler niteliğinde bulunmamaktadır.

Zira söz konusu belgelerde dava konusu markanın başvuru tarihinden önce geriye doğru 5 yıl içinde davacının önceki tarihli markalarının dava konusu marka başvurusundan çıkarılan mallar yönünden kullanıldığını gösteren bir veri bulunmamaktadır.

Diğer yandan faturalara bakıldığında 2001 yılı sargı bezi, elastik bandaj, 2002 elastik bandaj, sargı bezi ihracat faturaları, 2003 steril kompres yurt içi faturaları, 2003 elastik sargı, 2004 elastik bandaj ihracat faturaları, 2004 sargı bezi, gaz kompres, korse, elastik sargı bezi, sargı bezi, gazlı bez, lastobant yurt içi faturaları, 2005 elastik sargı, dizlik, bandaj ihracat faturaları, 2005 sargı bezi, korse, dizlik, gazlı bez yurt içi faturaları, 2005 sargı korse, bandaj, dizlik ihracat faturasının.

2004 öncesi yazılı klasör içinde sunulan tarihsiz ancak sadece sargı bezine ilişkin broşürler, 2010 yılı yara bandı ve sargı bezi görsel ve ürünlerinin yer aldığı ... katalogu, tarihsiz katalog ve broşürler, gazlı bez, sargı bezi, dizlik elastik sargı, yara bandı, plaster, ilk yardım bandı mallarını içerir Sonbahar 2005 katalogu. 2004-2013 yılları yurt dışı fuar görselleri.

2004-2005 yılları yurt dışı fuar katalogları; ürün resimleri, google arama sonuçları davacının işbu davaya konu marka başvurusuna müktesep hak oluşturabilecek ciddi kullanımlar olarak değerlendirilmemiştir.

Bunun nedeni ise gerek fatura tarihlerinin yukarıda ayrıntılı olarak yer verildiği üzere çok eski tarihlere ilişkin olması, gerekse davacının markasının kapsamında çıkarılan malların tamamını içermemesi, yine aynı şekilde katalogların pek çoğunun tarihsiz olmakla birlikte tarihli katalogların da çok eski tarihli olup dava konusu başvurunun yapıldığı tarihte önceki tarihli markaların ciddi biçimde kullanılıyor olduğunu gösteren güncel belgeler olmamasıdır.

Sonuç olarak müktesep hak koşullarının eldeki davada oluşmadığı kanaatine varılmıştır.

Davacı ile davalı şirket arasında her ne kadar sulh protokolü imzalanmış olsa da, davalı TÜRKPATENT sulh protokolüne dahil edilmediği anlaşıldığından sulh protokolü uyarınca karar verilmemiştir. Taraflarca sunulan belgeler ile tüm deliller incelenmiş, alınan rapor ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilmiş olup yukarıda açıklanan gerekçelerle, davanın reddine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.