Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2018/172 K.2020/290

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhinde açılan davanın, Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA.

Davacı vekili dava dilekçesi ile, davalının tescilli markasını SMK'nın 9. maddesine uygun şekilde ciddi bir şekilde kullanmadığını, davalı adına tescilli 15.02.2012 tarihli .... sayılı “...” ibareli markanın müvekkili adına tescilli ... (....) tescil sayılı tanınmış “....” ibareli marka ile iltibas yarattığını, taraf markalarının aynı sınıfta yer aldığını, her iki şirketin de aynı ticaret alanı ile iştigal ettiğini, davalı markasının esaslı unsurunun rekor ibaresi olduğunu, "..." ibaresinin tali unsur olup, markaya ayırt edicilik katmadığını, "...." ibaresinin büyük ihtimal ile tescil engelinden kaçmak için markaya eklendiğini,

ancak ayırt edicilik katmadığını, davalı markasının, müvekkili markasının yeni bir versiyonu ve/veya devamı izlenimi yarattığını, ayniyete varacak ölçüde benzer olduğunu, davalının müvekkilinin “....” markasının kullanım ve tanınmışlığından faydalanarak haksız yarar elde etmek istediğini, tüketicilerin müvekkilinin "..." markalı ürünlerini almak isterken davalının "...." ibareli markasını taşıyan mal ve hizmetleri satın alabileceğini, bunların farklı marka olduğunu algılasalar bile markaların birbirleri ile idari ve mali olarak irtibatlı şirketlere ait olduğu zannını uyandıracağını,

müvekkilinin şirketin ve tanınmış markasının itibarını zedelenebileceği ve ticari kayıp söz konusu olabileceğini, davalının kötüniyetli olduğunu, TPMK tarafından resen reddedilen 17. sınıfta başvurulan .... no’lu "“..." markasının davalı tarafından başvurulduğunun düşünüldüğünü, ayrıca davalının .... nolu "..." ibareli marka başvurusuna davacı tarafından itiraz edildiğini iddia ederek,

davalı adına .... sayı ile tescilli “....” ibareli markanın 5 yıl süre ile ciddi kullanılmama nedeni ile hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini, ciddi kullanımın tespiti halinde anılan markanın müvekkili adına tescilli .... başvuru ve ... tescil sayılı tanınmış “...” ibareli marka ile iltibas yaratması sebebi ile hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

CEVAP.

Davalı vekili cevap dilekçesi ile, müvekkilinin ... tescil sayılı “...” markasıyla piyasada tanınmakta olduğunu, markasını aktif olarak da kullandığını, davacının müvekkiline ait markadan haberdar olmasına rağmen veya markayı bilebilecek olmasına rağmen, markanın tescilinden 5 yıl gibi uzun bir süre geçtikten sonra hükümsüzlük davası açtığını, iptal ve hükümsüzlük taleplerinin farklı hukuki neticeler doğurduğunu, kanunda kullanamama sebebi ile hükümsüzlük talebinin düzenlenmediğini, talebin hukuka aykırı olduğunu, taraflara ait markaların birbirinden farklı olduğunu,

her iki markanın tescilli olduğu emtialardan yalnızca kauçuk emtiasının ortak olduğunu, her iki markanın görsel bakımdan da tamamen birbirinden farklı olduğunu, markalar arasında işitsel ve kavramsal açıdan da bir benzerlik bulunmadığını, markaların tüketici nezdinde karıştırılmalarının mümkün olmadığını, davacı markasının tanınmışlığa ilişkin dosya kapsamında herhangi bir delil bulunmadığını ve müvekkilinin kötü niyetli olmadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRMESİ VE GEREKÇE

Dava, davalı adına ... sayı ile tescilli “...” ibareli markanın 5 yıl süre ile ciddi kullanılmama nedeni ile iptali, ciddi kullanımın tespiti halinde ise anılan markanın davacı adına tescilli .... başvuru ve .... tescil sayılı “...'' ibareli marka ile iltibas yarattığından bahisle, hükümsüzlüğü ve sicilden terkini taleplidir.

6769 Sayılı SMK'nın 9. Maddesi uyarınca, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına 5 yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.

Mülga 556 Sayılı KHK'nın 14. Maddesinin Anayasa Mahkemesi'nce iptaline ilişkin gerekçeli kararın 06 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanması ile 6769 Sayılı SMK'nın 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmesi karşısında, 10/01/2017 tarihinden sonra açılan iptal davalarında, 5 yıllık sürenin hesabında aradaki bu günlük 4 günlük boşluk nedeni ile 6769 Sayılı SMK'nın yürürlüğünden önceki dönemde geçen sürenin de hesaba katılması gerekir.

Zira 06/01/2017 tarihine kadar markanın kullanılmamasının bir yasal yaptırımı mevcuttur ve marka sahipleri de bunu bilmektedir. Türkiye'nin taraf olduğu Paris Sözleşmesi'nin 5/c maddesi ile TRIPS Anlaşmasının 19. Maddesinde de, markanın kullanılması koşulu düzenlenmektedir. Her ne kadar 6769 Sayılı kanunda, bir geçici madde ile 4 günlük boşlukla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiş ise de, 06/01/2017 tarihinden önceki kullanmama sürelerinin yok sayılması mümkün değildir.

Sonuçta halen yürürlükteki yasal düzenlemeye göre tescilden itibaren 5 yıl kullanılmayan marka iptal edilir. SMK'nın 26. Maddesinin SMK önceki dönemde tescil edilmiş, fakat kullanılmayan markalar yönünden de uygulanması, kanunların geçmişe yürümeme ilkesine de aykırı değildir. Zira geçmişe etki yasağı mutlak olmayıp, hak sahiplerinin belirli bir hukuki duruma olan güveni objektif olarak haklı ise geçmişe etki yasağından söz edilemez.

(Bakınız Uğur Çolak, Türk Marka Hukuku, 4. Bası, S.983 vd) Bu konuda henüz Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi'nin uygulaması da bu doğrultuda olmuştur.

Taraf vekillerince deliller sunulduktan ve resen celbi gereken deliller de toplandıktan sonra dosyada bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş ve hüküm kurmaya elverişli rapor hazırlayan Marka Uzmanı ..., Mali Müşavir .... ve sektör bilirkişisi Makine Mühendisi ... tarafından oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 11/09/2020 havale tarihli raporda sonuç olarak, davalıya ait 15.02.2012 tarihli ... sayılı “...” ibareli markanın, davalı tarafın ticari defterlerinin sahipleri lehine delil vasfına haiz olduğu,

davalı taraf adına tescilli "...." ibareli markanın, dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık süre içerisinde, tescilli olduğu 17. sınıfta sayılan; “kauçuk, hortum, lastikten, plastikten veya kauçuktan mamul bükülebilir borular, hortumlar (taşıtlar için kullanılanlar dahil), boru, rakor, hortum rakorları, taşıtlar için radyatör hortumları (yangın hortumları hariç)” emtialarında ciddi şekilde kullandığı, yine 17. sınıfta sayılan ;

“gütaparke, lastik, amyant (asbest), mika veya bunlardan mamul toz, levha, çubuk ve folyo halinde yarı mamul sentetik malzemeler, yalıtım (izolasyon), dolgu ve tıkama malzemeleri (derz dolgular, contolar, o-ringler dahil), kılıf ve rakorları tekstilden hortumlar.” emtialarında ciddi kullanımının bulunmadığı ve diğer emtialar yönünden ciddi kullanımının olduğu, görsel, işitsel, kavramsal bakımdan incelendiğinde bütünsel olarak davacının ... tescil sayılı ... ibareli markası ile halk tarafından ilişkilendirme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimalinin olmadığı,

davalı markasının başvuru tarihi 15.02.2012 olmakla huzurdaki davanın SMK md. 25/6 maddesinde yer alan 5 yıllık hak düşürücü süreden sonra 12.04.2018 tarihinde açıldığı dikkate alındığında bu hususunda davacı aleyhine netice doğurduğu belirtilmiştir.

Buna göre öncelikle davacının iltibas nedeniyle hükümsüzlüğe dair talebi yönünden yapılan değerlendirmede; taraf markaları görsel, işitsel ve kavramsal bakımdan incelendiğinde bütünsel olarak davacının ... tescil sayılı "..." ibareli markası ile halk tarafından ilişkilendirme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimalinin olmadığı, davacı markası tanınmış marka olmadığı gibi davalı markasının başvuru tarihi 15.02.2012 olmakla huzurdaki davanın SMK md. 25/6 maddesinde yer alan 5 yıllık hak düşürücü süreden sonra 12.04.2018 tarihinde açıldığı dikkate alındığında hükümsüzlüğe dair kararın reddi gerekmiştir.

Davacının kullanmama nedeniyle iptale dair talebinin gelince; davalı taraf adına tescilli "..." ibareli markanın, dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık süre içerisinde, tescilli olduğu 17. sınıfta sayılan; “kauçuk, hortum, lastikten, plastikten veya kauçuktan mamul bükülebilir borular, hortumlar (taşıtlar için kullanılanlar dahil), boru, rakor, hortum rakorları, taşıtlar için radyatör hortumları (yangın hortumları hariç)” emtialarında ciddi şekilde kullandığı, yine 17. sınıfta sayılan ;

“gütaparke, lastik, amyant (asbest), mika veya bunlardan mamul toz, levha, çubuk ve folyo halinde yarı mamul sentetik malzemeler, yalıtım (izolasyon), dolgu ve tıkama malzemeleri (derz dolgular, contolar, o-ringler dahil), kılıf ve rakorları tekstilden hortumlar.” emtialarında ciddi kullanımının bulunmadığı ve diğer emtialar yönünden ciddi kullanımının olduğu anlaşılmakla yukarıda değinilen kullanılmayan emtialar yönünden davanın kısmen kabulü ile iptale karar vermek gerekmiştir.

Bu itibarla aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Katip ... · e-imzalıdır Hakim ... · e-imzalıdır