Bakırköy 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2021/273 K.2021/112

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka Hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesi ile; müvekkili ile davalının dava dışı ...... Gayrimenkul Yatırım Tic. San. Ltd. Şti.

Unvanlı bir şirket altında 2014 yılından 2018 yılına kadar şirketin kurucu ortakları olmak suretiyle ticari ortaklık ilişkisi içinde bulunduklarını, gelinen noktada tarafların ortaklık ilişkilerini sonraki süreci de düzenleyen bir protokol ile sonlandırdıklarını, bu protokolün yegane amacının tarafların ortak çaba ve emekle sektörde belirli bir bilinirliğe erişmiş markaları (..... gibi) ortaklık bittikten sonra hiçbir tarafın kullanmaması, böylece eşitler arasında yeni, sıfırdan başlanan bir ticaret hayatın yaratılması olduğunu, müvekkilinin protokol hükümlerine riayet ederek ....

Gayr. Yat. İnş. Turizm San.ve Tic. A.Ş.şirketini kurduğunu ve faaliyetlerini yeni markası altında bu şirket nezdinde yürüttüğünü, işbu protokolün akdedilmesinin ardından davalı ...'ın ise ..... Gayrimenkul San. Ve Tic.

A.Ş.aracılığıyla yoğun bir şekilde haksız marka kullanımını gerçekleştirdiğini, bu kullanımı desteklemek için de kötüniyetli şekilde gayrimenkul sektörü gibi alanları içinde alacak şekilde ....... nolu "....... " hakim unsurlu bir marka başvurusu gerçekleştirdiğini ve bu başvurunun tescile bağlandığını, bu markayı direkt olarak tarafların eski markası "......." u işaret etme, o markayı çağrıştırma amacıyla kullandığını, bu şekilde ortak müşteri profilinden faydalandığını açıkça gösterdiğini, ayrıca davalı yanın "..... " uzantılı mail adreslerine ulaşmak isteyen her müşterisini "..... " uzantılı mail adreslerine yönlendirdiğini,

tasfiye edilen ...... Gayrimenkul şirketinin müşteri portföyü üzerinde "......" ibareli markanın ortaklık döneminde kullanılan "..... " ibareli markanın devamı gibi algılanmasına neden olduğunu, davalının temel amacının da bu algıyı oluşturmak olduğunu beyan ederek; "......" ibareli markanın davalılar tarafından bu ibareyi karşılar şekilde (......) hem davalılara ...... com.tr/ şeklindeki internet sitesi üzerinde hem de davalıların ..... Mah. ..... Caddesi No:.....

B Blok Kat .... No: ...... Bakırköy/İSTANBUL şeklindeki adresinde kullanıldığının tespitini, .....com.tr/ ve ......com.tr/.../ uzantılı URL adreslerinde yanıltıcı beyanların yer aldığının tespitini ve tedbir kararı verilmesini talep talepli olarak açılan Mahkememizin .....

Esas sayılı dosyasında, sözleşmeye aykırılık iddia ve nedenine dayalı aykırılığın önlenmesi, durdurulması, cezai şart, haksız rekabetin önlenmesi talepleri ile ilgili dava tefrik edilerek işbu esasa kaydı yapılmıştır.

CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesi ile, davanın yetkisiz mahkemede açıldığını, davacı tarafın 21/07/2018 protokol gereği davayı ikame ettiğini, bu halde ilgili protokol gereğince yetkili yetkili mahkemenin İstanbul Mahkemeleri olduğunu savunarak, öncelikle yetkisizlik kararı verilerek dosyanın yetkili Mahkemeye gönderilmesini, zamanaşımı talebinde bulunduklarını, ...... Gayrimenkul San. ve Tic.

A.Ş.'nin bahsi geçen protokolün tarafı olmadığı ile husumet itirazında bulunduklarını, hükümsüzlüğü talep edilen ..... numaralı markanın malikinin ... olmaması nedeniyle de husumet itirazında bulunduklarını, davalıların ne ...... ne de ....... markasını kullanmadığını, davalılardan .....

Gayrimenkul'ün ...... numaralı markayı yasal prosedürler neticesinde tescile bağladığını, taraflar arasında düzenlenen protokol gereği kullanılmaması gereken markaların ....... ve ...... markaları olduğunu, bunların da isimle beraber şekilden oluşan markalar olduğunu, .......'un İngilizce dilinde olduğu, Türkçe anlamının ...... Limanı olduğu, yine ...... markasının da ......

Limanı anlamına geldiğini, hükümsüzlüğü talep edilen markanın Türkçe olarak "....." şeklinde olduğu, protokol gereğince kullanılmaması gereken marka ile benzerliğinin bulunmadığı, markaların benzerliğinin bulunmadığını, her iki markada ..... kelimesi geçmekteyse de, İngilizce'de taşınmaz mal anlamına gelerek cins belirlediği ve tamamlayıcı olduğu, tek başına marka olamayacağı, herkesçe kullanılarak ....... kelimesinin tekel altına alınamayacağını, davacının beyanlarının usul ve yasaya aykırı olduğu ve kötüniyetli olarak müvekkilinin ticari hayatını sekteye uğratmak amaçlı olduğunu, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce 10/02/2021 tarihli ara karar ile hükümsüzlük davası dışında kalan tüm talepler yönünden (sözleşmeye aykırılık iddia ve nedenine dayalı aykırılığın önlenmesine, durdurulması, cezai şart ve haksız rekabetin önlenmesi) yönünden dosyanın tefriki ile mahkememizin ...... esas sırasına kaydı yapılarak yetkisizlik kararı verildiği görülmüştür.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

Davacı tarafça taraflar arasında düzenlenen protokol dosyaya sunulmuş, dava dilekçesi doğrultusunda tespit açısından dosya bilirkişilere tevdi edilmiş, bilirkişiler 30/06/2020 tarihli raporlarında; "....... com.tr uzantılı alan adı içerisinde gerekse de davalı adresinde yerinde yapılan incelemeler ile tespit edildiği kadarı ile davalı yanın davaya konu markasal kullanımları gerçekleştirdiği, ..... tescil numaralı markanın mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin tebliğin 36.sınıfında, ....... tescil numaralı markanın ise mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin tebliğin 38, 39 ve 43.sınıflarında davalılardan ........

Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret A.Ş.adına tescilli olduğu, davalı yanın kullanımlarının ilgili markalara yönelik olarak gerçekleştirmekte olduğunu, davacı yan tarafından ..... kod numaralı markanın hükümsüzlüğünün işbu dava ie talep edildiği,

ancak ilgili taleplerin gerekçelerinin "kötüniyet" iddiaları olması nedeni ile ancak esas yargılama sırasında inceleme konusu edilebileceği/değerlendirilebileceği, taraflarınca yapılan görevlendirmenin ise davalı yana ait bildirilen internet sitesinde ve işyerinde dava konusu kullanımların gerçekleşip gerçekleşmediği yönünde olması nedeni ile arz edilen kullanımların varlığı yönündeki tespit ve görüşlerini mahkememize sundukları görülmüştür.

Dosya davalı şirkete ait ..... tescil numaralı "..... " ibareli markanın hükümsüzlük koşullarının oluşup oluşmadığı hususlarında rapor tanzim etmek üzere bilirkişilere tevdi edilmiş, bilirkişi 31/03/2021 tarihli ayrıntılı ve gerekçeli raporunda; "davalı eylemlerinin ...... tescil numaralı ...... ibareli markanın sağladığı faydaları haksız bir şekilde elde etme amaçlı olarak ...... tescil numaralı ...... ibareli markanın tescil ettirilmesi nedeniyle markanın kötüniyetli tescil olarak değerlendirildiği" hususunu tespit ve rapor etmişlerdir.

Dava; davalı adına tescilli markanın kötüniyet sebepleriyle hükümsüzlüğü talebine yöneliktir.

SMK'nun 6/1 md'sine göre, tescil başvurusu yapılan bir markanın tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

Karıştırılma ihtimali ortalama tüketicilerin her marka arasında bir şekilde bağlantı kurmasıdır. Eğer mal veya hizmetin aynı işletmeden ileri geldiği yönünde bir algılama ortaya çıkıyor, yani bir işletmeye ait mal veya hizmet başka bir işletmeye ait mal veya hizmet ile karıştırılıyor ve bu nedenle satın alınıyor ise doğrudan karıştırma ihtimali; eğer mal veya hizmetin markası birbirinden ayırd ediliyor ancak bunların aynı işletmenin markaları olduğu ya da bu mal veya hizmetin aralarında ekonomik bağlantı bulunan işletmelerden geldiği biçiminde bir algılama oluşuyor ise bu halde de dolaylı karıştırma ihtimalinden söz edilecektir.

Taraf markaları arasında ortak unsur olan "....." kelimesinin asli unsur olduğu, bu anlamda görsel ve işitsel benzerliklerinin bulunduğu, her ikisininde aynı sınıfta tescil edildiği ve sınıfsal benzerliklerinin de bulunduğu, ortalama tüketici nezdinde markalar arasında bağlantı olduğu izlenimi yaratarak karıştırma ihtimalini doğurduğu anlaşılmıştır.

Bir tacir olan ve bu nedenle basiretli bir tacir gibi hareket etme yükümlülüğü bulunan davalı ...'ın eskiden ortağı olduğu şirkete ait .... tescil numaralı markadan şirket ortağı olması sebebiyle haberdar olduğu ve davacı ve davalı ...'ın dava dışı ...... Gayrimenkul Yatırım Tic. San. Ltd.

Şti'n de ortaklarının bulunduğu, tarafların 21/07/2018 tarihinde imzaladıkları protokol ile "......" markasını kullanmayacaklarını kararlaştırdıkları, davalı ...'ın kendi adına olmamakla birlikte yönetim kurulu başkanı olduğu diğer davalı firma adına "......" markasının tescilinin davalının marka seçeneği mevcutken ve ticari ya da teknik zorunluluk bulunmamasına rağmen davalı şirket tarafından ...... ibaresindeki ....... ibaresinin markada baskın unsur olarak vurgulanarak ortalama tütekicinin ....... ibaresine çekildiği hususları hep birlikte değerlendirildiğinde,

iyiniyetli değerlendirilemeyeceği ve hükümsüzlük koşullarının mevcut olduğu hukuki kanaatine varılmış ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Katip ... · ¸ Hakim ... · ¸