Bakırköy 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2021/361 K.2022/78

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka Hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesi ile, müvekkili olan kişi adına TPMK nezdinde tescilli "..." esas ibaresini ihtiva eden birçok marka bulunduğunu, müvekkili olan kişiye ait ... esas unsurlu markaların tanınmış olduğunu, "... ... ... ... " markalarının müvekkili olan kişiye ait markalarla ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu, "... ... ... " ibarelerinin markalara ayırt edicilik katmadığını, davalı yana ait dava konusu markaların müvekkiline ait markalarla aynı sınıflarda oluğunu, davalı yana ait markalarının tescilinin devam ettirilmesine izin verildiğinde müvekkili olan kişiye ait markaların ayırt ediciliğinin zedeleneceğini,

davalı yana ait dava konusu markaların, ... markasının ayırt ediciliğini ve tanınmışlığını sulandıracağını/bulandıracağını, davalı yanın kötü niyetli hareket ettiğini, TPMK nezdinde marka başvurusuna itiraz edilmese dahi hükümsüzlük davası açılabildiğini, davalı yanın kullanmama def’i ileri sürmeye hakkı olmadığını, davalı yana ait söz konusu markaların SMK m.6/1, m.6/4, m.6/5 ve m.6/9 uyarınca hükümsüzlüğü talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesi ile, müvekkili olan firmanın kötü niyetli olmadığını ve taraf markaları arasında benzerlik bulunmadığını, Müvekkili olan firmaya ait markanın tescil sürecinde de davacı yan tarafından itiraz edildiğini ancak söz konusu "...." markasının tescil edildiğini, davacı yanın SMK m.6/1 uyarınca davayı yöneltebilmesi için markasının son 5 yıl içerisinde kullanıldığını ispat etmesi gerektiğini, davacı yana ait marka ısıtıcı sektöründe tanınmış iken müvekkili olan firmaya ait markanın telefon ürünleri ve aksesuarları sektöründe tanınmış olduğunu,

müvekkili olan firmaya ait marka ile davacı yana ait markanın farklı mal ve hizmet sınıflarında kullanıldığını ve tescil edildiğini, davacı yanın kullanmama def’ine karşı hiçbir ispat vasıtasını gösteremediğini, tanınmışlığın marka hükümsüzlüğü noktasında bir önemi olmadığını iddia ve beyan ederek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan davacı ve davalı taraflara ait marka sicil kayıtları celp olunmuştur.

Dosya, davalı yana ait ..,..,... ve ... tescil numaralı markaların benzerlik, karıştırma ihtimali, iltibas, kötü niyet sebepleriyle hükümsüzlük koşullarının oluşup oluşmadığı, davacı dayanak markalarının tanınmış olup olmadığı, seri marka niteliğine haiz olup olmadığı, davalının kullanmama def’inin koşullarının oluşup oluşmadığı hususlarında rapor tanzimi için bilirkişi heyetine tevdi edilmiş, bilirkişi heyeti 22/09/2021 havale tarihli raporunda.

"Davacı yana ait markalar incelendiğinde; söz konusu markaların hepsinde esas unsurun “...” ibaresi olduğu, sonraki markaların önceki markaların tali unsuru değiştirilerek oluşturulmuş yeni markalar olduğu, sonraki markaların önceki markalar ile aynı/benzer sınıflarda tescil konusu edildiği tespit edilmiş olup, belirtilen bu sebepler dolayısıyla davacı yana ait “...” esas unsurlu markaların seri marka niteliğinde olduğu, davalı yana ait “..., ... ve ...” ibareli markaların esas unsurunun “...” ibaresi olduğu, “...” ibaresinin yanına eklenen kelimelerin tali nitelikte olduğu, taraflara ait markaların fonetik ve işitsel anlamda benzediği,

şekil olarak benzerlik bulunmadığı, taraflara ait markaların tescilli olduğu mal ve hizmetler bakımından da aynı sınıflar ve aynı/benzer emtialarda tescilli olduğu tespit edilmiştir.

Belirtilen sebepler ve davacı yana ait ... kod numaralı tanınmış markanın varlığı da dikkate alındığında; davalı yana ait ..,..,... kod numaralı markaların davacı yana ait markalar ile arasında iltibas teşkil edecek kadar benzerlik bulunduğu, SMK m.6/1 açısından davacıya ait markalar ile davalıya ait ...,..,... markalar arasında işaret düzeyinde benzerlik görülmekle birlikte, taraf markalarının ortak olduğu 09. sınıf açısından kullanımın görülmemesi nedeniyle davalı açısından kullanmama def’ine ilişkin şartların mevcut olduğu,

Davacının 11. Sınıfta kullanımının olduğu tespit edilmiş olduğundan, taraf markalarının ortak olduğu 35. sınıf içinde yer alan 11. Sınıfa ait emtialar açısından ise kullanmama def’ine ilişkin şartların mevcut olmadığı ve hükümsüzlük şartlarının mevcut olduğu, davalı yanın davacı yana ait “...” esas unsurlu markalardan haberdar olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olacağı ancak davacı markalarından haberdar olmasının kötü niyetin varlığı için tek başına yeterli olmayacağı ve dosya içerisinde davacı yan tarafından sunulan kötü niyetin varlığını ispata yeterli delillere rastlanmadığı da birlikte değerlendirildiğinde;

davalı yan tarafından gerçekleştirilen dava konusu markalara ilişkin başvuruların SMK M.6/9 uyarınca kötü niyetli olarak değerlendirilme hususundaki takdirin Sayın Mahkemenize ait olduğu, davacı yana ait “...” esas unsurlu markanın SMK m.6/5 kapsamında ilgili sektörde belirli bir tanınmışlığa erişmiş olduğu, dolayısıyla davalı yana ait ..,..,... numaralı markaların SMK m. 6/5 uyarınca hükümsüzlük şartlarının mevcut olduğu, davalı yana ait ... no.lu marka tescil edilmemiş olduğundan sahibi lehine hüküm ifade etmeyeceği, lisans sözleşmesi imzalanan firmanın defterlerin usulüne uygun tutulduğu,

davacının kullanımının 11. Sınıf emtialara ilişkin olduğu, faturaların sembolik kabul edilemeyecek tutarlarda olduğu ve ciddi kullanım kabul edilebileceği, pazar payı oluşturacak şekilde satış gerçekleştirildiği" hususlarını tespit ve rapor etmişlerdir.

Davacı vekili rapora itiraz dilekçesi ile, müvekkilinin ... markasının Türkiye'de (....) TPE'nin 29/03/2011 tarihli yazısı ile tanınmış marka statüsü kazandığını, SMK'nun 6/5 maddesinde yazılı olduğu gibi, tanınmış markanın ayırd ediciliğinin zedelenmesi,

sulandırılması ve tanınmışlığından haksız yararlanma eyleminin, nispi red nedeni olması yanında, aynı zamanda marka hakkına tecavüz oluşturur nitelikte bir eylem olduğunu ve bu eylemin SMK 7/2-c maddesinde düzenlendiğini, önemli olanın, ... markasının 9.sınıfta üretim yapıyor olmaması değil, markanın 3.kötüniyetli kişilerce sulandırılması ve tanınmışlığından haksız yararlanılarak marka hakkına tecavüz edilmesi olduğunu, müvekkilinin markasının 9.sınıfta iptaline karar verilmesi,

müvekkilinin markasının 3.kötüniyetli kişiler tarafından iptal edilen sınıf açısından tesciline alan sağlayacak olup, müvekkilinin markasının korunamaz hale geleceğini, bilirkişi raporuna itirazları doğrultusunda dosyanın yeni bir bilirkişiye gönderilmesini, bu talebin kabul görmemesi halinde ek rapor alınmasını talep etmiştir.

Davalı vekili rapora itiraz dilekçesi ile, dilekçelerinde belirtilen hususlar değerlendirilmeden, salt davacı tarafa göre rapor hazırlanmasının hukuka aykırı olduğunu, müvekkili ile davacının benzer veya aynı ürünler satmadığını, iş alanlarının oldukça farklı olduğunu, işbu durumun dahi kötüniyetin olmadığını ortaya koyduğunu, bilirkişi raporunda kullanmama def'ine ilişkin nedenlerin oluşmadığı kanaatinin hukuka aykırı olduğunu, davacının TPMK nezdinde yaptığı başvuruda, ciddi kullanıma ilişkin yapılan itiraza herhangi bir delil sunamadığını, hatta davacı tarafından oluşturulan muvazaalı faturalar dahi bu tarihten sonra olup,

dava açmakta kötüniyetli oldukları hususunun açık ve net olduğunu, bilirkişi heyeti tarafından ciddi kullanma hususunda yapılan değerlendirme ve sonucun açıkça hatalı olduğunu, yerleşik içtihatlarda ve uluslararası sözleşmelerde gösterildiği üzere iltibas hususunun yalnızca yazılış, biçim ve fonetik üzerinden değerlendirilemeyeceğini, müvekkilinin çalıştığı alanın farklılığı ve ortalama bir tüketicide oluşacak kanaatin değerlendirilmeden iltibas denilmesinin hukuka aykırı olduğunu, iltibas ve ortalama tüketici kavramının tekrardan hakkaniyetli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini,

bilirkişi raporuna itirazları doğrultusunda yeniden rapor alınmasını, gerekli piyasa araştırmasını da yaparak iltibas ve kullanmama meselesini daha detaylı araştırması yönünde karar verilmesine, davacının kullanmama def'ine binaen sunduğu faturaların muvazaalı olduğu hususunun araştırılmasına, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Bilirkişilerden, kullanmama def'i yönünden her bir marka için 35.sınıftaki hizmet ve emtialar bazında davacının 11.sınıftaki kullanımlarının karışlaştırılmasının yapılması istenilmiş olup, bilirkişiler 04/03/2022 havale tarihli raporlarında.

"Kullanmama def’i yönünden, görevlendirme kapsamında karşılaştırma yapıldığında; davalıya ait ... markasının 35. Sınıf perakendecilik hizmetleri içinde davacının kullanımının görüldüğü 11. Sınıfa ait “İklimlendirme ve havalandırma cihazları. Tıbbi amaçlı olmayan elektrikli alt yaygıları ve elektrikli battaniyeler, ısıtıcı yastıklar, elektrikli veya elektriksiz ayak ısıtıcıları” emtialarının yer aldığı tespit edilmiştir.

35. Sınıf içinde yer alan ilgili emtialar açısından, kullanmama def’ine ilişkin şartların mevcut olmadığı değerlendirilmektedir. Aynı zamanda, perakendecilik ve mağazacılık hizmetinin sunulduğu 35. Sınıf içinde Davacı kullanımının tespit edildiği 11. Sınıf içindeki yukarıda belirtilen emtianın satılmasının taraf markaları açısından karıştırılmaya da sebebiyet vereceği, kullanmama def’i yönünden, görevlendirme kapsamında karşılaştırma yapıldığında.

Davalıya ait ... markasının ait 35. Sınıf perakendecilik hizmetleri içinde davacının kullanımının görüldüğü 11. Sınıfa ait ““Tıbbi amaçlı olmayan elektrikli alt yaygıları ve elektrikli battaniyeler, ısıtıcı yastıklar, elektrikli veya elektriksiz ayak ısıtıcıları” emtialarının yer aldığı tespit edilmiştir. 35. Sınıf içinde yer alan ilgili emtialar açısından, kullanmama def’ine ilişkin şartların mevcut olmadığı değerlendirilmektedir.

Aynı zamanda, perakendecilik ve mağazacılık hizmetinin sunulduğu 35. Sınıf içinde Davacı kullanımının tespit edildiği 11. Sınıf içindeki yukarıda belirtilen emtianın satılmasının taraf markaları açısından karıştırılmaya da sebebiyet vereceği, kullanmama def’i yönünden, görevlendirme kapsamında karşılaştırma yapıldığında Davalıya ait ...:... case markasının 35. sınıf içeriğinde 11. Sınıf kapsamında yer alan emtiaların bulunmadığı ek incelemede tespit edilmiş olup, bu marka açısından kök raporda belirtilen sonuçtan dönüldüğü,

davalıya ait ...: ... markasının tescil işleminin gerçekleşmemiş olduğu tarafımızca tespit edilmiş aynı zamanda gelen cevabi yazıda “sahibi lehine hüküm ifade etmeyeceği” görülmüş olup değerlendirmeye kök raporda da alınmadığından bu marka açısından herhangi bir ek inceleme yapılmadığı" hususlarını rapor ettikleri görülmüştür.

Davacı vekili rapora itiraz dilekçesi ile, bilirkişi ek raporunun usul ve yasaya aykırı olduğunu, 35.sınıf perakendecilik hizmetleri içinde müvekkilinin kullanımının görüldüğü 11.sınıfa ait "Tıbbi amaçlı olmayan elektrikli alt yaygıları ve elektrikli battaniyeler, ısıtıcı yastıklar, elektrikli veya elektriksiz ayak ısıtıcıları" emtiaların, davalıya ait markalar üzerinden kıyaslama yapılarak kısmi kararlar verilmesinin kanuna aykırı olacağını, tanınmış bir markanın farklı mallarda kullanılması halinde, tüketicinin bildiği ve güvendiği markayı üreten firmanın farklı alanlarda da üretim ve pazarlama yaptığını düşüneceğini,

incelenmesi gereken hususun, benzer sınıf ve emtialarda markanın kullanılması değil, iki markanın birbirine iltibas yaratacak derecede benzer olup olmadığı olduğunu beyanla rapor alınmak üzere yeni bir bilirkişiye gönderilmesine, bu talepleri kabul görmemesi halinde dosyanın ek rapor alınmak üzere bilirkişiye tevdiini talep etmiştir .

Davalı vekili rapora itiraz dilekçesi ile, bilirkişi ek raporunda belirtilen 11.sınıf ve 35.sınıf emtialarının kıyaslanmasının taraflarınca anlam ifade etmediğini, nitekim müvekkili markaları ile herhangi bir iltibasa sebebiyet verecek emtia kullanmadığını, satışa sunmadığını, bu nedenle, müvekkilinin davacının markaları ile uzaktan yakından alakası bulunmadığını, ayrıca bilirkişi raporlarında fonetik olarak markaların benzemediğine değindiğini, bu nedenlerle müvekkilinin markalarının hükümsüzlüğünün söz konusu olamayacağını, müvekkili ile davacının hiçbir ortak noktada emtia satışı veya benzerliği bulunmadığını,

bu durumun raporlarda üstü kapalı şekilde olsa dahi izah edilmiş olduğunun haklılıklarını ispat ettiğini, könütiyete ilişkin değerlendirme yapılmamış olmasının kabul edilebilir olmadığını, nitekim müvekkilinin kötüniyetli olmadığının apaçık ortada olduğunu, rapora ilişkin tüm itirazlarının kabul edilerek itirazları doğrultusunda yeniden rapor alınmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Dava, davalı adına tescilli markaların benzerlik, karıştırma ihtimali, iltibas, tanınmışlık ve kötüniyet nedenleriyle hükümsüzlüğü talebine yöneliktir.

SMK'nun 25.md'si hükümsüzlük hallerini düzenlemektedir. Buna göre 5.md'deki mutlak red; ve 6.md'deki nisbi red sebepleri hükümsüzlük sebebidir.

Her ne kadar davacı yan, kötüniyet iddiasında bulunmuş ise de, hukukumuzda aslolanın iyiniyet olması, kötü niyeti iddia edenin bu hususu ispat külfeti altında bulunması ve dosyada davalının kötü niyetini ispata yarayacak derecede bir delil sunulmamış olması nedeni ile davacının bu yöndeki talebinin reddine karar vermek gerekmiştir.

Somut olayın değerlendirilmesinde; davacı markalarının asli ve ayırdedici unsuru olan "..." ibaresinin, davalı markalarında da asli unsur olarak bulunduğu, tali nitelikte kalan diğer unsurların davalı markalarını farklılaştırarak davacı markalarına karşı ayırdedicilik kazandırmadığı, taraf markaları arasındaki sınıfsal benzerlik de nazara alındığında ortalama tüketici nezdinde karıştırma ve işletmeler arasında bağlantı kurma ihtimalinin gerçekleştiği kanaatine ulaşılmıştır.

Her ne kadar davacı taraf "tanınmışlık" iddiasında bulunmuşsa da, bu yöndeki Türk Patent ve Marka Kurumu tescillerinin tek başına tanınmışlık iddiasına yeterli görülmeyeceği, her somut olayda bu iddiaya dayanan tarafın tanınmışlığı ispat külfetinde bulunduğu ve davacı yanın tanınmışlığa delalet edecek yeterli delili dosyaya sunmadığı anlaşılmıştır.

Davalı yanın kullanmama def'i yönünden bilirkişi marifetiyle yapılan incelemede davacı yanın markalarını 35. sınıfta yer alan "İklimlendirme ve havalandırma cihazları, tıbbi amaçlı olmayan elektrikli alt yaygıları ve elektrikli battaniyeler, ısıtıcı yastıklar, elektrikli veya elektriksiz ayak ısıtıcıları" sınıfında ciddi olarak kullandığı, bu emtia ve hizmetler bakımından tescilli olan davalı yana ait ... ve ... tescil numaralı markaların kısmi hükümsüzlüğüne karar vermek gerektiği, bu itibarla davacının kullanıma delalet eden fatura ve sözleşmelerin muvazaalı olduğu yönündeki davalı itirazlarının soyut iddia düzeyinde kaldığı,

yine aynı gerekçeyle, davacının ciddi kullanımını ispatlayamadığı hizmet ve emtia gruplarında tescilli olan ... tescil numaralı marka yönünden davanın reddine karar vermek gerektiği ve davalıya ait .... tescil numaralı markanın sahibi adına hüküm ifade etmediği Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtları ile sabit olduğu anlaşıldığından söz konusu marka bakımından karar verilmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.

Katip ... · ¸ Hakim ... · ¸