İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2020/194 K.2021/243

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

İDDİA

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının kötü niyetle tescil ettirdiği davacının üzerinde gerçek hak sahibi olduğu "..." markasını davalının haksız olarak kullandığı, davalı eyleminin davacı markasına tecavüz etmesi nedeniyle ayrıca tasarımdan kaynaklı haklarına tecavüz teşkil etmesi nedeniyle marka ve tasarım hakkına tecavüzün tespiti, haksız rekabetin tespiti, durdurulması, önlenmesi,

davalı adına tescil edilen ..., ... nolu markaların hükümsüzlüğünü, Davalı yanın, şekli de olsa, tescilli marka hakkını haiz olduğu ... ve ... no.lu markalarından doğan haklarını huzurdaki davanın sonuçlanmasına kadar kullanmasının önlenmesi ve engellenmesi ile bu cümleden olmak üzere davalı yanın müvekkil şirketin sınai haklarına tecavüz teşkil eden markası ve marka görselindeki ibare, şekil ve görsellerin her türlü ürün, ambalaj, ilan, reklam, broşür, afiş ve sair her türlü ve tanıtım aracı ve malzemesinden çıkarılmasını, basılı kağıt, fatura ve sair her türlü ticari evrak ile çevrimiçi- internet ortamında kullanmasının önlenmesini,

bu sayılanların bir kısmının ya da tamamının bir şekilde imkansız olması halinde toplatılma ve/veya imha cihetine gidilmesini, Müvekkili şirketin sınai mülkiyet haklarına tecavüz teşkil eden (SMK m.29, 81) davalı yan fiillerinin huzurdaki davanın sonuçlanmasına kadar önlenmesi ve durdurulmasını, ihtiyadi tedbire karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA

Davalı açılan davaya cevap vermemiştir.

DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE

Dava konusu uyuşmazlık; davalının kötü niyetle tescil ettirdiği davacının üzerinde gerçek hak sahibi olduğu "..." markasını davalının haksız olarak kullandığı, davalı eyleminin davacı markasına tecavüz etmesi nedeniyle ayrıca tasarımdan kaynaklı haklarına tecavüz teşkil etmesi nedeniyle marka ve tasarım hakkına tecavüzün tespiti, haksız rekabetin tespiti, durdurulması, önlenmesi, davalı adına tescil edilen ..., ... nolu markaların hükümsüzlüğüne ve ihtiyati tedbire karar verilmesi istemine ilişkindir.

Davanın açılmasını müteakip davacının dava dilekçesi davalı tüzel kişinin resmi kayıtlardaki adresine 35.maddeye göre tebliğ olunmuş, davalı açılan davaya cevap vermemiş, delil bildirmemiştir, mahkememizce ön inceleme duruşması yapılmış, duruşmada hazır olanlar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, arabuluculuk kurumundan faydalanmak istenilmediğinden tahkikat duruşmasına devam olunmuş, beyanlarında geçen deliller toplanmış, HMK 184.madde kapsamında hazır olanlardan tahkikat ile ilgili beyanları sorulmuş, HMK 186. madde kapsamında ise karar duruşmasında hazır olanlardan esas ile ilgili son diyecekleri sorulmuştur.

HMK 266. madde kapsamında davacı yanca ürün ambalaj örnekleri, lisans sözleşmesi sunulmuş ve mahkememizce bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.

Bilirkişiler ..., ..., ...

27/10/2021 tarihli bilirkişi raporunda; ... şirketinin; ...’da mukim ...’ye ait ...' markasının, Türkiye pazarı dâhilinde lisans sahibi olduğu, ancak Türk Patent ve Marka Kurumunda herhangi bir lisans ya da devir kaydı olmadığı, ...’ nin ..., ...ve...no.lu markaların hak sahibi olduğu, ... şirketinin; ... sayı ve 16.1. sıra numaralı tasarımın hak sahibi olduğu , Davalı ... şirketinin, ...ve ... markalarının hak sahibi olduğu, Markaların aynı sınıflarda tescil aldığı ve aynı faaliyet konusu için kullanıldıklar, Davacı ve Davalı Tarafın Dosyada Yer Alan numune Ürünlerin Ambalaj Tasarımları mukayesesinde.

Yazı ve görsellerin konumlandırıldığı yer, yazı tipi, puntosu, yazı karakterleri, kullanılan renkler ve ürün içeriğinin ortalama zeka sahibi tüketiciler nezdinde bıraktığı bütünsel izlenimin ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu, ortalama zeka sahibi tüketiciler nezdinde bu ürünler arasında bağlantı olduğunu düşünme ve karıştırma ihtimali bulunduğu, Davalı ... şirketinin Sınai Mülkiyet Kanunun (SMK) 29. Maddesinde belirtilen Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek fiillerini işlediğini bildirmişlerdir.

Bilirkişiler ..., ..., ...10/02/2021 tarihli ek bilirkişi raporunda; ... Adına Tescilli tüm markaların Davalı ... Ltd. Şti. Adına Tescilli markalardan daha önceki bir tarihte tescil edildiği, böylece marka hak sahibinin markayı daha önce tescil ettiren ... olduğu, Davalı ... Ltd. Şti. Adına Tescilli ... numaralı markanın; ... adına tescilli ..., ...ve ... markalarla aynı sınıf ve emtialarda tescil aldığı ve aynı faaliyet konusu için kullanıldıkları, aynı zamanda Davacı ...

Adına Tescilli ... Tescil No ve 16.1 Sıra Numaralı Tasarımına ayırt edilemeyecek derecede benzer olması nedeniyle 29., 30. ve 35. Sınıf emtialarının tümü için markayı taklit etme fiillini işlediği ve hükümsüz kılınması gerektiğini, Davalı ... Ltd. Şti. nin ... Numaralı ...markasını tescil edilen marka örneğinden farklı şekilde kullandığı, bu kullanımın davacı ... Adına Tescilli ...

Tescil No ve 16.1 Sıra Numaralı tasarımı ve ambalaj kullanımıyla benzerlik oluşturduğu, ... numaralı markanın sınıf ve emtialarının ve ürün içeriğinin ... TBK adına Tescilli..., ...ve ... no.lu markalar ile ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu gerekçeleriyle, ... markanın 30. Sınıf emtialarının tümü için markayı taklit etme fiillini işlediği ve hükümsüz kılınması gerektiği görüş ve kanaatine varıldığı bildirmişlerdir.

Türk Patent ve marka kurumundan marka ve tasarım belgeleri celp edilmiştir.

...TBK’ye ait ... markasının ... ile 30.sınıf için 14.6.2006 tarihinde, ... nolu markanın 29,31 ve 35.sınıf için 26.5.2011 tarihinde,... nolu markanın 30.sınıf içir 20.4.2016 tarihinde tescil edildiği anlaşılmıştır.

... adına ise ...nolu ... markasının 30.sınıf için 13.7.2018 tarihinde, ... nolu şekil markasının 29,30 ve 35.sınıf için 20.11.2018 tarihinde tescil edildiğ anlaşılmıştır.

Davacı ... adına ... nolu tasarım tescil belgesinin 1.12.2015 tarihinde çoklu tasarım olarak etiket ve ambalaj tasarımı olarak tescil edildiği anlaşılmıştır.

Davacı ile ...’arasında imzalanan lisans sözleşmesi dosyaya sunulmuş , davacının huzurdaki davayı açmaya yetkili olduğu anlaşılmıştır.

Karıştırma inceleme yapılırken bir markanın/tasarımın diğeriyle iltibas hâlinde bulunup bulunmadığı her olayda o dosyaya özgü deliller ile marka ve tasarım hukuku ilkelerine göre incelenmelidir. Önemli olan bu benzerliğin, tüketicilerin iki markayı birbirine karıştırmasına neden olup olmayacağı; yani karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığıdır. İltibasın tespiti açısından markalar ve tasarımlar arasında benzerliğin bulunup bulunmadığının tespitinde markada yer alan esas unsur ile tasarımda tasarımcının seçenek özgürlüğü öncelikle dikkate alınmalı, Hitap ettiği tüketici kesimi, markada ve tasarımda yer alan tamamlayıcı/yan/genelin kullanımına açık olan unsurların etkisi bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

Davalı ayrıca TTK m. 18/2 hükmü kapsamında basiretli davranma yükümlülüğü altında olması nedeniyle davacıya ait markayı ve tasarımları bilmesi buna göre hareket etmesi gerekirken bu yükümlülüğe uymadığı da anlaşılmıştır.

Bilirkişi raporu kapsamına göre iltibas oluşturan davalı kullanımı nedeniyle ; davalının bu davranışının, sunduğu hizmetler için marka/tasarım ve benzeri tanıtım işaretlerini seçme, kullanma, yararlanma amacına aykırılık teşkil ettiği, ticarî yaşamdaki dürüstlük kurallarına aykırılık oluşturduğu aşikar bulunmaktadır. Bu şekildeki bir davranışıyla davalının yargılama konusu markayı seçip, ayrıca haksız rekabet mücadelesinin bir aracı olarak kullandığı da izahtan varestedir.

Davalı ticarî yaşamdaki dürüstlük kurallarına aykırılık oluşturduğu açık bulunan bu eylemiyle hakkını kötüye kullanmış bulunmaktadır. Hakkın kötüye kullanılmasının müeyyidesi Türk Medenî Kanunu’nun 2. maddesinde gösterilmiştir. "Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz."

Marka Hakkına Tecavüz ve İlkeler

Bir markanın sahibinin izni olmadan, başkası tarafından 6769 sayılı SMK’nın 7. maddesinin 2. fıkrasının a, b ve c bentlerinde ve 3. Madde öngörülen şekilde kullanılması marka hakkına tecavüzdür. Zira SMK’nın 29. Maddesinde maddesin de tecavüz, 7. maddenin ihlâli olarak ifade edilmiştir.

6769 sayılı SMK'nın 7/3. maddesinde : tescilli markanın mal veya ambalajı üzerine konulması; markayı taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi; işareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi; işaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması;

işareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması; işaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması; işaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması marka hakkına tecavüz teşkil etmektedir.

Hükmün marka sahibine sağladığı yasaklama yetkisi sadece 7/3 hükmünde sayılan hallere münhasır değildir. 6769 sayılı SMK tarafından, tescilli bir markanın ticaret hayatında kullanımı genel olarak hukuka aykırı kabul edilmiş bulunduğundan, tescilli bir markanın aynısı veya benzerinin başka bir kişi tarafından izinsiz olarak ticari yaşamda kullanılması genel olarak yasaklanmıştır.

Hakkın mutlak karakterli olması sebebiyle marka sahibinin yapılmasının önlenmesini talep edebileceği 6769 sayılı SMK'nm 7. maddesinde yazılı eylemleri gerçekleştirenin gerçek veya tüzel kişi olması yahut özel hukuk veya kamu tüzel kişisi olması arasında fark bulunmamaktadır. Diğer taraftan önceden tescil edilmiş bir markaya dayalı olarak açılmış bir ihlal davasında, sonraki tarihte başvurusu yapılmış veya tescil edilmiş bir markanın varlığı hukuka uygunluk nedeni alarak ileri sürülemez ,aynı husus sonradan devir alınan markalar içinde geçerlidir. 6769 sayılı SMK m.155. madde düzenlemesinde de açıkça bu hususa işaret edilmiştir.

6769 sayılı SMK’nın 7/2,b hükmü uyarınca, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması marka hakkına tecavüzdür.

Hüküm kapsamında ihlal eyleminin oluşabilmesi için markaların aynı veya benzer olması; ürün ve hizmetlerin aynı veya benzer olması ve tescilli markanın ayırt edicilik seviyesinin, markaların ortalama tüketicilerde bıraktığı genel izlenim itibariyle ilişkilendirme dahil karıştırılma ihtimalini doğuracak düzeyde bulunması gerekir.

Somut olayda ise alınan bilirkişi raporu ile gerek davacının marka gerekse tasarım hakkına tecavüzün tüm unsurları ile gerçekleştiği toplanan deliller ve hükme dayanak yapılan bilirkişi raporları ile sabittir.

Davacı ayrıca davalının kötüniyetli olduğuna da ileri sürmüştür. Türk Medenî Kanunu’ nun 2. maddesi uyarıca “Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.” Aksine davranışın müeyyidesi de aynı maddede gösterilmiştir. ”Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” Dürüstlük ise, toplumun bilincinde yerleşmiş olan ve toplumun büyük çoğunluğu tarafından beğenilerek ve uygun görülerek uyulan namusluluk, doğruluk, işlem ve iş ilişkilerinde dikkat, özen ve karşılıklı güven esaslarının oluşturduğu davranış biçimidir.

Markanın aynısı veya benzerinin, haklı bir neden olmaksızın ve geçerli bir mazereti bulunmaksızın kendi adına tescil ettiren kişinin amacının, bu işaretin bilinirliğinden haksız yarar sağlamak olduğunu kabul etmek gerekir. Böyle bir davranış ise marka hakkının kötüye kullanımı anlamını taşır. Mülga 556 sayılı KHK’nın 35/1.maddesi uyarınca kötü niyetli marka tescil başvuruları itiraz üzerine reddedilmekteydi.

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca AB ile Türkiye arasındaki fikrî ve sınaî haklara ilişkin mevzuatın uyumlu hâle getirilebilmesi amacıyla 27.06.1995 tarihinde yürürlüğe konulan mülga 556 sayılı KHK’ nin mehazını oluşturan, 89/104 Sayılı AB Marka Yönergesinin 3/2 ve 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünün 51/1-b. maddesi hükümleri ile 556 sayılı KHK’ nin 35/1 ve 42/1-a. maddesi hükümlerinin Türk Medenî Kanunu’ nun 2. maddesinde yazılı ilkenin özel uygulamalarından ibaret bulunduğu göz önüne alınarak yapılacak bir değerlendirmede,

kötü niyetli marka tescili 56 sayılı KHK döneminde yüksek yargı içtihatlarında başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmekteydi. Mutlak ve nispi ret nedenleri yoluyla karşılanamayan veya örtüşmeyen tüm tescil engelleri kötü niyetli tescil nedeniyle hükümsüzlük davasına konusu olabilmektedir. Dolayısıyla kötü niyetli tescilden hükümsüzlük kararı verilebilmesi için, kötü niyetin mutlaka bir mutlak veya nispi ret nedeni ile birleşmesi gerekmemektedir.

Toplanan tüm deliller, kurum kayıtları, lisans sözleşmesi , davacı iddiası , bilirkişi rapor bir bütün olarak incelendiğinde;

... şirketinin ... şirketlerinden ...'da mukim ...’ye ait |...' markası yönünden Türkiye pazarı dâhilinde tek lisans sahibi olduğu, dava açma yetkisi yönünden davacı yanca sunulan lisans sözleşmesinin aksinin davalı yanca sunulmadığı, Davalı ... şirketinin, ...’un Türkiye’de lisans sahibi olduğu..., ...ve ...no.lu markalar ile davacı ... adına tescilli ... sayı ve 16.1. sıra numaralı tasarımla aynılık derecesinde benzer şekil ve dizayna sahip "..." markasını 2018 yılında tescil ettirerek ... ve ... no ile tescil ettirdiği,

davacı ...’ün lisans sahibi olduğu 2006 tarihli marka ve hak sahibi olduğu 2015 tarihli tasarımlarına iltibas ve davacı şirketin marka lisans ve tasarım tescilinden doğan haklarına tecavüz oluşturacak şekilde, davacının piyasada edindiği konumdan haksız yarar sağlamayı hedeflediği, ... Adına Tescilli tüm markaların Davalı ... Ltd. Şti.

Adına Tescilli markalardan daha önceki bir tarihte tescil edildiği, böylece gerçek hak sahibinin markayı daha önce tescil ettiren ... olduğu, Davalı ... Ltd. Şti. Adına Tescilli ...numaralı markanın; ... adına tescilli ..., ...ve ... markalarla aynı sınıf ve emtialarda tescil aldığı ve aynı faaliyet konusu için kullanıldıkları, aynı zamanda Davacı ...

Adına Tescilli ...Tescil No ve 16.1 Sıra Numaralı Tasarımına ayırt edilemeyecek derecede benzer olması nedeniyle 29., 30. ve 35. Sınıf emtialarının tümü için markayı taklit etme fiillini işlediği ve hükümsüz kılınması gerektiği, Davalı ...Ticaret Ltd. Şti. nin ...Numaralı ... markasını tescil edilen marka örneğinden farklı şekilde kullandığı, bu kullanımın davacı ... Adına Tescilli ...

Tescil No ve 16.1 Sıra Numaralı tasarımı ve ambalaj kullanımıyla benzerlik oluşturduğu, ... numaralı markanın sınıf ve emtialarının ve ürün içeriğinin ... adına Tescilli ..., ...ve ... no.lu markalar ile ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu , hükümsüzlük talebine konu markaların 30. Sınıf emtialarının tümü için markayı taklit etme fiillini işlediği , öte yandan davalının bir başkasına ait marka ve tasarımı bilerek kullanması keza markayı aynı faaliyet alanında tescil ettirmesi nedeniyle kötüniyetli olduğu da gözetilerek Davalı adına... ve ... no ile tescilli markaların HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE,

Davalı ... şirketinin Sınai Mülkiyet Kanunun (SMK) 29. Maddesinde belirtilen Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek fiillerini işlediği bu nedenle Davalı eylemlerinin davacının marka hakkına, tasarım hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitine, durdurulmasına önlenmesine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

Katip ... · ¸e-imzalıdır Hakim ... · ¸e-imzalıdır