İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2020/220 K.2021/227

Taraflar arasında marka hakkına tecavüzün önlenmesi, haksız rekabetin tespiti ve tazminat istemli açılan dava dosyası İstanbul(Kapatılan) 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nce 14/06/2016 gün ve 2015/226-2016/125 sayılı ilamı ile karara çıkmış, dava dosyası yüksek mahkeme denetimindeyken HSK’nun 02/08/2017 tarihli ve 1071 sayılı kararı uyarınca İstanbul 3 ve 4. FSH Hukuk Mahkemelerinin 08/08/2017 tarihi itibarıyla faaliyetlerinin durdurulmasına,

3. FSH Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan dava, iş ve arşiv dosyalarının 1. FSH Hukuk Mahkemesine devrine karar verilmiş ve Yargıtay 11.HD’nin 2018/3939 esas-2020/880 karar ve 4.2.2020 tarihli Bozma ilamı ile bozma sonrasında dava dosyası uyap tevzii bürosunca mahkememizin 2020/220 esas numarasına kayıtlanmış, mahkememizce taraflara bozma ilamı tebliğ edilmiş ve Yargıtay 11.HD’nin önceki yerleşik içtihatları gözetildiğinde mahkememizce HMK 373.

Kapsamında direnme kararı verilmesi uygun görülmüştür.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekili dava dilekçesi ile, müvekkilinin İngiltere de kurulu MÖHUK gereğince yabancılık teminatı ödemekten muaf bir şirket olduğunu, müvekkilinin 1932 yılından beri tescilli ... ibareli markalarını Türkiye’de de TPE nezdinde deterjan ve bulaşık deterjanlarını kapsayan 3. sınıf için ... ibareli ..., ..., ... ve ... ibareli ..., ..., ..., ... sayılı tesciller ile,

... ibareli, ... sayılı ... tescillerinin sahibi olduğunu, müvekkilinin ürünün üzerinde dalga figürleri bulunan ve silueti omuzu andıran bir şişe tasarımı ve kırmızı kapaktan oluşan belirli şekle sahip bir şişede pazarlandığını, bu şişe biçiminin ... ürünü ile özdeşleştiğini, davalı şirketin müvekkilinin tanınmış şişe şeklini birebir taklit ederek üretip sattığını, markalarına haksız rekabette ve tecavüzde bulunduğunu, iltibas yarattığını, davalının aynı şekilde "..." ürününe ait şişe tasarımını da davalının taklit ettiğini, davalının taklit fiillerini ...

1 FSHHM nin ... D. İş sayılı dosyasında tespit ettirdiklerini, noter aracılığı ile ihtarname gönderdiklerini, karşı tarafın haksız kullanıma devam ettiğini, davalı şirketin ... adresli web sitesinde haksız kullanıma ilişkin örneklerin sergilendiğini iddia ile,

müvekkilinin ... şişe şekline benzer şişe ürünlerini ürettiğinin haksız olduğunun hükmen tespitini, haksız rekabetinin men'ini, tecavüzünün tespitini ve men'ini, ref'ini, haksız rekabet neticesinde oluşan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, müvekkilinin ... şişe şekline benzer her türlü deterjan şişesi ürünlerin imalat, satış, depolama ve pazarlama dahil her tür ticari kullanımının önlenmesini, her türlü tanıtım vasıtasının , üretmeye yarayan vasıtaların, toplatılmasını, imhasını, ... adresli ve sair internet sitesinde ve https://., ..., ... adreslerinden taklit ürün görsellerinin çıkartılmasını, olmadığı taktirde bu web sitesine,

erişimin engellenmesini, 50.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilini, verilecek hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesi ile; müvekkilinin sipariş üzerine plastik kalıp hazırlayarak ambalaj, şişe vs.

Ürünleri ürettiğini, müvekkilinin genel temizlik malzemesi ambalajı sattığını bulaşık deterjanı satmadığını, tecavüzden söz edilebilmesi için aynı sınıfta kayıtlı ürünlerden söz edilmesi gerektiğini, müvekkili şirketin iltibas yaratmaktan uzak düz beyaz şişeyi sipariş üzerine ürettiğini ve genel temizlik malzemesi ambalajı sınıfında boş olarak sattığını, davacı ile müvekkili şirketin ürettiği malların aynı hizmet sınıfında olmadığından davanın reddi gerektiğini, davacının bir endüstriyel tasarım sahibi olmadığını, tescilli bir markanın ayırt ediciliğinin sadece şişe şekli ile değil üzerinde bulunan ambalajdaki renk ve desenleri olduğunu,

davacının şişesinde ayırt edicilik ve yenilik unsurlarının bulunmadığını, davacı tarafından sunulan yerel mahkeme kararlarının huzurdaki davayı bağlamayacağını, dava konularının da farklı olduğunu, müvekkili şirketin şişeyi düz beyaz olarak ürettiğini ve beyaz kapak kullandığını, kırmızı kapak kullanmadığını, içine ne konulacağını bilmeden sattığını, tasarım olarak korunmayan bir marka hakkında tecavüz iddiasında bulunulamayacağını iddia ile davanın reddini istemiştir.

DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE

Yargıtay 11.HD’nin 2018/3939 esas-2020/880 karar ve 4.2.2020 tarihli Bozma ilamında aynen”..

Somut olayda, davacı vekili, davalının müvekkilinin “...” ve “...” (plastik şişe üzerinde damla ve kısmi dikey grafik çizgi) unsurlu markaları içeren plastik şişeleri izinsiz olarak üretip pazarlamak suretiyle marka hakkına tecavüz ve haksız rekabette bulunduğunu ileri sürmüş, davalı taraf ise, kendisinin sadece ambalaj üreticisi olduğunu, davacı gibi deterjan üretip satmadığını, davacının söz konusu plastik şişelerle ilgili tasarımının bulunmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiş, Mahkemece, davalının davacıya ait markada yer alan şişe ambalajının iltibasa yol açacak derecede benzerini üretmiş olması,

üretilen şişelerin deterjan maddelerinde kullanılmak üzere üretilmiş olmaları nedeniyle marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin tespitine, önlenmesine ve tazminata karar verilmiştir.

Dosya içerisinde mevcut marka tescil belgelerinden davacı tarafın dayandığı her iki markanın da TPMK Mal ve Hizmetler Sınıflandırma Listesi’ne göre sadece 3.sınıftaki temizlik maddelerine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır.Olaya uygulanacak 556 sayılı KHK’nın 61 ve 9/1.maddeleri uyarınca, marka hakkına tecavüzden bahsedebilmek için, söz konusu kullanımın markanın tescil kapsamındaki bir mal veya hizmete ilişkin olması zorunludur.

Oysa, somut olayda, davacının dayanak markaları 3.sınıftaki temizlik ürünlerine ilişkin olmasına rağmen, davalının ticari faaliyeti 16.sınıftaki ambalaj mallarının üretim ve pazarlanmasına ilişkin olduğu halde, Mahkemece, davalının ürettiği plastik şişelerin içerisine ileride mutlaka deterjan konulacağı düşüncesiyle marka hakkına tecavüzün tespitine karar verilmesi doğru olmamıştır.

Her şeyden önce, davalının internet sitesinde ..., ... ürün koduyla üretilen plastik şişe ambalajlarının mutlaka temizlik maddelerinde kullanılacağı söylenemeyeceği gibi, bir an için ileride bu şişeler temizlik maddelerinin muhafazasında kullanılsa dahi, söz konusu kullanım kim tarafından yapılıyorsa marka hakkına tecavüz iddiası da o kişiye karşı ileri sürülebilecek olduğu halde, hatalı değerlendirmeye, marka hakkına tecavüzün tespitine karar verilmesi doğru olmamıştır.

Öte yandan, davacının dayanak markaları “...” ve “...” (plastik şişe üzerinde damla ve kısmi dikey grafik çizgi) unsurlu markaları olup, davalının ürettiği plastik şişelerin üzerinde ... ibaresi, damla şekli ve diğer grafik şekiller bulunmamaktadır.

Davacı tarafın ileri sürdüğü ve ortaya koyduğu tek benzerlik olgusu, şayet davacı tarafından üretilen markalı mallardaki markayı ayırt edici kılan şekil unsurları çıkartılarak sadece ambalajların karşılaştırılması halinde görülecek olan benzerliktir. Diğer bir anlatımla, davalının özellikle ... sayılı şekil markasında, markayı ayırt edici kılan grafik unsurlardan dolayı değil, bizatihi grafik unsurların üzerinde yer aldığı şişelerin benzerliğidir.

Oysa 556 sayılı KHK’nın 5/2.maddesinde yer alan “Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz” şeklindeki düzenleme uyarınca, ambalaj şekillerinin marka koruması üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Söz konusu düzenlemenin temel amacı, ambalajlara ve ürün görünümlerine ancak tasarım koruması kapsamında yer vermektir.

O nedenle, davacının şekil markasının ayırt edici unsuru “kuşak ve damla” şekil unsuru olup, bu şekil ile davalının üretimi arasında da markasal anlamda hiç bir görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik bulunmamaktadır. Bu nedenle marka hakkına tecavüz iddiası yönünden davanın reddi gerekirken, Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. Mahkemece haksız rekabet iddiası yönünden de davanın kabulüne karar verilmiştir.

Oysa, davalının üretimi sadece ambalaj mallarına ilişkin olup, davacının ambalaj üretimi bulunmadığı gibi satış ve pazarlaması da tamamen temizlik ürünlerine ilişkindir.

Dairemizin yerleşik 21.03.2008 tarih ve 2008/1816 – 3687, 18.10.2018 tarih ve 2016/10703 - 2018/6467 sayılı kararlarında da zikredildiği üzere, davacı tarafla özdeşleşen bir ibarenin ya da ayırt edici işaretin ürünle birlikte kullanılmak suretiyle iş ürünleri ve buradan hareketle her iki ürünü pazarlayan firmalar arasında iltibasa yol açılması gerekmekte olup, farklı sektörlerdeki farklı faaliyette bulunan taraflar arasında TTK 55 m. anlamında bir haksız rekabetten de söz edilemez.

Öte yandan, ancak tescilli tasarım koruması ile ve sınırlı süre ile elde edilecek hukuki korumanın, haksız rekabet kurallarıyla süre sınırsız olarak elde edilmesi de mümkün değildir.

Bu nedenle haksız rekabet iddiası yönünden de davanın reddi gerekirken davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, bu nedenle davalı tarafın KARAR DÜZELTME TALEBİNİN KABULÜ ile Dairemizin 25.06.2018 tarih ve 2016/13769 – 2018/4746 sayılı Onama İlamının kaldırılarak hükmün davalı taraf yararına bozulmasına karar verilmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) ve (2) no’lu bentlerde yer alan gerekçelerle, davalı tarafın KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN KABULÜ ile Dairemizin 25.06.2018 tarih ve 2016/13769 – 2018/4746 sayılı Onama İlamının kaldırılarak mahkemece kurulan hükmün BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin, temyiz ilam ve karar düzeltme harçlarının isteği halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 04/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” Şeklindeki bozma ilamı ve dava dosyası mahkememize gönderilmiş, bozma sonrası mahkememizin 2020/220 esas numarasına kayıtlanmış,

ancak mahkememizce önceki verilen hüküm 11.HD’nin yerleşik uygulamalarına göre verilmiş olduğundan mahkememizce direnme kararı verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Dava, davacı adına tescilli ... sayılı ... ürünün ambalaj şekil markasına davalı yanın deterjan ürün ambalajlarının şeklini benzer kullanmak suretiyle markaya tecavüzde ve haksız rekabette bulunulduğunun tespiti ile men ve ref'i, iltibas yarattığı ve tecavüzlü olduğu iddia olunan şişe ambalajlarının toplatılarak imhası, davalının www.tepeplastik.com.tr adlı sitesinde ki markaya tecavüzlü .sayfalara erişimin engellenmesi ve ürünlerin kullanıldığı sosyal medya hesaplarında ki tecavüzlü ürünlerin bulunduğu sayfaların çıkartılması, 50.000,00 TL manevi tazminatın tahsili ve verilecek kararın ilanı taleplidir.

TPE Markalar Dairesi Başkanlığından gelen kayıtlardan, ... sayılı ... ibareli markanın 3. Sınıfta 29/06/1997 tarihinden, ..., ... sayılı ... şekil markalarının ve ... sayılı ... markasının 03, 21. Sınıflarda başvuru tarihinden itibaren 10'ar yıl müddetle, ...sayılı şişe şekil ibareli markanın ise 3. Sınıfta 18/04/2012 tarihinden itibaren 10 yıl müddetle davacı adına tescil edildiği tespit edilmiştir.

556 sayılı KHK 61. maddesinde marka hakkına tecavüz sayılan fiiller sayılmış olup, 1. fıkranın (a) bendine göre, 9. maddenin ihlali ve (b) bendine göre de, marka sahibinin izni olmaksızın markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek, markaya tecavüz fiilini oluşturacaktır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabet başlıklı bölümünün, dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar başlıklı 55. maddesinde haksız rekabet oluşturan haller açıkça sayılmış olup, başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek, kendisi, ticari işletmesi,

işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak veya aynı yollarla üçüncü kişiyi rekabette öne geçirmek, paye, diploma veya ödül almadığı hâlde bunlara sahipmişcesine hareket ederek müstesna yeteneğe malik bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak veya buna elverişli doğru olmayan meslek adları ve sembolleri kullanmak, başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak, kendisini, mallarını, iş ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarını, gerçeğe aykırı, yanıltıcı,

rakibini gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz yere onun tanınmışlığından yararlanacak şekilde; başkaları, malları, iş ürünleri veya fiyatlarıyla karşılaştırmak ya da üçüncü kişiyi benzer yollardan öne geçirmek, seçilmiş bazı malları, iş ürünlerini veya faaliyetleri birden çok kere tedarik fiyatının altında satışa sunmak, bu sunumları reklamlarında özellikle vurgulamak ve bu şekilde müşterilerini, kendisinin veya rakiplerinin yeteneği hakkında yanıltmak fiilleri haksız rekabet olarak belirtilmiştir.

Tanınmış marka, gerek Paris Sözleşmesinde gerekse 556 sayılı KHK'da tanımlanmamış olup, bir markanın tanınmış marka olarak kabul edilebilmesi için belirli nitelikleri taşıması gerekmektedir.

Tanınmışlığın tespitinde Türkiye'nin de üyesi olduğu Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından belirlenen ve bağlayıcı olmamakla birlikte uygulama ve öğretide de kabul gören 1999 tarihli WIPO Tanınmış Markaların Korunmasına İlişkin Ortak Tavsiye Kararları'ndan yararlanılması mümkün olacaktır.

Söz konusu tavsiye kararlarına göre, tanınmışlığın tespitinde genel olarak toplumun ilgili kesiminde markanın bilinme ve tanınma derecesi, markanın kullanıldığı coğrafi alan, kullanım süresi ve kullanım derecesi, marka promosyonlarının kapsadığı coğrafi alan, promosyon süresi ve derecesi, markanın tanınmışlığını ya da kullanım derecesini yansıtacak derecedeki tesciller ya da tescil başvurularının kapsadığı coğrafi alan, markanın yetkili makamlar tarafından tanınmış marka olarak kabulüne dair uygulama örnekleri, markaya atfedilen değer gibi kriterlerin dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

...

1. FSHHM'nin ...D.İş sayılı dosyası ile dosyamız davacısının talebi üzerine davalı hakkında tespit talebinde bulunulduğu ve talep kabul edilerek davalının adresinde yapılan incelemede bulunan deterjan ürün ambalaj şişelerine el konularak görsellerinin renkli olarak dosyaya eklendiği, mahallinde inceleme yapan bilirkişinin 23/02/2015 havale tarihli rapor sunduğu, rapor içeriğinde davalı işyerinde bulunan ... ve ... kod numaraları ile ele geçirilen ambalaj şişelerinin davacı markasındaki şişe şekli ile benzer olduğu,

tespite dayanak teşkil eden marka tescili kapsamında aynı mal ve hizmetler yönünden kullanılması halinde ambalaj şişelerinin tüketici kitlesi nezdinde ... markası ile özdeşleştiriliyor olmasından dolayı ambalajların taklit edilerek piyasada davacının yarattığı olumlu algıdan istifade amacını taşıdığından, haksız rekabet fiilin gerçekleştiği yolunda görüş belirtildiği anlaşılmıştır.

Taraf vekillerince deliller sunulduktan ve resen celbi gerekenler toplandıktan sonra dosyada bilirkişi incelemesi yaptırılmış olup, dosyayı inceleyen bilirkişiler hazırladıkları 24/02/2016 tarihli rapor ile, davalının ... adlı sitesinde ürünlerin katogorilere göre kodlandığını, deterjan şişelerinin ... ile başlayan harflerle kodlanması sebebiyle mahallinde yapılan tespitte incelenerek raporda belirtilen ürün kodlarının deterjan şişelerine ait olduğunu,

davacı markasının şeklini taşıyan ürün ambalajı ile davalıda ele geçirilen ürün ambalaj şişelerini teknik olarak karşılaştırdıktan sonra şişelerin genel gövde formlarının dış konturlarının üzerinde yer alan tasarım ögelerinin yüzey üzerindeki doku ve hareketlerinin tüketici yönünden birbirinden ayırt edilemeyecek düzeyde benzer olduğu, ön ve arka gövdenin dışında yan görünüşlerinin ve kapak özelliklerinin de genel görünüm itibariyle benzer olduğu belirtilerek, davacı markasının tanınmışlığı ile ilgili de gerek KHK kapsamında, gerekse WIPO kriterleri kapsamında değerlendirme çalışması yapıldığı,

sektör bilirkişisi olmadığından bu konunun netleştirilmediği, ancak sonuç itibariyle davalı ürününün temizlik malzemelerinde kullanıldığı, yine davacının tanınmış ... markalı ürün ambalajına benzer olarak üretildiğinden, markaya tecavüz ve haksız rekabet oluştuğu yolunda görüş belirtildiği anlaşılmıştır.

Davacının ... ve ... markalarının tanınmışlığı konusundaki iddialar bilirkişi raporunda belirtildiği üzere sunulan deliller kapsamında sonuca varılamayacak düzeyde ise de, davacı yanın fairy markalı ürünlerini koyduğu ve TPE nezdinde tescilli ... sayılı deterjan ürün ambalaj şeklindeki 3. Sınıfta tescilli olan şişe ambalaj şekil markası ile benzerlik oluşturacak ve iltibasa yol açacak şekilde şişenin genel gövde formunun dış konturlarının üzerinde yer alan şişe gövdesindeki girinti şeklinde oluşturulan dikey yüzeylerin ve inci damlasının konulduğu geometrik alan,

bu yüzeylerdeki hareketlerin ve hatta ön ve arka gövdenin yan görünüşleri ile kapak özelliğinin ve genel görünümünün dahi benzetilmek suretiyle davacının markasındaki şekil ile iltibas oluşturur ürün suretiyle davacı markasına tecavüzde bulunduğu, davalının iştigal alanı ve şişenin üretim ve formu itibariyle deterjan ürününde kullanılacağının sabit olduğu gibi, davalı ürününün genel görünümünde davacı markasından ayırt ediciliği sağlayan bir görünüm ve şeklin de mevcut olmadığı,

raporda tespit edildiği üzere, davalının ürünlerini kategorileştirdiği ve mahallinde yapılan tespitte işyerinde bulunan 1.000 gramlık, 300 gramlık, 750 gramlık ... kodlu şişelerin deterjan üretiminde kullanılacak olması nedeniyle de davalının şişelerinin davacı markasının emtia listesini içeren ürünlerde kullanılacağının sabit olduğu görülmektedir.

Davalının adresinde yapılan tespit ve buradaki ürünleri değerlendiren bilirkişi raporu ile toplanan ve sunulan deliller, bilirkişi heyeti raporu ve tüm dosya kapsamı topluca değerlendirildiğinde, davacının şişe şekil markasına, davalının ürettiği deterjan şişesi ambalajı ile tecavüzde bulunduğu gibi, bu fiilinin 6102 Sayılı Ticaret Kanunun 55. Maddesinde ifadesini bulan haksız rekabeti de oluşturduğu anlaşılmakla, davanın bu talepler yönünden kabulüne, mevcut ise tecavüzlü deterjan şişelerinin ve bu şişelerle ilgili materyallerin toplatılarak imhasına,

tecavüzlü ürünlerin üretildiği araç ve teçhizatlarla ilgili davacı yanca yeterli delil sunulmadığından, makine ve teçhizatların toplatılmasına yönelik talebin reddine, tecavüzlü ürünün davalı yanın ... adlı web sitesinde, instagram, twteer ve facebook sayfalarında tecavüzlü ürüne ilişkin görsel mevcut ise davalının bu sayfaları kullanılmasının engellenmesine, fiilin niteliği ile yoğunluğu ve delil durumu nazara alındığında, takdiren 10.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazla talebin reddine ve karar kesinleştiğinde özetinin ilanına karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Yukarıda açıklanan gerekçe ile mahkememizin 14.6.2016 tarihli önceki kararında direnmek suretiyle aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

Katip ... · ¸e-imzalıdır Hakim ... · ¸e-imzalıdır