İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2017/473 K.2019/327

Mahkememizde görülmekte bulunan marka hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, müvekkili şirketin 1997 yılından beri aracı kurum olarak faaliyette bulunduğunu, bu faaliyetler arasında Varantların ihracına, alım ve satımına aracılık etmenin de bulunduğunu, bu alanda 2010 yılından beri lider olduğunu, faaliyetlerinde kullandığı ... ibareli iki tescilli markası ve ... internet alan adının bulunduğunu, müvekkilinin eğitim faaliyetlerinde kullanmak istediği ... +ŞEKİL ibaresinin ... tarihindeki marka başvurusunun davalının ... tescil numaralı markası gerekçe gösterilerek reddedildiğini, bu sebeple markasının tescili bakımından müvekkilinin bu davayı açmakta menafaatinin bulunduğunu,

davalının markasını ciddi olarak kullanmadığını, bu sebeple SMK'nın 9.maddesi uyarınca iptalinin gerektiğini, ... kelimesinin bir sermaye piyasası aracının adı olduğunu, tasviri bir kelime olduğunu ve SMK'nın 5/a, b, c maddesi uyarınca marka olarak tescil edilmesinin mümkün olmadığını belirterek, davalının ... tescil numaralı " ..." ibareli markasının tescilli olduğu 41.sınıfta yer alan hizmetler açısından hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle, müvekkilinin 2007 yılından beri Türkiye'de bir ... piyasası kurulmasına öncülük ettiğini, 2009 yılından beri yatırımcıları bilgilendirmek için toplantılar düzenlediklerini, davacının bu davaya açmakta hukuki menfaatinin bulunmadığını, ... ibaresinin müvekkili markasında esas unsur olarak kullanılmadığını, 2010 yılından beri kullanılan markasının ayırt edici nitelik kazandığını, ... kelimesinin eğitim sektörü bakımından tasviri bir anlamı bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Dava, 6769 sayılı SMK hükümleri uyarınca açılmış marka hükümsüzlüğü talebine ilişkindir.

Dosyada tarafların bildirdikleri tüm deliler toplanmış, TPMK kayıtları getirtilmiş, bilirkişi incelemesi yaptırılarak rapor ve ek rapor alınmıştır.

Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarının incelenmesinde, ... başvuru nolu markaya ilişkin davalı şirketin başvurusunun reddine karar verildiği, ... tescil nolu "..." ibareli markanın 41.sınıf emtialarında davalı adına tescilli olduğu anlaşılmıştır.

Mahkememizce alınan raporda bilirkişiler, "davalıya ait ... tescil nolu markanın SMK m.5/a, b ve c uyarınca hükümsüzlük şartlarını taşımadığı, davalının .... tescil nolu ... markasını dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık süreçte ciddi biçimde kullanmadığı, bu sebeple SMK m.9 uyarınca iptaline karar verilebileceği" şeklinde görüş bildirmişlerdir.

Tarafların itirazları doğrultusunda mahkememizce düzenlenen 07/06/2018 tarihli oturum 1 nolu ara karar uyarınca bilirkişilerden ek rapor alınmasına karar verildiği, dosyanın bilirkişilere tevdi edilerek ek rapor alındığı ve bilirkişilerin kök rapordaki görüşlerini muhafaza ettikleri anlaşılmıştır.

Dava tarihi itibariyle yürürlükte dan 6769 sayılı SMK'nın 4/1 maddesi uyarınca Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Bilirkişi raporunda da tespit olunduğu üzere; ... kelimesi, ilgili sektörde faaliyet gösteren davacı ve davalı firmaların internet sitelerinde benzer olarak aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır. ... yatırımcıya, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma ya da satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye araçlarıdır.

Diğer bir deyişle ..., menkul kıymet haline getirilmiş opsiyonlardır. ... yatırımcıya bir hak verirken yükümlülük getirmez. ... menkul kıymetleştirilmiş opsiyonlardır. Belirli bir vadede belirli bir fiyattan dayanak pay ya da pay endeksi üzerine alım ya da satım haklarını temsil ederler. ... dayandıkları pay ya da pay endeksi hareketlerine tepki verirler.

Yüksek getiri arayışında olan yatırımcılar için hem yükselen hem de düşen piyasalarda sınırlı sermayeyle kaldıraçlı yatırım imkanı sunar. ... bir hak verirken yükümlülük getirmez. Yatırımcı varantlara yatırdığından daha fazla para kaybedemez. Risk, varantlara yatırılan sermayeyle sınırlıdır. Özetle ... kelimesi, bir finansal yatırım aracını ifade etmektedir.

Davalı markası ... kelimesi ve daire içerisindeki V harfinden oluşmaktadır. Marka bütünündeki şekil unsurunun renkli bir daire olarak algılanması sebebiyle, ayırt edici bir niteliğinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Davalı markasında ayırt edici niteliğe sahip, esas unsur ... ibaresidir.

Davacı taraf, davalı markasının SMK m.5/a, b ve c uyarınca hükümsüzlüğünü talep etmektedir. Söz konusu kanun hükümleri marka olma vasfını taşımayan, ayırt edici niteliği bulunmayan ve tasviri anlamı bulunan bir kelimenin marka olarak tescil edilemeyeceğini düzenlemektedir.

Davalı markası teknik anlamı bulunan ve Türkçe'de, gündelik kullanımda anlamı bulunmayan bir kelimeden oluştuğu dikkate alındığında "..." kelimesinin söz konusu hükümler kapsamında marka olarak tescil edilmesini engelleyecek bir durumun bulunmadığı anlaşılmaktadır. Söz konusu kelime marka olarak tescil edilebilecek, ayırt edici vasfı bulunan ve tescil edildiği hizmetler bakımından da tasviri anlamı bulunmayan bir kelimedir.

Bu sebeplerle davalı markasının SMK m.5/a, b ve c uyarınca hükümsüzlük şartlarını taşımadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Davacı taraf, davalının markasını ciddi şekilde kullanmadığını, bu sebeple SMK m.9 uyarınca iptali gerektiğini iddia etmektedir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ‘nın 9/1.maddesinde yer alan “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir 2-Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fikra anlamında markayı kullanma kabul edilir: a)Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması. b)Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.3- Markanın,

marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir." şeklindeki düzenleme ile kanun koyucunun Markalar Sicilini kullanılmayan markalardan arındırma amacını güttüğü anlaşılmaktadır.

Aynı şekilde SMK m.26/I-a) hükmü de SMK m.9/I'de belirtilen hallerin bir iptal sebebi olduğunu ortaya koymaktadır.

Marka üzerindeki hakkın kazanılması için sicile tescil edilmesi yeterli olsa da kanun koyucu tescil edilmiş marka ile marka hakkı sahibine sağlanan korumanın devam edebilmesini bazı şartlara bağlamıştır.

Bunun arkasında; tescil edilen bir markanın haksız yere sahibinin tekelinde kalmasının engellenmesi, marka sicilinin kullanılmayan markalarla dolu bir 'çöplük' haline gelmesini önlemek veya kullanılmayan bir markadan onu kullanmak ve bir değer yaratmak isteyen bir başka kişinin yararlanmasının önünü açmak gibi pek çok ekonomik ve toplumsal nedenler yatmaktadır.

Zira marka hakkı sahibine inhisari bir yetki veren ve herkese karşı ileri sürülebilir nitelikte olduğundan kanun koyucu, bu geniş hakkın yanı sıra marka sahibine hakkaniyet ölçüsünde birtakım sorumluluklar da yüklemiştir. Markanın usulünce kullanılması zorunluluğu da bunlardan bir tanesidir.

SMK madde 9'da marka kullanılmama sebebiyle iptali edilebilmesi için haklı bir sebep olmaksızın tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından tescil tarihinden itibaren 5 yıl boyunca Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmamış veya kullanımına beş yıl ara verilmiş olması gerektiği düzenlenmiştir. Ciddi biçimde kullanımdan bahsedebilmek için en öncelikli kriter markanın kullanım yoğunluğu ve markadan elde edilen ekonomik yarardır.

Markanın sadece birkaç defa ambalajlara basılması veya az sayıda bastırılan broşürlerde kullanılması gibi kullanım süresi ve etkisi sınırlı, hatta göstermelik denebilecek kullanımlar SMK md.9 anlamında ciddi kullanım teşkil etmez. Markanın ciddi kullanımı belirlenirken markanın kullanım şekli, kapsamı, süresi gibi objektif kriterlerden hareket edilmelidir.

Marka sahibi markasını aynı mal veya hizmeti üreten teşebbüslerin oluşturduğu piyasada farklı bir yer edinmek veya yeni bir mal veya hizmet piyasası oluşturmak biçimde kullanmışsa ciddi bir kullanımdan söz edilebilir.

İş bu davanın açılma tarihi 31/03/2017'dir. Bu tarihten geriye doğru 5 yıllık ciddi kullanımlar SMK m.9 anlamında marka hakkının muhafazasını sağlayacaktır. Aksi halde markanın dava konusu emtia bakımından iptali talep edilebilecektir. Bu çerçevede davalı tarafın geriye doğru 5 yıllık sürede ciddi olarak kullandığını ispatlaması gerekmektedir. Dosya içeriği dikkate alındığında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ‘nın 9 ile getirilen marka iptaline ilişkin düzenleme ile, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 42/1-c ve 14.maddesinin AYM'nin iptal kararı ile oluşan boşluğun ne şekilde doldurulması gerektiği üzerinde durulması gerekmektedir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ‘nın 9 kullanmamaya dayalı marka iptaline ilişkin olup anılan yasal düzenlemeden önce, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 42/1-c ve 14.maddesinde de en az beş yıldır kullanılmayan markaların, hükümsüzlük/iptal davaları ile sona erdirilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır.

Mülga 556 sayılı Marka KHK henüz yürürlükte iken, 42/1-c maddesinin AYM’nin 09.04.2014 ve 2013/147-2014/75 sayılı, 14.maddesinin ise 14.12.2016 tarih ve 2016/148 – 189 sayılı kararıyla iptal edildiği, ikincisinin Resmi Gazete’de yayın tarihinin 06.01.2017 olduğu ve bu tarih itibariyle kullanmama nedeniyle hükümsüzlük/iptal davalarına ilişkin mülga KHK’da yer alan yasal dayanak ortadan kalkmış ise de markanın son beş yıllık süre içerisinde kullanılmaması bu tarihten önce TBMM tarafından kabul edilen 22.12.2016 tarihli 6769 sayılı SMK’nın 9, 19, 25, 26 ve 27.maddelerinde, iptal ve def’i sebebi olarak kabul edildiği anlaşılmıştır.

Kural olarak kanunlar geriye yürümez ve ileriye etkili olarak sonuç doğurur ise de, TBMM’nin geçmişe etkili olacak şekilde kanun çıkarmasına da bir engel bulunmamaktadır.

Her ne kadar 6769 sayılı SMK’da kullanmama nedeniyle iptal ve def’i haklarını düzenleyen Kanun maddelerinin yürürlük tarihi konusunda özel bir düzenleme yapılmadığı için Resmi Gazetede yayını tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği anlaşılmakta ise de, Kanunun Resmi Gazetede yayın tarihinin 10.01.2017, kabul tarihinin ise 22.12.2016 olduğu dikkate alındığında, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 14.maddesinin iptaline dair AYM kararının 06.01.2017 tarihinde R.G.’de yayınlanması ve bu tarihte yürürlüğe girmesi nedeniyle, 14.maddenin bu tarihe kadar hukuki varlığını sürdürüyor olması karşısında,

SMK’nin kabul tarihi konusunda kanun koyucunun iradesi 22.16.2016 tarihinde ortaya çıktığından, Kanun Koyucunun asıl amacının geçmişe etkili olacak şekilde kullanmama sebebiyle markanın iptalini öngördüğünün kabulünün gerektiği, Kanunun kabulünden sonra ve henüz yürürlüğe girmesinden önce, yürürlük konusunda öngörülemeyen AYM kararı ile ortaya çıkan kanun boşluğunun bu şekilde doldurulması gerektiği (Numan Sabit SÖNMEZ,” 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar” İHFM,S.76(1), s.283 vd., erişim: https: //dergipark.

Org. Tr/download /article-file / 545172), sonuç olarak 6769 sayılı SMK’nın yürürlük tarihinden önceki dönemi de kapsayacak şekilde kullanmamaya dayalı iptal şartlarının değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 14/06/2019 T. 2019/1765 E. 2019/4421 K sayılı kararı)

Kullanılmama nedeniyle bir markanm iptal edilebilmesi için kullanılmamanın haklı bir sebebe dayanması gerekmektedir. Bu noktada ispat yükü davalı taraftadır.

Davalı tarafından tescil ettirdiği markasının kullanımına ilişkin iş ve tanıtım evrakı dosyaya sunulmuştur. Evrakların incelenmesinde davalı şirketin "..." kelimesini finansal bir ürün anlamında kullandığı, davalının dosyaya sunulan ticari faaliyetlerinin ... ürünü esas alınarak gerçekleştirilmesi sebebiyle, bu kullanımlarda ... kelimesi marka olarak değil, finansal ürünü niteleyen bir kelime olarak kullanıldığı, bu sebeple davalının ... tescil nolu ... markasını dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık süreçte ciddi biçimde kullanımının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Tüm dosya kapsamı, TPMK kayıtları, hüküm kurmaya elverişli bilirkişi raporu bir bütün olarak değerlendirildiğinde; davaya konu markanın dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık süreçte ciddi kullanımının bulunmadığı anlaşılmakla SMK m.9 uyarınca iptaline karar vermek gerekmiş davanın kabulü yönünde aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.