İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2018/205 K.2019/177

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin maden işletmeciliği, hafriyat toprağı-asfalt ve inşaat yıkıntı atıkları geri dönüşümü işletmeciliği, gayrimenkul geliştirme ve yatırımları, inşaat taahhüt işleri, beton, yol alt ve üst yapısı ve asfalt agregası ile beton ve asfalt üretimi alanlarında faaliyet gösterdiğini "..." ibaresini TPE nezdinde 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44,45 sınıflarda ... ve... başvuru numaralan ile tescil ettirdiğini,

ticari unvan ile aynı olan markasını çeşitli kurum ve kuruluşlarda marka olarak kullandığını, ihalelere girdiğini, bu markayı tanıtmak amacı ile ...'a sponsor olduğunu, müvekkili şirketin ayırıcı ibaresinin "..." olduğunu, bu ibarenin bizzat müvekkili tarafından uzun yıllar süren emek ve kaynak kullanılarak yaratıldığını, piyasada bu ibareyle tanınıp bilindiğini, İstanbul'un ise il ismi olması TPE nezdinde sıkça yer aldığı için ayırt ediciliğini kaybettiğini, bu nedenle davalı tarafa ait "... " ibareli marka ile müvekkiline ait "... " ibareli marka arasında bir benzerliğin oluştuğunu,

müvekkili şirkete ait olan ... başvuru numaralı "... " ibareli markanın davalı taraftan önceki bir tarihte teşdi almaya hak kazandığını, davalı tarafa ait ... başvuru numaralı "..." ibaresi esaslı unsur içeren "... " markasının hükümsüzlüğünün gerektiğini, ... ibaresinin İngilizcede ve Iatin kökenli bir çok dilde "..." anlamına geldiğinden herhangi bir ayırt ediciliğinin olmadığını, davalı tarafın tescil ettirmek istediği "..." ibaresinin müvekkilin markasının esaslı unsuruyla aynı olduğundan itiraz ettiklerini, davalı taraf ile müvekkili arasında devam eden ...

4.Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyası ile kurum kararının iptali konulu başka bir dava daha olduğunu, müvekkilinin ... numaralı "... " ibareli davalı tarafın başka bir marka başvurusuna da itiraz ettiğini, itiraz nedeni ile davalı tarafın tescil alamadığını, akabinde davalı tarafın dava açtığını, dava konusu olan ... numaralı markanın ...

Ltd.Şti tarafından kazanıldığını, bu yüzden müvekkilinin haklarını korumak amacıyla ... başvuru numaralı markanın hükümsüzlüğü için dava açtıklarını, davalı tarafa ait ... numaralı markanın, müvekkili şirketin itiraz etmemesi nedeni ile tescil aldığını, daha önce "..." ibareli marka başvurularına yapılan itirazlar sonucu marka başvurularının reddedildiğini, kısmi hükümsüzlük talep edilen ... numaralı ... 'nın 13.02.2016 koruma tarihli iken müvekkili şirketin ... numaralı markasının 02.04.2013 koruma tarihli olduğunu, bu yüzden markanın gerçek hak sahibinin müvekkil şirket olduğunu, ... numaralı "... " markasının,

... numaralı "Sigortam ..." markasının, .. numaralı "... şekil markasının, ... numaralı "... " markasının, ... numaralı "..." markasının, "... " markalarına benzer olması nedeniyle yapılan itirazlar sonucu reddedildiğini, bu yüzden davalı tarafa ait ... ibaresinin halk tarafından müvekkili markanın bir versiyonu, müvekkilinin bazı mal ve hizmetler için kullandığı bir türü olduğunun düşünülebileceği, müvekkiliyle bir benzerlik çağrıştırabilceğinden bahisle, ... başvuru numaralı markanın 39 ve 44. sınıflarda markanın hükümsüz kılınmasına karar verilmesini talep ve dava ettiği anlaşılmıştır.

Davalı vekilinin cevap dilekçesinde özetle; "... " ibaresinin müvekkil şirketin ticari unvanının ayırt edici unsuru olduğunu, bu unvanla 7 yıldır faaliyette bulunduğunu, müvekkilinin kullanımları, yaptığı reklamlar vb. faaliyetler sonucunda ... ... ibaresinin müvekkili şirketle özdeşleştiğini, tüketici nezdinde böyle tanındığını, müvekkili şirketin bu unvanı 7 yıldır, davacı tarafın ise kuruluşundan itibaren 5 yıldır kullandığını, müvekkilinin markasının devrinin söz konusu olmadığını, davacı tarafın "... " markası ile müvekkili şirketin "... " ibareli markasının görsel ve işitsel bakımdan birbirinden tamamen farklı olduğunu,

davacı tarafa ait "..." ibaresinin "..." ibaresinin yanında bir tamamlayıcı ibare olduğunu, ayrı ayrı incelendiğinde bir benzerlik olamayacağını, müvekkili şirketin ise "..." ibaresinin ilaç anlamına geldiğinden davacı tarafla karıştırılmasının asla mümkün olamayacağını, davacı tarafın inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini, müvekkili şirket ile ticari faaliyet alanlarının birbirinden farklı olduğunu, müvekkilinin ticari unvanının ayırt edici kısmının "... " ibaresi olduğunu, bu ibareyi 7 yıldır kullandığını TPE nezdinde ... tescil numaralı 19.02.2016 tescil tarihli "... ",

... tescil numaralı 13.02.2016 tescil tarihli "... " ve ... tescil numaralı 29.12.2016 tescil tarihli "... "markalarının olduğunu, taraf markalarının birden fazla kelimelerden oluşturulmuş kompozit markalar olduğunu benzerlik incelemesi yapıldığında markanın ayrı olarak değil de bütün olarak ele alınması gerektiğini, davacı tarafın markasının ... ve ... olduğunu, bu ibarelerin tek başına tescili mümkün olamayan ibareler olduğunu, "..." ibaresinin tanımlayıcı bir ibare olması nedeni ile tek başına taraf markalarında ... ibaresi bulunuyor diye benzerlik oluşturamayacağını beyanla davanın reddine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.

Dava, 6769 sayılı SMK hükümleri uyarınca açılmış, davalıya ait ... başvuru numaralı markanın 39. ve 44. Sınıflarda hükümsüzlüğü ve sicilden terkini talepli davadır.

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan gelen kayıtların incelenmesinde, ... tescil nolu "... " ibareli markanın ...'ne ait olduğu, 02, 14, 16, 41 emtia sınıfları bakımından tescilli olduğu, ... tescil nolu "... " ibareli markanın ...'ne ait olduğu, 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, emtia sınıfları bakımından tescilli olduğu, ... tescil nolu "... " ibareli markanın ...'ne ait olduğu, 35, 39, 44 emtia sınıfları bakımından tescili olduğu anlaşılmıştır.

Dosyada tarafların bildirdikleri tüm deliller toplanmış, TPMK kayıtları getirtilmiş özel ve teknik bilgi gerektirmesi nedeniyle bilirkişi raporu alınmıştır.

İbraz edilen bilirkişi raporunda özetle; "...Marka olarak tescil edilen bütün içerisinde, esas unsur olan ... ibaresinin davacı ve davalı markalarında aynı şekilde yer almasının karıştırılma tehlikesi oluşturduğu, diğer yandan hükümsüzlüğü talep edilen 39 ve 44 sınıfta yer alan hizmetler bakımından da ayniyet/benzerlik bulunması sebebiyle davalı markasının SMK m.6/I ve 25 uyarınca 39 ve 44 sınıfta yer alan hizmetler bakımından hükümsüzlüğünün talep edilebileceğinin..." bildirildiği anlaşılmıştır.

Bir markanın, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olması sonraki tarihli markanın tescili bakımından hem mutlak red sebebi hem de bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir. SMK md. 5/1 {ç)'nin uygulanabilmesi için üç şartın gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Bunlar; markalar arasında başvuru aşaması açısından tarihsel öncelik-sonralık ilişkisinin varlığı, markaların aynı türden mal ve hizmetler için kullanılıyor olması ve markalar arasında ayniyet veya ayırt edilemez benzerlik bulunmasıdır. Aynılık bakımından doktrinde renk ve karakterin, boyutsal farklılıklarının markaların aynılığını kaldırmayacağı kabul edilmektedir.

SMK'nın yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kalkan 556 sayılı KHK'nın mutlak ve nispi red nedenleri bakımından içerdiği benzer düzenlemeler kapsamında Yargıtay; orta düzeyde hedef kitlesi bakımından yazım biçimi ve fonetik açıdan ayırt edilemeyecek benzerliğin ve genel görünümleri itibariyle tüketici ve alıcının zihninde bıraktığı izlenim bakımından karıştırılma İhtimali bulunan markaların tescil edilemeyeceğine hükmetmiştir. (Yarg. 11 HD 28.06.2004 E.2003/13272 K, 2004/7105.

Yarg. 11 HD 31.05.2012 E. 2011/1704 K, 2012/9498). Markayı oluşturan unsur, o markanın başka markalardan ayırt edilmesini sağlayan kelime, harf, sayı gibi şeylerden oluşan şeklidir. Marka birden çok unsur içeriyorsa, markanın asıl unsuru bütünü itibariyle görünüşü ve ayrıcalığını vurgulayan imajıdır.

Bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa, bu nispi bir red nedeni olmanın yanı sıra bir hükümsüzlük nedenidir.

SMK m. 6/I'de nispi red nedeni düzenlendiği için burada mutlak red nedenindeki katılıkta ve ayniyete yakın bir benzerlik aranmamakla beraber iki marka arasındaki benzerliğin tüketici/alıcı nezdinde karıştırma ihtimaline-yol açıp açmayacağı incelenmelidir. Marka işlevi gereği; göze, kulağa ve düşünceye hitap etmektedir. Dolayısıyla markalar değerlendirilirken bir bütün olarak incelenmeli ve karşılaştırılmalıdır.

Markaların telaffuzu, biçimi veya anlamı veyahut bunlardan birkaçı birarada ilk bakışta benzerlik gösteriyor ve bu benzerlik beraberinde halk nezdinde bu iki markanın karıştırılması sonucunu doğuruyorsa, burada SMK md. 6/1 anlamında bir benzerlik olduğu söylenebilir. Karıştırılma ihtimali değerlendirilirken ilgili sektördeki ortalama tüketici algıları dikkate alınmalıdır. (Yarg. 11.HD E. 2003/4003 -K. 2003/10893).

Taraf markalan karıştırıldığında "..." kelimesinin ortak unsur olarak kullanıldığı davalı markasında ... ve yıldıza benzer şekil unsuru, davacı markasında da ... ve farklı bîr şekil unsuru kullanıldığı, markaların tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından ... kelimesinin tasviri bir anlamı bulunmadığı dikkate alındığında söz konusu ibarenin tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından ayırt edici niteliğinin bulunduğu söylenebilecektir.

Ancak ... ibaresinin yanında kullanılan unsurlardaki farklılıklar dikkate alındığında, markalar arasında SMK m. 5/I-(ç)'de öngörülen aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olma şartının gerçekleşmediği davalı markasında ... ibaresi dışında kullanılan tasviri ... ve şekil unsuru, davacı markasındaki ... dışındaki unsurlardan tamamen farklı olduğu sunulan rapor içeriğinden de anlaşılmakla SMK m. 5/I-(ç) uyannca hükümsüzlük şartlarının oluşmadığına kanaat getirilmiştir.

SMK m.6/1 uyarınca karıştırılma ihtimali değerlendirildiğinde; davaya konu markalarda kullanılan en güçlü ayırt edici unsur olan ... kelimesinin yanında, davalı markasında başka bir unsurun olmadığı, ilaç anlamına gelen ... kelimesi ve şekil unsuru, davalı markasına ... kelimesinin yanında güçlü bir ayırt edicilik kazandırmadığı, yargıtay kararlarında ve doktrinde de kabul gördüğü üzere kelime unsuru bulunan marka bütünlerinde şekil unsurunun yan unsur olduğu,

kullanıcıların ortalama algısı kelime unsurunun varlığı halinde, bu unsurlara yöneldiği dikkate alınığında davalı markasında ... ibaresi esas unsurdur, davacı markasında da ... ibaresi, ... ibaresi ile birlikte esas unsurdur.

Ancak davacı markasındaki ... ibaresinin toplumdaki şehir algısı dikkate alındığında, bu ibarenin markalar arasındaki karıştırılma tehlikesini ortadan kaldırmadığı sonucuna ulaşılmış, SMK m.6/1 uyarınca davacı ve davalı markaları arasında karıştırılma ihtimali bulunduğuna kanaat getirilmiştir. Yine tarafların marka tescilleri incelendiğinde; hizmetle arasında da ayniyet ve benzerlik bulunmaktadır.

Tüm dosya kapsamı ve alınan bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde; Marka olarak tescil edilen bütün içerisinde esas unsur olan ... ibaresinin davacı ve davalı markalarında aynı şekilde yer almasının karıştırılma tehlikesi oluşturduğu, diğer yandan hükümsüzlüğü talep edilen 39 ve 44 sınıfta yer alan hizmetler bakımından da ayniyet/benzerlik bulunması sebebiyle davalı markasının SMK m.6/I ve 25 uyarınca 39 ve 44 sınıfta yer alan hizmetler bakımından hükümsüzlük şartlarının oluştuğu anlaşılmakla davacının sübut bulan davasının kabulü yönünde aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.