İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2018/463 K.2020/167

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davalı şirketin "..." ibaresini şirket adına marka olarak kullanmak maksadı ile ... numaralı başvurusu ile TPE'yi başvurduğunu ve talebinin yayınlandığını, eczacının yüksek öğrenim diploması ile icra edilebilen ve münhasıran bu kişilerin yerine getirebileceği bir meslek olduğunu, ... A.Ş.'nin "..." ibaresini marka olarak tescil ettirmesi üzerine müvekkili tarafından açılan ... 3. Fikri ve Sınai haklar Hukuk Mahkemesinin ... E ...

K. ve 19.12.2014 tarihli kararı ile davanın kabulüne ve markanın terkinine karar verildiğini, davalı şirketin, bir meslek grubunu tanımlayan ibareyi kendi adına tescil ettirdiğini, davalının, hukuka aykırı tescilin yanı sıra kötü niyetli bir devir veya temlik yapması durumunda müvekkil zarara uğrayacağından, teminatsız olarak öncelikle devir ve temliki önleyici tedbir kararı verilmesini, bu nedenle fazlaya ilişkin haklarının saklı kalmak kaydıyla, davalı şirket adına tescilli ... sayılı "..." ibareli markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle, müvekkilinin 2005 yılı itibari ile ilaç ve eczacılık sektörüne ... isimli dergisiyle hızlı bir giriş yaptığını ve o günden bu yana faaliyetlerini geliştirerek büyümeye devam ettiğini, dava konusu "..." ibareli markanın kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığını, müvekkilinin yapmış olduğu reklam ve tanıtım faaliyetleri sonucunda yüksek bir tanınmışlığa eriştiğini, müvekkilinin doğrudan ilaç sektöründe ya da eczacılık sektöründe değil yayıncılık sektöründe faaliyet gösteriyor olmasının da markanın ayırt ediciliğini arttırdığını, müvekkili şirketin yalnızca 41.sınıfta yer alan matbaa,

baskıcılık vb. benzeri alanlarda iştigal ettiğini, eczacıların ve ilaçların tanıtım ve bilgilendirilmesinin yapıldığı dergi çıkararak yayıncılık faaliyetinde bulunduğunu, müvekkili tarafından yayınlanmakta olan ... isimli derginin sektörel bir yayın olduğunu, eczacılara ve ilaç firmalarına hitap ettiğini, tabi olduğu sektörü ifade eden bir dergi isminin tercih edilmesinin son derece olağan olduğunu, hitap ettiği sektörü gösteren eczacı markasının tercih edilmesinin bu marka ile yayıncılık alanında ayırt edicilik kazandığını, davacının 2005 yılından bu yana müvekkilinin markasından haberdar olduğunu 10 yıl sonra dava açtığını,

dava konusu olayla ilgili daha önce ... 4. FSHHM'nin ...esas sayılı dosyasında açtıkları davanın kabul edildiğini, bu dava kapsamında iddia edilen tüm hususların ... 4. FSHHM... esas sayılı dosyasında tartışıldığını, ve tüm iddiaların sübut bulduğunu, davanın lehlerine sonuçlanarak markanın tesciline karar verildiğini, bu nedenle davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda Mahkememizin 2015/243 esas-2016/46 karar sayılı 31.03.2016 tarihli kararı ile ;"...... tarafından davalı şirket aleyhine açılan davanın kabulü ile davalının TPE nezdinde tescilli ... tescil nolu "..." ibareli markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine..." dair karar verildiği, kararın temyiz edilmesi üzerine,

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi'nin 2016/10333 esas-2018/2505 karar sayılı 09.04.2018 tarihli ilamı ile ;"...556 sayılı KHK'nin 7/1-d maddesinde ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir.

Ancak bir işaretin marka olarak tescilinin mümkün olup olmadığının değerlendirmesi yapılırken söz konusu ibare ile tescil kapsamındaki mal ve hizmetler arasında ilişki olması hususu göz önünde bulundurulmalıdır.

Nitekim bir marka başvurusunun tescil edilebilirlik ölçütlerini anlamada kolaylık sağlaması için gerek TMPK (TPE) tarafından çıkartılan Marka İnceleme Klavuzunun KHK'nin 7/1-d maddesiyle ilgili açıklamasında, gereksede KHK'nin mehazı olan AB Topluluk Markası Marka İnceleme Klavuzunun, AB Marka Tüzüğünün 7/1-d maddesine ilişkin açıklamalarda, meslek adlarının ancak makul seviyede bilgili, gözlemci ve dikkatli ortalama halk kitlesi tarafından bu meslekle bağlantı kurabilecekleri mal ve hizmetler yönünden tescil engeli oluşturması gerektiği ilkesi benimsenmiştir.

Dava konusu işaret ile kapsamındaki mal ve hizmetler arasında bu ilişkinin kurulamaması halinde 556 sayılı KHK'nin 7/1-d maddesi gereğince marka tescil edilebilecek ve tescil sağlanmışsa hükümsüz kılınamayacaktır.

Yani, 556 sayılı KHK'nin 7/1-d maddesi değerlendirilirken ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adların sözkonusu mesleklerle ilişki kurulamayacak mal veya hizmetler için tescilinin mümkün olduğu kabul edilerek sonuca varılmalıdır.

Dava konusu hükümsüz kılınan "..." ibareli markanın 41. sınıfta davalı adına tescil edildiği anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla bir meslek erbabını ifade etmek üzere kullanılan "..."ibaresinden oluşan marka ancak bu meslekle ilişki kurulacak mal ve hizmetler için 556 sayılı KHK'nin 7/1-d maddesi gereğince hükümsüz kılınabilecekse de markanın kapsamındaki eczacı mesleğiyle ilişki kurulamayacak mal ve hizmetler için hükümsüz kılınamayacağından, mahkemece, dava konusu marka kapsamındaki mal ve hizmetlerin hangilerinin eczacı mesleğiyle ilişkili olup olmadığının bilirkişi incelemesi yoluyla tespit edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla, yerel mahkeme hükmünün bozulması..." gerektiği karşı oy ile de;"...6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 1. maddesinde eczacılık mesleği tanımlanmıştır. Aynı Kanun'un diğer hükümlerinde de "..." olabilme, ezcane açılabilmesi ve çalışma koşulları hüküm altına alınmıştır. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'te de eczacılık hizmeti ve eczacıların görev, yetki ve sorumlulukları eczanelerin açılması gibi hususlar düzenlenmiştir.

İşyeri ruhsatı ile tanıtıcı işaretleri kullanımının da ancak bu Kanun ve Yönetmelikte sayılan özellikleri taşıyan eczacılar tarafından edinilip, kullanılabileceği açıktır.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere "eczacı" ibaresi münhasıran 556 sayılı KHK 7/1-d bendi kapsamındaki belirli bir meslek grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan ad ve tanıtıcı işaret niteliğindedir.

Mutlak ret nedenlerinin düzenlendiği 556 sayılı KHK'nın 7/1-(c), (e) ve (f) bentlerinde sayılan tescil engelleri, özellikle markanın kullanılacağı mal ve hizmetler ile ilişkili ad ve işaretler bakımından getirilmiştir. Dolayısıyla, anılan mutlak ret nedenleri markanın üzerinde kullanılacağı "mal ve hizmetlerle ilgili tanımlayıcı nitelikteki" ad ve işaretlerin kimsenin tekeline verilmemesini amaçlamaktadır.

Oysa, söz konusu 7. maddenin (d) bendi kapsamına giren ad ve işaretler için ise üzerinde kullanılacağı "mal ve hizmetle herhangi bir bağlantısı aranmaksızın", anılan bentteki koşulları taşıyan ad ve işaretlerin marka olarak tescili engellenmiştir.

Bu konuda, yurt içi ve yurt dışında marka başvurularını inceleme ile görevli kurumlarca düzenlenen başvuru klavuzları da; ilgili kurum işlemlerinde yeknesaklık sağlanması amacına yönelik olup, kurum kararları yargı denetimine tabi bulunduğundan mahkemelerce emsal alınamayacağı tabiidir.

Uyuşmazlık konusu "Eczacı" ibaresi de münhasıran ve esas unsur olarak 556 sayılı KHK 7/1-(d) bendi kapsamında belirli bir meslek gruplarına mensup olanları ayırt etmeye yarayan ad ve işaret içeren marka niteliğinde olduğundan, eczacılık ile ilgili meslek dallarıyla bağlantılı olup olmadığına bakılmaksızın tüm mal ve hizmetler için tescili mümkün değildir.

Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerle sayın çoğunluğun görüşüne katılamıyoruz. Ancak, davalı aynı zamanda dava konusu "..." markanın tescilli olduğu hizmetlerle ilgili olarak kullanımla ayırt edici hale getirildiğini savunmuştur.

556 sayılı KHK 7/son fıkrası uyarınca "bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar ve hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez."

Bu durumda mahkemece davalının kullanımla ayırt edicilik savunması değerlendirilmeksizin, sadece "..." ibaresini 556 sayılı KHK 7/1-(d) bendi uyarınca tescil edilemeyeceğinden bahisle eksik incelemeye dayalı olarak dava konusu markanın hükümsüz kılınması isabetli olmadığından hükmün bu gerekçe ile bozulması gerektiği düşüncesiyle sayın çoğunluk görüşüne muhalifiz..." görüşünün bildirildiği anlaşılmıştır.

Mahkememizce bozma sonrasında yapılan yargılamada alınan 19.09.2019 tarihli bilirkişi raporunda özetle;"...Davalının ... tescil sayılı "..." markasının tescilli olduğu 41.sınıf hizmetlerin eczacılık mesleği ile ilişkili olmadığı, Davalı her ne kadar "..." ibareli marka ile ilaç ve eczacılık sektöründe dergi basım ve yayım faaliyeti göstermekteyse abone olduğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce dergilerinin alındığı, ödül töreni düzenlediği, davacı ...'nın başkanları tarafından dergiye röportajlar verildiği,

davalının, uzun yıllardır dergi basım ve yayım alanında faaliyet gösterdiği ve bu durumun davacı tarafından da bilindiği hususları göz önüne alındığında davalının markasının faaliyet gösterdiği sektörde kullanımla ayırt edici hale geldiği, bu kapsamda davalının ... tescil sayılı "..." markasının hükümsüzlüğüne karar verilemeyeceği..." sonuç ve kanaatinin bildirildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda davalının markasının dergicilik alanında faal olduğu, etkinlikler düzenlendiği ve her ne kadar zayıf olsa da kullanımla ayırt edicilik kazandığı, hükümsüzlük koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından davanın reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

Katip ... · ¸ Hakim ... · ¸