İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2018/516 K.2019/493

Mahkememizde görülmekte bulunan marka hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekil dava dilekçesiyle; müvekkilinin 2002 yılında ''...'' sloganıyla kurulduğunu, ihtisas sahibi olduğu alanın bitkisel ürünler olduğunu, bu davanın açılmasında müvekkilinin hukuki yararı bulunduğunu, ...

3. FSHHM'nin ... esas sayılı dosyasında ... sayılı 35. sınıfta tescilli ... markasına dayalı olarak müvekkilinin ''...'' ibareli marka kullanımlarının, anılan markalarına tecavüzde bulunulduğu iddiasıyla, markaya tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti, tecavüz teşkil eden fiillerin durdurulması ve sonuçlarının ortadan kaldırılması talebi ile dava açıldığını, ... veya ... ibarelerinin doğrudan doğruya bitkisel/ bitki özlü cildin daha elastik bir özellik kazanması ve çatlakların önlenmesi amacıyla kullanılan kremler ve özellikle gebelikte kullanılan kremler için tanımlayıcı ibareler olduğunu,

bu nedenle asıl marka tesciline imkan bulunmayan ibareler olduğunu, ...

3. FSHHM'nin dosyası ile bu davanın birleştirilerek görülmesi gerektiğini, koşulların oluştuğunu, dava konusu ... sayılı ''...'' ibareli markanın tescilli olduğu, 03 sınıftaki malların tamamı ile 35/06 (mağazacılık) hizmetleri yönünden hükümsüzlük koşullarının mevcut olduğunu, davaya konu ... sayılı ''...'' ibareli markanın 35/06 sınıf yönünden hükümsüzlük koşullarının mevcut olduğunu, dava konusu ... sayılı ''...'' ibareli markanın da hükümsüzlük koşullarının mevcut olduğunu, davalının ..., ... ve ... sayılı markalarının kötü niyetle tescil ettirildiğini, hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğini,

öncelikle markaların 3. Kişilere devrinin önlenmesi yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini, davanın ... 3. FSHHM'nin ... esas sayılı dosyası ile birleştirilmesi yönünde karar verilmesini aksi halde açıklanan nedenlerle, davanın kabulüne karar verilmesini ve markaların hükümsüz kılınmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle, davanın müvekkilinin ikametgahının bulunduğu yer olan İstanbul mahkemelerinde açılması gerektiğini, bu nedenle davanın yetkisizliğine karar verilmesi gerektiğini, müvekkili şirketin 1969 yılında Fransa'da kurulan ve saç/cilt bakımı alanında başarısını kanıtlamış 5 adet markası ile tüm dünyada yüksek düzeyte satış rakamlarına ulaşan ... şirketler grubunun Türkiye'de faaliyet gösteren şirketi olduğunu, 2013 yılından bu yana aktif olarak Türkiye'deki alıcılara hizmet verdiğini,

dava konusu hükümsüzlüğü talep edilen ... ve ... markalarının 1970'li yıllardan bu yana gerek müvekkili şirketin ana firmasının ülkesi olan Fransa'da gerekse dünyanın birçok ülkesinde tescilli olduğunu, markaların uzun yıllardır var olan kullanımları ve dünya çapında kalite sembolü ve tanınmış markalar olduğunu, ... ibaresinin kullanılan sessiz harf sıralamasına göre yabancı kökenli bir ibare olduğunu, bu ibarenin çeşitli dillerdeki sözcüklerde yazıldığında herhangi bir anlamı olmadığnıı, sadece bir iki sözlükte çeşitli bilim dallarına ilişkin belirlemelerde bitki kaynaklı uygulamalarda ön ad olarak kullanıldığını,

ibarenin bitki anlamına geleceğinin Türkiye'de her kesim tarafından bilinemeyeceğini, Türkiye'de en fazla kullanılan dil İngilizcede bitki kelimesinin karşılığının "..., ..., ..., ..." olduğunu, Almanca ve Fransızcada karşılığı olmadığını, arama motorlarına "..." yazıldığında müvekkilinin ürünlerinin çıktığını, davacının hem birleşik kelimeyi parçalara ayırarak anlam yüklemeye çalıştığını hem de birebir aynı olmayan kelimeleri tanımlayıcılık kalıbına sokmaya çalıştığını, ... ibaresinin anlamı olmadığını, müvekkili tarafından tüketiciler nezdinde çok tanınmış ... markalarına ek olarak orijinal olarak tasarlandığını,

bu ibarenin ... kelimesini çağrıştırmadığını, ... ve ... kelimeleri ile 3, 35 ve 06.sınıflarda yer alan emtialar arasında davacı tarafça iddia edildiği gibi sıkı bir ilişki bulunmadığını, ... markasının uzun yıllardan beri müvekkili şirket tarafından gerçekleştirilen kullanımlar nedeni ile markanın belirli bir ayırt edicilik seviyesine ulaştığını, hükümsüzlüğü talep edilen markalarda yer alan bir takım emtia bakımından bu ibarelerin tescil edilmesi halinde halkın yanılacağını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Dosyada taraflarca bildirilen tüm deliller toplanmış, Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtları getirtilmiş, bilirkişi incelemesi yaptırılarak rapor alınmıştır.

TPMK kayıtları incelendiğinde ... tescil numaralı "..." ibareli markanın 03 ve 35 sınıflarda, ... tescil numaralı "..." ibareli markanın 35 sınıfta ve ... tescil numaralı "..." ibareli markanın 03 ve 35 sınıflarda tescilli olduğu anlaşılmıştır.

Mahkememizce alınan raporda bilirkişi heyeti, davalının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ... tescil numaralı "...", ... tescil numaralı "..." ve ... tescil numaralı "..." markalarının sektörel bazda tanımlayıcı olarak değerlendirilemeyeceği, davalı markalarının SMK md. 5/1-c-d-f ve md. 25/1 uyarınca hükümsüzlük şartlarının oluşmadığı, hususlarında görüşlerini bildirmiştir.

Dava, 6769 sayılı SMK hükümleri uyarınca açılmış marka hükümsüzlüğü talebine ilişkindir.

Dava tarihi itibariyle yürürlükte dan 6769 sayılı SMK'nın 4/1 maddesi uyarınca Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Markaların Hükümsüzlüğü SMK md. 25/1’ de “Hükümsüzlük Halleri ve Hükümsüzlük Talebi” başlığı altında düzenlenmiştir. SMK md 25/1 uyarınca; 5’ inci veya 6’ inci maddede sayılan hallerden birinin mevcut olması halinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilecektir. Marka tescilinde mutlak ve nispi red sebepleri hükümsüzlük davasının yasal dayanağını oluşturmaktadır.

SMK md.5/l-c’de.

“Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.”, SMK md.5/l-d’de;” Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.”, SMK md.5/l-f de “Mal veya hizmetin niteliği,

kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.” Marka olarak tescil edilemez ve mutlak red nedenleri arasında sayılmıştır. Yine SMK 6/9'a göre "Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir. hükmüne amirdir.

Davalı markalarının tanımlayıcı unsur içerip içermediği yönünde incelemeler: İzahı yapılan mevzuat kapsamında davalıya ait markaların "Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler" olup olmadığı ve “Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler." olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Alanında uzman bilirkişilerce yapılan incelemede.

"Türk Dil Kurumu Sitesinde yapılan arama sonucunda Güncel Türkçe Sözlük, Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü, Bilim ve Sanat Terimleri Sözlükleri içinde; “...” , “...” , “...l” kelime ve/veya ön ekine rastlanamadığı, söz konusu “...”, “...” ve “...” markalarının toplumun önemli bir kesimi tarafından bilinen İngilizce ve/veya özel bir anlamı bulunmadığı, “...” ibaresini oluşturan ön ekin eski Yunanca’dan Latince’ye geçen tıp alanında kullanılan bir kelime olduğu, ilaç olarak kullanılan dava dışı bir ürünün de “...” kelimesinin Türkçe okunuşu olan “...” olarak tescilli olduğu,

ancak kozmetik sektöründe yaygın dilin İngilizce olduğu ve “...” kelimesinin İngilizce anlamının bulunmadığı, bu sebeple kozmetik sektöründe alışılagelmiş sektöre özel bir çeşidi, cinsi vb. tanımlamadığı birlikte değerlendirildiğinde, “...” kelimesinin sektörel bazda tanımlayıcı olarak değerlendirilmediği, “...” ve “...” ibarelerinin gerek kelimeler bölündüğünde ve gerekse olduğu gibi kullanıldığında bir anlam ifade etmediği, mevzuatta yer aldığı gibi her hangi bir özelliği, çeşidi, cinsi vb. belirtmediği sektörel bazda tanımlayıcı olarak değerlendirilmeyeceği tespit olunmuştur.

Sonuç olarak SMK 5 de öngörülen ve izahı yapılan tescil engellerinin davaya konu markaların tescilli olduğu sınıflar ve kullanıldığı sektör dikkate alındığında sektörel bazda tanımlayıcı ibareler olmadığı SMK 5/1-c ve d kapsamında kalmadığı anlaşılmakla davacının buna dayalı hükümsüzlük talepleri reddolunmuştur.

Kötü Niyetli İddiasınınDeğerlendirilmesi;

Kötü niyetli marka tescili 556 S. KHK'da bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılmamış olmasına rağmen, 6769 sayılı SMK'nın 6/9 bendinde düzenlenmiş bu düzenleme öncesinde doktrinde bir kısım yazarlar tarafından bu durum da hükümsüzlük nedeni olarak savunulmuş, Yargıtay HGK, 16.07.2008 tarih ve 2008/11-501- E., 2008/507 K. Sayılı kararı ile tescilde kötü niyetliliği markanın hükümsüzlüğüne yol açacağı yönünde içtihat oluşturmuştur. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de sonradan vermiş olduğu kararlarda da bu hususu dikkate almıştır.

Kötü niyetli tescil engelinin somut kriterlere oturtturulması sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için daha uygundur. Alman Yüksek Mahkemesine göre; bir marka başvurusunun ahlaka aykırı veya hakkın kötüye kullanımı olarak nitelendirilebildiği hallerde başvuru sahibi kötü niyetli addolunabilecektir (BGH, 20/05/2009 tarihli I ZB53/08 nolu karar). Alman Yüksek Mahkemesinin içtihatlarına göre markanın tescilinde başvuru sahibinin engelleme maksadını ortadan kaldıran ve mazur gösteren nedenler yoksa tescil kötü niyetlidir (Fatih Bilgili, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, Ankara 2006, s.125).

Tacirin ticari hayatı ile ilgili olarak yaptığı işlerde diğer şahıslardan daha çok "özen göstermesi" gerektiği kabul edilmektedir. Tacir devamlı olarak yaptığı işlerle ilgili mevzuatı, ne yapması gerekeceğini tacir olmayan şahıslardan daha iyi bilir ve bilmek zorundadır. Tacirin bilmek zorunda olduğu şeylerin başında ticari hayatı için gerekli olan kanun hükümleri, ticari hayatın gerekleri ve teamülleri ile ticari örf ve adet gelir. Bu bağlamda, başvuru sahiplerinin tacir olması durumunda T.T.K. M.18/f.2 uyarınca "basiretli bir tacir gibi" hareket etme yükümü altında oldukları kabul edilmektedir. Fakat; bu yükümlülüğün çok katı ve sert değerlendirilmemesi her somut olayın özelliğine göre incelenmesi gerekmektedir.

Yine Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kişinin iyi niyet iddiasında bulunamayacağına da şüphe yoktur (TMK. m. 2).

Somut olaya dönüldüğünde her ne kadar davacı davalının marka tescillerinde kötü niyetli olduğunu iddia etmiş ise de yapılan inceleme ve değerlendirmeler dikkate alındığında davalının marka tescillerinde kötü niyetli olduğunun kabulünü gerektirir herhangi bir durumun bulunmadığı, bunu ispata yarar her hangi bir delilin dosyaya sunulmadığı anlaşılmakla bu yöndeki hükümsüzlük taleplerinin de reddine karar vermek gerekmiştir.

Tüm dosya kapsamı yukarıda izahı yapılan mevzuat ve bilirkişi raporundaki değerlendirmeler ile bir bütün olarak ele alındığında; her ne kadar davacı SMK 5 ve 6/9. kapsamında hükümsüzlük talebinde bulunmuş ise de davalıya ait markaların kullanıldıkları sektör ve tescilli oldukları sınıflar yönünden Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler" den olmadığı ve “Mal veya hizmetin niteliği,

kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler içermediği ( "..." ibaresinin bitki anlamına geldiği kabul olunsa bile 03/35 sınıflar yönünden kullanımının ayırt edici olarak kabulünün gerektiği SMK 5 kapsamında değerlendirilemeyeceğine kanaat getirilmiştir.), markalarda yer alan ibarelerin toplumun önemli bir kesimi tarafından bilinen İngilizce ve/veya özel bir anlamı bulunmadığı gibi sektörel bazda tanımlayıcılığının bulunmadığı davalının marka tescillerinde kötü niyetli olduğunun ispatlanamadığı anlaşılmakla davacının sübut bulmayan davasının reddine karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.