İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2019/97 K.2020/47

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin 1960 yılından bu yana ...

İşletmesi olarak faaliyet gösterdiğini, ... ibareli markanın TPE nezdinde çok sayıda tescilinin bulunduğunu, bu markayı yaklaşık 25 yıldır tescilli olarak kullandığını, www.....com internet alan adını ise 2002 yılından beri kullanmakta olduğunu, davalı tarafın ise 2005 yılında kurulduğunu, ... bölgesinde tatlıcılık ve pastacılık, market işletmeciliği ile uğraştığını iddia ettiği ve müvekkilinin ... markasından esinlenerek ... tabelası altında mağazalar açtığını, müvekkilinin internet sayfasından esinlerek www.....com.tr internet sitesini de kullanmaya başladığı,

2008 yılında davalıya ihtarname gönderildiğini, ancak davalının kullanımına devam ettiğini, davalı yan adına tescil edilen markanın gerçek hak sahibin müvekkili şirket olduğunu, davalının müvekkilinin yaratmış olduğu prestijden yararlanarak ve kötüniyetli olarak davaya konu markayı kullandığını, bu markaların müvekkiline ait markalar ile iltibas yarattığını, davalının ticaret ünvanın da iltibas meydana getirdiğini" iddia ile davalı adına tescilli ... no' lu "... + şekil", ... no' lu "... mağazacılık fabrika satış mağazası" , ... no' lu "..." ibareli markaların hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini,

davalının www.....com.tr alan adı bakımından internet sitesine erişimin engellenmesini, verilecek kararı gazetede ilanına karar verilmesini talep ve dava ettiği anlaşılmıştır.

Davalı vekilinin cevap dilekçesinde özetle, ... 2. FSHHM' nin ... Esas sayılı dosyası nedeniyle derdestlik durumunun söz konusu olduğunu, davacıya ait ... ibareli markaların hükümsüzlüğü için ...

3. FSHHM' nde açılmış olan 2009/42 sayılı davanın bekletici mesele yapılması gerektiğini, markalar arasında sınıfsal bir ayniyet ya da bağlantı bulunmadığını müvekkiline ait olup hükümsüzlüğü talep edilen ... no' lu markanın 30 ve 31. sınıflarda, ... no' lu markanın 41. sınıfta, ... no' lu markanın ise 43. sınıfta tescil edildiğini, davacıya ait markalar ile müvekkiline ait bu markalar arasında iltibasın söz konusu olmadığını, markaların bir bütün olarak değerlendirilmesini gerektiğini, davacının kötüniyetli olduğunu, davacı taraf markasının tanınmış marka olmadığını, tarafların faaliyet alanlarının da farklı olduğunu,

davacı tarafın ticaret ünvanına dayalı iddialarının yerinde olmadığını, sessiz kalma yoluyla hak kaybının söz konusu olduğunu beyanla davanın reddine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır. reddini istemiştir.

Dava, 556 sayılı KHK hükümleri uyarınca açılmış marka hükümsüzlüğü, sicilden terkin talepli davadır.

Mahkememizce yapılan yargılama sonunda "...Davanın reddine..." dair karar verildiği, verilen kararın temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 15.06.2016 tarih ve 2015/10484 esas, 2016/6623 sayılı kararı ile "...

Usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanmasına...." karar verildiği, davacı vekilinin süresi içerisinde karar düzeltme talebinde bulunduğu bunun üzerine Yargıtay 11.Hukuk Dairesi'nin 20.12.2018 tarih ve 2016/10331 esas-2018/8143 karar sayılı kararı ile ;"...mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere ve dava konusu ... sayılı markanın kapsadığı hizmet sınıfı ile diğer dava konusu ... ve ... sayılı markaların kapsadığı aşağıda (2) nolu bentte belirtilen mal ve hizmet sınıfları dışında kalan sınıflar bakımından davacı markalarının farklı sınıflarda tescilli olmasına göre,

davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen sair karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

Ancak, 556 sayılı KHK’nın 8/1- (b) ve 42. maddelerine dayalı hükümsüzlük davasının tescilden itibaren 5 yıllık hak düşürücü süre içinde açılması gerekli olup, kötü niyet halinde hak düşürücü süre uygulanmaz. Dava konusu ... ve ... sayılı markalar hakkında hükümsüzlük davası tescilden itibaren 5 yıllık hak düşürücü süre içerisinde açıldığı halde mahkemece sessiz kalma yoluyla dava hakkının yitirildiğine dair gerekçe isabetli değildir.

Öte yandan, davacı markaları ile dava konusu markalar asıl unsurları ‘’...’’ ibaresi ve bu ibareden türetilen kelime olan markalarıdır. Bu ürünlerin ortalama alıcıları nezdinde dava konusu markalar arasında ilişkilendirilme ihtimalini de içerecek şekilde iltibas tehlikesine yol açacak nitelikte benzerlik bulunduğunun kabulü gerekir. Bu durumda, mahkemece anılan markaların kapsadığı 30 ve 35. sınıflar bakımından aynı ya da benzer tür olup olmadıkları yönünden değerlendirme yapılarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, işaretlerin benzer olmadığının kabulü doğru görülmemiştir.

Ayrıca, davalı adına tescilli "www.....com.tr" alan adının 23.03.2007 tarihinde davalıya tahsis edildiği belirtilmiştir. Bu tarihten önceki bir tarihte davacı adına tescilli ticaret unvanı ve alan adı ile marka tescilinin bulunması karşısında davalının alan adı tahsis ve kullanımının haklı nedene dayalı bir kullanım olduğundan söz edilemeyeceğiden, bu yöne ilişkin talebin de kabulü gerekirken reddi doğru görülmediğinden davacı vekilinin karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemizin 2015/10484 Esas 2016/6623 Karar sayılı ilamının bu bentte belirtilen 2006/10665 ve 2009/70043 sayılı markalarda 30 ve 35. sınıflara ilişkin olarak kaldırılması suretiyle davacı yararına bozulması gerektiği...." şeklinde karar verildiği anlaşılmıştır.

Tüm dosya kapsamı Yargıtay Bozma İlamı doğrultusunda değerlendirildiğinde;

Uyuşmazlığın kısmen teknik yönü gözetilerek yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda 16/12/2014 tarihli raporda sonuç olarak, "... markasını davacı tarafın ağırlıklı olarak 29. sınıftaki et ürünlerinde ve 30. emtia sınıfında yer alan alt kategorideki tatlı ürünleri bakımından kullandığı, davalı tarafın ise ... markasını ağırlıklı olarak 30. Emtia sınıfında kullandığı, ... markası üzerindeki eskiye dayalı kullanım ve gerçek hak sahipliğinin, ilk kullanım ve tescil olması nedeniyle davacı tarafa ait olduğu, davacının markası ile davalıya ait ... ve ... no' lu markalar arasında sınıfsal benzerlik bulunduğu,

davalının internet sitesinde pastacılık, unlu mamüller, tatlı çeşitleri üzerinde faaliyet gösterdiği, ... markasının davalı tarafça pasta, tatlı çeşitleri ve unlu mamüller emtiası üzerinde kullanıldığı" görüşü açıklanmış, 10/03/2015 havale tarihli ek raporda ise sonuç olarak, "davalıya ait ... "...+ şekil" markasının davacıya at ... no' lu ... markası ile benzer olduğu, 30. sınıf içindeki alt sınıfı kapsadıkları malların benzer nitelikte değerlendirilebileceği, davalıya ait ... no' lu "...

Mağazacılık Fabrika Satış Mağazası" ibareli markanın davacıya ait ... no' lu "..." markası ile ayırd edilemeyecek ölçüde benzer olduğu, davalıya ait markanın 41.sınıfta tescil edilmediği, tescil edilen sınıflar yönünden benzerlik olmadığı,

... no' lu bu markanın davacıya ait ... no' lu ... markasının kapsadığı mal ve hizmetler ile benzer nitelikte değerlendirilebileceği ve davalıya ait ... no' lu ... ibareli markanın da davacıya ait ... no' lu ... markası ile benzer olarak nitelendilebileceği, restaurant hizmetleri ile malların bir araya getirilmesi hizmetlerinin benzer nitelikte değerlendirilebileceği" görüşü açıklanmış, nihayet 05/05/2015 havale tarihli ek raporda ise sonuç olarak, "davacı ... şirketinin 17/05/1995 tarihinde ...' nda kurulduğu, lokantacılık faaliyeti ile uğraştığı, yemek, kasap ve tatlılar ürettiği, şirket faliyetlerinde ... ve ... ibarelerini kullandığı,

şirket kurulmadan önce şirkeitn hakim ortağı ...' nın 1990 yılından şirketin kurulduğu tarihe kadar ... adı ile faaliyet gösterdiği, davalı şirketin 2005 yılında ...' te kurulduğu, şirketin esas faaliyeti olarak unlu ve sütlü tatlılar üretimi ve satışı olmakla beraber taze ve dondurulmış mantı, yufka, pasta çikolaya şekerleme kuruyemiş gibi ürün imalat - satışının da bulunduğu, davalı şirketin 2007 itibariyle 17 şubesinin mevcut olduğu, ancak bugün itibariyle şubesinin bulunmadığı, davalı şirket kurulmadan önce davalı şirket ortaklarından ...' un 2004-2005 yıllarında ... imalatı adıyla faliyette bulunduğu" görüşü açıklanmıştır.

Buna göre davacı ve davalının markalarının tescilli oldukları sınıflar karşılaştırıldığında, benzer olan sınıflarda mal ve hizmetler tespit edilmiş olup, benzer olanlar yönünden davalı markalarının davacı markalarıyla karıştırılma ihtimaline neden olacağı, farklı sınıfta mal ve hizmetler için tescil edilen davalı markası açısından ise karıştırılma ihtimali doğmayacağı sonucuna varılmıştır. Öte yandan davalının internet sitesindeki ibarenin kullanımının haklı bir nedene dayanmadığı anlaşılmıştır.

Davanın kısmen kabulü ile , davalıya ait ... tescil nolu ...+şekil ibareli markanın tescilli olduğu sınıflarda yiyecekler için çeşni ve lezzet vericiler, şekerlemeler, lokumlar, helvalar, çikolatalı ürünler alt sınıfları bakımından kısmen hükümsüzlüğüne, davalıya ait ... tescil nolu ... mağazacılık fabrika satış mağazası ibareli markanın hükümsüzlüğü talebinin reddine, davalıya ait ... tescil nolu ... ibareli markanın tescilli olduğu sınıflarda müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alınması için malların bir araya getirilmesi,

yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri alt sınıfları bakımından kısmen hükümsüzlüğüne, davalı adına tescilli www.....com.tr alan adının erişiminin engellenmesine, hüküm kesinleştiğinde hükmün üç gazateden birinde bir kez ilanına karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.

Katip ... · ¸ Hakim ... · ¸