İstanbul Anadolu 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2017/79 K.2021/197

T.C. İstanbul Anadolu 1. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO

2017/79 Esas

KARAR NO : 2021/197

DAVA

Marka (Maddi Tazminat İstemli)

DAVA TARİHİ : 11/05/2017

KARAR TARİHİ : 11/11/2021

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davasının yapılan açık yargılama sonucunda;

İSTEM / Davacı vekili dava dilekçesini duruşmada ---- ----faaliyetlerine devam ettiğini, davalı ------- başladıklarını, davacı şirketin "----- tarihinde tescil edildiğini,---- mal ve hizmetlerde kullanıldığını, davalının aynı ----- sınıflarda----ettirmek için başvuruda bulunduğunu, davacı tarafından marka başvurusuna itiraz edildiğini, davalıya ------ yevmiye numaralı ihtarnamesi ile markaya tecavüz ve haksız rekabet eylemlerini durdurması için ihtar gönderildiğini, davalının da davacı gibi ------ alanında faaliyet gösterdiğini, aynı markayı ------- kullandığını, ayrıca ----- esas unsur olarak kullandığını,

bu durumun ---- ve TTK hükümlerine göre marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini belirterek, davalının davacının marka hakkına tecavüzünün önlenmesine ve menine, ------ terkinine, davacıya ait markanın yer aldığı davalının ---- sökülmesine,

----, kararın masrafı davalıdan alınmak ---- ilanına, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak şartıyla şimdilik SMK'nun 151/2-b maddesi uyarınca hesaplanacak -------tazminatın ve fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak şartıyla ---- ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak şartıyla 1.000,00 TL itibar tazminatının ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

DAVAYA CEVAP / Davalı vekili cevap dilekçesini duruşmada ----- davalı şirketin ---- fiili olarak ------ tarihinden-----olarak kullandığını, davalı ------------ bulunmuş ve tanınmış olduğunu, ------ değiştirdiğini, ---- tahsis edildiğini, sözkonusu tahsisin hala devam ettiğini, davalının önceye dayalı hak sahibi olduğunu, bu ----- ----- ----- olduğunu, bu nedenle davacının markası tescilli olsa bile davacının davalının bu ibareyi kullanmasının engellenemeyeceğini belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERVEGEREKÇE / Dava, davacı adına ------- tespiti ve men’i, tescilli marka ---- ---- terkini ve ile maddi, manevi tazminat ve itibar tazminatı davasıdır.

Taraflara ait----- getirtilmiş olup, incelendiğinde; davalı ------ kaydedildiği,------ tarihinde unvan değişikliği-------- unvanını aldığı, davacı ------- kaydedildiği tespit edilmiştir.

Taraflara ait marka tescil kayıtları dosya içine getirtilmiş, incelendiğinde; davacının ---- markasının---- davalının ---- ---- başvuru yapıldığı, yargılama sırasında tescil edildiği tespit edilmiştir.

----- tarihinde davacı adına tahsis ---- --- tarihinde silindiği tespit edilmiştir.

Dosyaya ------ kayıtları getirtilmiş, incelendiğinde; ----- tarihinde tescil ve ilan olunduğu----- nedeni ile terkin edildiği, sözkonusu------ devralındığı, ------- ------- terkin olduğu, tam bölünme nedeniyle kurulan şirketlerin----- ----- olduğunun bildirildiği görülmüştür.

Davacının davalıya gönderdiği ---------- numaralı ihtarname ile marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil eden eylemlerin 5 gün içinde durdurulmasının ihtar edildiği, ihtarnamenin davalıya 08/12/2016 tarihinde tebliğ edilmiş görülmüştür.

Tarafların delilleri toplandıktan sonra; dava konusu----- ---- -----" ibaresinin davalı tarafça marka olarak kullanılıp, kullanılmadığı, kullanım tarihi, kullanım şekli ve davacının marka tescil kayıtları incelenerek, davalının, davacı tarafın markası ile iltibas yaratan kullanımın bulunup bulunmadığı konusunda ------------- tarihli bilirkişi ----- kullanıldığı ------------------- mevcut-------- kayıtlarının tutulmadığı,----- davalı firmanın ----- tarihinde -------- ticaret unvanında yer aldığı,------yılında alan şirketin davalı şirket ile bir bağlantısının bulunmadığı,

"----- tarihinin davacının marka tescil başvurusundan------ adının davalı firma tarafından kullanıldığı, ------- devralınmış olması halinde davalının "------- gideceği, ----- fiilen sona erdiği, bu firma ile davalı şirket arasında ------- yapılmadığı tespit edilememişse de, alan adının ------- davalı tarafından kullanıldığı, alan adının yılık ücretlerinin davalı firma defterlerinde yer alıp almadığının tespiti hususunun Mahkeme'nin takdirinde olduğu, dosyaya----- adına ------- takdirinde olduğu yönünde görüş bildirmiştir.

---- sorulmuş, ----cevabi yazıda; -----------, herhangi bir---- halinde 24/08/2022 tarihine kadar mevcut sahip adına kayıtlı olacağı bildirilmiştir. Bu ----- sonra bilirkişi heyetinden ek rapor istenilmiş, dosyaya sundukları 17/12/2018 tarihli ek raporda; davalı firmanın, davacı firmaya ai----------- davacı ------ mal ve--- adının dava dışı şirket adına tescilli olduğuna dair görüş bildirmişlerdir.

Davalıya --- sonuçlanmış olduğu tespit edilmekle, bu marka kaydı da incelenerek her iki tarafın markalarının tescilli oldukları mal ve hizmetler karşılaştırılmak suretiyle davalının kullanımının davacının marka haklarına tecavüz teşkil edip etmediği hususunda rapor aldırılmasına karar verilmiş olup, ---- raporu ile; davacı------- --- ------ tarihinden itibaren tescil ettirerek kullandığı, davalı şirketin 01/04/2009 tarihinde ------ kuruluş esnasında --- unvanında ---- almadığı, bu ibarenin ----unvanına ---- tarihinde eklendiği,------ ------ içeren firmanın, bilahare başka bir firma ile birleşerek ---- edildiği,

birleşen firmanın tam bölünme ile 3 ayrı firmaya bölündüğü,----- davalı şirkete 02/02/2012 tarihinde hissedar olduğu, -----ifade edilmiş olan ---- ile davalı şirket arasında bir işbirliği ve ticari ilişkinin mevcut olduğunun anlaşıldığı, ancak bunun------- ---- firmanın farklı şirketler olduğu, bu firmaların ortaklarının aynı almasının markanın gerçek hak sahipliği iddiasına ilişkin takdir hakkının mahkemeye ait olduğu, davacı adına ----- markalarının --- oldukları, söz konusu ürün ve hizmetlerin hitap ettiği kitlenin uzman, alanında bilgilenmiş ---- ettiği, ----nezdinde iltibasın meydana gelmesi ihtimalinin olduğu,

davalı şirketin ------ bulunan ---- kapsamı dışında ---- ---- biçimlendirilmemiş halde malzemeler:------- davacının tescilli marka hakkına tecavüz teşkil edeceği yönünde görüş bildirmişlerdir.

Mahkememizce davacının maddi tazminat talebiyle ilgili davalı tarafın elde ettiği gelirin tespiti için davalının markayı ilk kullanmaya başladığı bilirkişi raporu ile tespit edilen ----- yılından dava tarihine kadar olan döneme ait --- incelenmesi yönünde --- dosya ile bir marka uzmanı ve bir muhasip bilirkişi heyetinden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladıkları 24/08/2020 tarihli raporda;

davalının marka kullanımının davacının tescilli markasına tecavüz teşkil ettiği, 2013-2017 yılı ticari defterlerinin incelemede, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesinde belirtilen defterlerin usulüne uygun tutulduğu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesinde belirtilen defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerinin ilgili yasal mevzuata uygun olduğu, söz konusu defterlerin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Ticari defterlerin ibrazı ve delil olması başlıklı 222. maddesinde aranan koşulları taşıdığı,

davalı ----------- ------ürünleri ile ilgili elde ettiği gelirlerin hesaplandığı, buna göre; dönem net karı veya zararının ---- yönünde görüş bildirmiştir.

Davalı vekili rapora itiraz ederek vergi giderlerinin hesaplanan tazminattan mahsup edilmediğini belirtmiş ve bu döneme ait vergi ödemelerine ilişkin beyannameleri dosyaya sunmuş, ayrıca ---- Mahkemesi'nce inceleme günü tayin edilmeden doğrudan bilirkişilere davalı iş yerinde inceleme yetkisi verilerek rapor aldırtıldığı anlaşılmakla, yeniden inceleme günü verilip taraflara tebliğ edildikten sonra talep edilmesi halinde bilirkişilere yerinde inceleme yetkisi verilerek rapor alınması için ----- Talimat sayılı dosyası ile inceleme günü tespit edilerek davalı tarafa tebligat yapıldığı halde, davalı vekilinin verilen kesin süre içinde ticari defter ve belgeleri sunmadığı ve yerinde inceleme talebinde de bulunmadığı anlaşıldığından ek rapor alınamamıştır.

Davalı vekilinin---- tarihli dilekçesi ile müvekkilinin merkezinin ---- taşındığını belirterek incelemenin burada yapılmasını talep etmişse de, davalı vekilinin dilekçesine ekli------ incelendiğinde davalı şirketin --- 10/01/2020 tarihinde alındığı, mahkememizce --- yazılarak ek rapor alınmasına dair ara kararın davalı vekilinin de katıldığı 22/09/2020 tarihli duruşmada verildiği ve talimatın yazıldığı, davalı vekilinin şirket merkezinin değiştiğine dair dilekçesini ise 07/10/2020 tarihinde mahkememize sunduğu, talimat mahkemesine bu konuda bir bildirim yapmadıkları anlaşıldığından,

talimat Mahkemesine süresinde bu konuda beyanda bulunmadıkları, aradan geçen uzun süreye rağmen talimat yazılmasına dair ara kararı verilirken bu hususu bildirmediklerinden ve davacı tarafça davalı tarafa bu konuda yeniden süre verilmesine muvafakat edilmediğinden talebin reddine karar verilmiştir.

Davalı vekili ---- başlıklı, ----- tarihli sözleşme aslını sunmuşsa da, sözleşmenin ----bulunmaması nedeniyle her zaman düzenlenebileceği ve uzun süren yargılama sürecinin başında ibraz edilmemiş olması nedeniyle, her dava açıldığı tarihteki duruma göre değerlendiriliceğinden bu belgeye itibar edilmemiştir.

Davacı vekili 02/04/2021 tarihli ıslah dilekçesinde özetle; fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, maddi tazminat yönünden taleplerini---- arttırarak, toplam maddi tazminat talebini 1.986.499,07 TL olduğunu ve toplam dava değeri 1.988,499,07 TL ' nin ticari faiz işletilmek koşuluyla tahsilini talep ettiklerini bildirmiştir.

Sınai Mülkiyet Kanununun 29. maddesinde, SMK'nun 7/2-b maddesi uyarınca tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle----------- marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi --- sahibinin izni olmaksızın kullanılması, marka hakkına tecavüz olarak tanımlanmıştır. Yine Sınai Mülkiyet Kanununun 149. maddesinde marka hakkına tecavüz edilen marka sahibinin fiili tecavüzün olup olmadığının tespitini, muhtemel tecavüzün durdurulmasını, tecavüz fiillerinin durdurulmasını, tecavüzün kaldırılmasını, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabileceği düzenlenmiştir.

Somut olay incelendiğinde, taraflara ait marka tescil kayıtları, -----, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamı ile; davalının, davacı ------ markasının tescil kapsamında olan -------- aynen ticari faaliyetlerinde ve dava dışı şirkete ait ---- içeriğinde ticari etki yaratacak şekilde kullandığı,

davalının markasında yer alan şekil unsuru ile davacının markasındaki şekil unsurları birbirinden farklı olsa da, tüketicilerin genellikle iki markayı bir arada görmedikleri, daha önce gördükleri markayı ---- kaldığı kadarıyla hatırladıkları, bu nedende özgün ve ayırt ediciliği -------- kelime unsurları birebir aynı olan markaların şekil unsurlarının farklı olmasının markaların karıştırılmasını önleyemeyeceği, davacının markasının tescilli olduğu mal ve hizmetler ile davalının markayı kullandığı mal ve hizmetlerin alıcıları -------- aynı kelimden oluşan markaların karıştırılması,

en azından aralarında bağlantı kurulması ihtimalinin mevcut olduğu, davalı adına yargılama sırasında ------ davaya ------- müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için bu malların bir araya getirilmesi ---- kullanmaya başladığı tarihin davacının marka tescil tarihinden çok sonra olduğu,------- tarihinde, yani davalının kullandığı alan adından daha önce tahsis edildiği, davalının-------- kullanmaya başladığının tespit edildiği,

bu ----- alan adının davalıya ait olmaması nedeniyle tahsis tarihinden itibaren bu alan adını kullandığının kabul edilemeyeceği, alan adının sahibi olan ----- davalı şirket arasında -------- markasını davalıdan daha önce kullanmaya başladığı, davalının bu markayı kullandığı mal ve hizmetler için marka üzerinde hiç bir yasal hakkı bulunmadığı, bu nedenle davalının eyleminin davacının marka haklarına tecavüz niteliğinde olduğu kanaatine varılmıştır.

Her ne kadar davacı taraf itibar tazminatı talebinde bulunmuşsa da, SMK'nun 150/2. maddesinde itibar tazminatı talep edilebilmesinin şartları sayılmış olup, marka hakkına tecavüz edenin hakka konu ürün veya hizmetleri kötü şekilde kullanılması veya üretilmesi, bu şekilde üretilen ürünlerin temin edilmesi yahut uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda sınai mülkiyet hakkının itibarının zarara uğramış olması gerektiği, ancak davacının davalıya ait --- markasını davacı gibi ----- üzerinde kullandığı, kötü bir kullanımın söz konusu olmadığı, satışa sunulan ----- üretildiğini veya piyasaya sürüldüğünü ispatlayacak bir delil de sunulmadığı anlaşıldığından, itibar tazminatı koşullarının oluşmadığı kanaatine varılmıştır.

Davacı taraf davalı tarafça kullanılan-----; bu alan adının halen davalı adına tahsisli olmadığı, bu nedenle davalının bu taleple açılan davada taraf sıfatının bulunmadığı, bu hususun dava şartlarından olduğu ve mahkemece resen dikkate alınması gerektiğinden, alana adının terkini davasının HMK'nun 114/1-d ve 115/2. maddeleri uyarınca usulden reddine karar vermek gerekmiştir.

Davacı taraf marka haklarına tecavüz edilmesi nedeniyle davalının elde ettiği gelire göre maddi tazminat hesaplanmasını talep etmiş, bu konuda alınan ilk bilirkişi raporunda daha sonra davalı tarafın itiraz ettiği gibi vergi giderleriyle ilgili bir inceleme yapılmadığı gibi, marka uzmanı bilirkişi görevlendirilmesine rağmen markanın satışlara etkisi konusunda da bir tespit yapılmadığı, esasen bilirkişi incelemesinin inceleme günü tespit edilmeden yapılması nedeniyle usulüne uygun bir inceleme de olmadığı anlaşıldığından,

yeniden bu konuda davalının ticari kayıtlarının incelenmesi konusunda karar verilmişse de davalı tarafça kesin süre içinde ticari defter ve belgeler incelemeye sunulmadığından ve davacı taraf davalıya bu konuda yeniden süre verilmesine muvafakat etmediğinden bu konuda yeniden inceleme yapılamamıştır.

Ancak tazminat hesaplamasıyla ilgili alınan raporda, davalının markayı kullanmaya başladığının tespit edildiği 2013 yılından dava tarihine kadar olan dönemde tecavüz konu olan ürünlerin satışından 1.986.499,07 TL gelir elde ettiği tespit edilmiştir.

Davacı taraf bu hesaplamaya göre davasını ıslah etmişse de, elde edilen bu gelirin tamamının dava konusu markadan kaynaklanmış olamayacağı, davalı vekilinin vergi beyannamelerindeki vergilerin mahsup edilmesi gerektiğine dair itirazlarının incelenemediği, markanın satışlara etkisinin tespit edilemediği,

davalının ürünlerinin kalitesinin ve verilen hizmetin de satışlara etkili olacağı, bu nedenle eldeki verilerle tazminat tutarının kesin olarak tespitinin mümkün olmadığı anlaşılmakla, TBK'nun 50. maddesi uyarınca maddi tazminat mahkememizce takdir edilmiş, markanın kullanıldığı süre, davacının markasının tanınırlığı, davalının kusur derecesi ve ürün satışlarına markanın etkisi gibi etkenler dikkate alındığında 500.000,00 TL maddi ve 1.000,00 TL manevi tazminatın hakkaniyete uygun olacağı kanaatine varılmakla, davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM /Yukarıda açıklanan nedenlerle ;

Davanın KISMEN KABULÜNE KISMEN REDDİNE,

Davalının davacıya ---- markasıyla ilgili iltibasa yol açacak şekilde --- davacının markasının tescilli olduğu --- sınıftaki bu sınıfa dahil biçimlendirilmemiş halde malzemeler---- gerçekleştirdiği davacının marka hakkına tecavüzünün ÖNLENMESİNE VE MEN' İNE,

Davalının --- kaynaklanan kullanım hakları saklı kalmak kaydıyla davalı tarafça "---- ibaresinin -----olarak kullanıldığı tecavüze konu olan ve davacının markasının tescili kapsamında kalan " ------, bu ürünlerle ilgili-------- TOPLATILMASINA, karar kesinleştiğinde masrafı davalıdan alınmak suretiyle İMHASINA,

500.000,00 TL maddi tazminatın ve 1.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacının fazlaya ilişkin 1.486.499,07 TL maddi tazminat talebinin ve 1.000,00 TL itibar tazminatı talebinin REDDİNE,

Karar kesinleştiğinde kararın masrafı davalıdan alınmak suretiyle ------ birinde bir ------

------ alan adının terkini talebinin HMK' nun 114/1-d ve 115/2. maddeleri uyarınca HUSUMET nedeniyle REDDİNE,

Alınması gereken 34.223,31 TL harçtan peşin alınan 33.958,61 TL harcın mahsubu ile bakiye 264,70 TL harcın davalıdan tahsili ile Hazine'ye gelir kaydına,

Davacı vekiline markaya tecavüzün tespiti, önlenmesi ve men' i sonuçlarının ortadan kaldırılması davası üzerinden ------- ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

Davacı vekiline maddi tazminat davasının kabul edilen kısmı üzerinden---- vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

Davacı vekiline manevi tazminat yönünden davanın kabul edilen kısmı üzerinden -----gereğince takdir olunan ---- vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

Davalı vekiline reddedilen itibar tazminatı davası üzerinden--- gereğince takdir olunan 1.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

Davalı vekiline maddi tazminatın reddedilen kısmı üzerinden ----- gereğince takdir olunan 84.827,50 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

Davacı tarafından yatırılan 33.958,61 TL peşin harç (ıslah harcı dahil) ve 31,40 TL başvurma harcı olmak üzere toplam 33.990,01 TL harç giderinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

Davacı tarafından yapılan 645,80 TL tebligat ve müzekkere masrafları ile 5.500,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 6.145,80 TL yargılama giderinden, davanın kabul ve red oranına göre (%63) 3.871,85 TL'nin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, bakiye (%37) 2.273,95 TL'nin davacı üzerinde bırakılmasına,

Davalı tarafından yapılan 20,40 TL yargılama giderinden davanın red ve kabul oranına göre, (%37) 7,54 TL'nin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine, (%63) 12,86 TL'nin davalı üzerinde bırakılmasına,

Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde ilgililere iadesine,

Dair; davacı vekili ile davalı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren yasal 2 haftalık süre içersinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup, usulen anlatıldı.