İstanbul Anadolu 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2018/287 K.2020/9

T.C. İstanbul Anadolu 1. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

KARAR

ESAS NO

2018/287 Esas

KARAR NO : 2020/9

DAVA

Markaya Tecavüzün Men'i, Markanın Ticaret Unvanından Terkini, Maddi ve Manevi Tazminat

DAVA TARİHİ : 25/12/2013

KARAR TARİHİ : 28/01/2020

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan markaya tecavüzün men'i, markanın ticaret unvanından terkini, maddi ve manevi tazminat davasının yapılan açık yargılama sonucunda;

İSTEM / Davacı vekili dava ve ıslah dilekçesini duruşmada tekrarla; davacıya ait ----- ibareli markanın --- bu yana fiilen kullanıldığını ve ---------" denilince davacının akla geldiğini, bu markanın çeşitli versiyonlarda ------- tescil ve başvuru numaraları ile TPE nezdinde davacı adına ---.sınıfta tescilli olduğunu, davalının ticaret unvanında yer alan "----" ibaresini markasal olarak reklamlarında, ticari evraklarında, poşetlerde, tabelasında ve internet sitesinde kullanmak suretiyle davacı markasına tecavüz ettiğini, davacı ile aynı ürünleri pazarladığını, davalının kötü niyetli olduğunu,

meydana gelen tecavüz nedeniyle davacı şirketin zarara uğradığını, bu sebeplerle davalının ticaret unvanından ---- ibaresinin terkinine, marka hakkına tecavüzün önlenmesi için katalog, broşür, ambalaj malzemeleri, fatura, irsaliye, tabela, materyal, makine ve araç gereçlere el konulmasına,----- alan adının iptaline,1.000,00 TL maddi ve 5.000,00 TL manevi tazminatın ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili 30/04/2015 tarihli ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini artırarak, 56.900,00 TL maddi tazminat talep ettiklerini bildirmiştir.

DAVAYA CEVAP / Davalı vekili cevap dilekçesini duruşmada tekrarla; davacının taleplerinin zamanaşımına uğradığını, davalının dava konusu ibareyi sadece ticaret unvanı olarak kullandığını, bununla davacının markası arasında büyük farklılıklar bulunduğunu, karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını, davacı ile davalının farklı bölgelerde faaliyet gösterdiklerini, bu sebeplerle açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERVEGEREKÇE / Dava davacı adına tescilli ----- markasının davalı tarafından ticaret unvanında markasal kullanımı ve alan adında kullanılması sebebiyle meydana geldiği iddia edilen tecavüzün men'i ve markanın ticaret unvanından terkini ile maddi ve manevi tazminat davasıdır.

Davacının "----- ticaret unvanını ---- tarihinden itibaren kullanmaya başladığı, davalı şirketin ise -----" unvanı ile 14/10/2005 tarihinde ticaret sicile tescil edildiği, 18/10/2010 tarihinde ise unvan değişikliği yaparak "-------- unvanını aldığı anlaşılmıştır.

Davacının marka tescil kayıtları dosya içine getirtilmiş, davacının ilk tescil ettirdiği markası olan ---- tescil numaralı "-----." markasının --- tarihinde başvurusunun yapıldığı, markanın 31/12/2007 tarihinde tescil edildiği, ayrıca davacı adına tescilli diğer ----------- tescil numaralı markaların da esas unsurunun "---- olduğu tespit edilmiştir.

Davalıya ait "----- müzekkere yazılmış, alan adının --- tarihinde tahsis edildiği bildirilmiştir.

Davacı tarafından davalı aleyhine Mahkememizin (Kapatılan İstanbul Anadolu ------.FSHHM) ----- Karar sayılı davada yapılan yargılama sonucunda, davanın kabulü ile, davalının ticaret ünvanında---- kelimesinin ticaret sicilinden terkinine, davacının marka hakkına tecavüz eden davalının tecavüzünün men'ine, davalıya ait --------ibareli alan adının kullanılmasının engellenmesine,

5.000,00 TL manevi ve 56.900,00 TL maddi olmak üzere toplam 61.900,00 TL tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiş olup, karar Yargıtay ----.Hukuk Dairesinin ---tarih, --- Esas, 2018/1569 Karar sayılı ilamı ile "Davalı vekili, davalı tarafça ----- ibaresinin ------ tarihinden beri kullanıldığını savunarak, dosyaya------ilanına ilişkin belge ibraz etmiştir.

Tarih taşımayan bu ilanda, davalı şirketin ortağı olan ----“-------------kaydının yapıldığı ve bu hususun ilan edildiği belirtilmektedir. Söz konusu ilanda tarih bilgisine yer verilmediğinden ----ilgili kaydın tarihinin sorulması ve davalı şirket ortağı olan -------adına olan kayda ilişkin bilgi ve belgelerin getirtilmesi, davalı şirket ortağının “----” ibaresini kullanımının tespit edilmesi gerekmektedir.

Böylece, davalı şirketin ortağı olan ---- kaydının davalıya öncelik hakkı tanıyıp tanımayacağının, bu hususun davaya etkisinin değerlendirilmesi sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve değerlendirmeye dayalı, davalının bu konudaki savunması hakkında bir gerekçeye yer verilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

Davacı vekili, dava dilekçesinde ve 12/11/2014 tarihli celsedeki beyanında maddi tazminat talebini açıkça davalının markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazanca yani 556 sayılı KHK'nin 66/b maddesine dayandırmıştır. Mahkemece bilirkişi raporu esas alınarak davalının------elde ettiği kârın davacının maddi zararı olduğu kabul edilerek taleple bağlı kalınarak maddi tazminat talebinin kabulüne karar verilmiştir.

Ancak, davalı -------- markalı ürünlerin satışını yaptığını, davalının elde ettiği kazancın da bu markalı ürünlerin satılması sebebiyle oluştuğunu savunmuş olup, sunulan fatura ve internet sitesi içeriklerinden de davalın--markalı ürünleri sattığı anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla, davalının dava konusu olan “------” markasını kullanmak suretiyle elde ettiği kazancın tespiti ile bu kullanımın davalı kazancındaki oranının belirlenmesi, hükmedilecek maddi tazminatın buna göre hesaplanması gerekirken davalının --- markalı ürünleri satışı nedeniyle bunun kazancına katkısı nazara alınmaksızın davalının --- satışından elde ettiği tüm kârın maddi tazminata esas alınması doğru olmamış, kararın davalı yararına bozulması gerekmiştir." denilerek bozulmuş, Yargıtay üyesi------ tarihinde "Dairemizin yerleşik uygulaması gözetildiğinde,

tescilli ticaret unvanındaki kılavuz sözcüklerin unvanın olağan kullanımı dışında "markasal olarak kullanılması" ve 556 sayılı KHK'nın 7. ve 8. maddesi hükümleri gereğince diğer koşulların varlığının saptanması halinde, bu olgu tescilli markaya tecavüz olarak değerlendirilebilir.

Böyle bir durumun varlığı halinde, mahkemece, davalının unvanını tescilsiz marka olarak kullanmak suretiyle tescilli markaya tecavüzde bulunduğunun saptanması ve bu durumun doğal sonucu olarak unvanın "markasal olarak kullanımının önlenmesine" karar verilmesi ile yetinilmesi gerekir.

Ancak, mahkemece, yerinde bir tespit ile markaya tecavüzün unvanın markasal olarak kullanılması suretiyle ortaya çıktığı kabul edilmiş iken tescil edilmiş ticaret unvanının olduğu gibi kullanılması halinde dahi doğrudan markaya tecavüz fiilini oluşturacağı gibi kabul edilemez bir sonucu tevlit eder mahiyette ve kabulle çelişecek biçimde markaya tecavüz nedeniyle ticaret unvanının sicilden terkinine hükmedilmesi yerinde olmamıştır.

Öte yandan, böylesi bir durumda, markanın ve unvanın korudukları değerin aynı olmaması, en basit anlatımla markanın mal ve hizmeti, unvanın ise işletmeyi koruyan niteliği gereği, tescilli ticaret unvanının kullanımının, kamuca tanınmış bir hakka dayalı olmakla, sicilden terkin edilmediği sürece haksız rekabete vücut vermesi de söz konusu olamaz.

Tüm bu hususlar gözetildiğinde, Daire kararında sözü edilen diğer bozma nedenleri yanında, davalı yan vekilinin yukarda açıklanan hususlara ilişen temyiz itirazlarının da kabulü gerektiği kanısına vardığımdan, davalı vekilinin bir kısım temyiz itirazlarının reddi cihetindeki Daire çoğunluğunun görüşüne katılamıyorum" şeklinde karşı oyda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Mahkememizce usul ve yasaya uygun Yargıtay bozma kararına uyularak yargılamaya devam edilmiş ve davalı şirketin ortağı olan -----yaptığı başvuru evrakı istenilmiş, incelendiğinde ----unvanı altında “dayanıklı tüketim malları ------- meslek dalı için başvuru yaptığı tespit edilmiştir.

Bozma ilamı doğrultusunda yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılmış olup, bilirkişiler---------- tarafından düzenlenen 02.01.2020 tarihli raporda; taraflar arasındaki uyuşmazlıkla ilgili olarak İstanbul Anadolu --------.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından tesis edilen --- tarih ve ------ sayılı kararın, Yargıtay -----Hukuk Dairesinin ---sayılı ilamı ile, davalı şirketin ortağı ------kullanımlarına bağlı olarak önceye dayalı hak sahipliğinin incelenmediği ve yapılan maddi tazminat hesaplamasında, markanın kazanca olan etkisinin belirlenmemesi nedeniyle bozulduğu, söz konusu Mahkeme kararının, bu iki gerekçe dışında kesinleştiği,----- tarafından gönderilen ---- tarihinde müracaat ederek ------------ unvanı ile sicil kaydını yaptırdığı ve kaydının halihazırda devam ettiğinin bildirildiği,

bu yazıya göre, davalı şirketin ortağı --- tarihine uzanan bir ticaret unvanı kullanımının bulunduğu, ancak somut olayda davalı şirketin, unvansal bir kullanım değil markasal bir kullanım gerçekleştirdiği, nitekim bozma ilamına konu İstanbul Anadolu----.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince tesis edilen kararda, davalının kullanımlarının --- taşıdığının kabul edildiği, açıklanan bu nedenlerle, davalı şirketin ortağı ---’---- ibareli ticaret unvanı kullanımlarının kendisine ----” ibaresini markasal olarak kullanma hakkı bahşetmeyeceği, kaldı ki, davalı şirketin ortağı ---- önceye dayalı kullanımları markasal nitelik taşısaydı dahi söz konusu kullanımdan kaynaklanan hakların davalı şirketçe ileri sürülebilmesinin mümkün olamayacağı, somut olayda, davalının 09.08.2010-25.12.2013 tarihleri arasında -----satışından 569.633,45 TL kazanç elde ettiği noktasında bir uyuşmazlık bulunmadığı,

uyuşmazlığın, maddi tazminat olarak davacıya, davalının beyaz eşya satışından kaynaklı olarak elde ettiği tüm kazancın mı yoksa davalının -------” markasını kullanması sebebiyle elde ettiği kazancın mı verileceği noktasında çıktığı, dava konusu bozma ilamında Yargıtayca, maddi tazminat hesaplanırken davalının dava konusu olan --- markasını kullanmak suretiyle elde ettiği kazancın tespiti ile bu kullanımın davalı kazancındaki oranının belirlenmesi gerektiğinin ve bu oran belirlenirken ise, davalının---- markalı ürünlerin satışını yapmasının da nazara alınmasının zorunlu olduğunun belirtildiği,

Yargıtay bozma ilamı doğrultusunda heyetimizde bulunan sektör uzmanı bilirkişi tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde,----sektöründe ortalama tüketici kitlesinin ------ eşyayı satın aldığı yerden ziyade ---eşyanın üzerindeki markaya odaklandığı,

aynı markalı ürünlerin farklı yerlerde sunulduğu durumlarda ortalama tüketicinin fiyat endeksli olarak hareket ettiği, davalının ---- tanınmış markalı ürünlerin satışını yaptığı dikkate alındığında, davalının ----” markasıyla hizmet vermesinin satışa olan etkisinin minimum düzeylerde olacağı, tüm bu saptamalara göre ise, beyaz eşya satışından elde edilen toplam kazancının %3’ünün marka kullanımı sebebiyle elde edildiğinin kabulünün uygun olacağı sonucuna varıldığı,

heyetimizdeki sektör uzmanı bilirkişinin değerlendirmelerine göre, davalının -- satışından kaynaklı elde ettiği toplam kazancın %3’üne (569.633,45 TL / 100 x 3) tekabül eden 17.089,00 TL’nin maddi tazminat olarak davacıya verilebileceği yönünde görüş bildirilmiştir.

Toplanan deliller, marka tescil kayıtları, ticaret sicil kayıtları, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı ile, davalı şirket ortağı-------- ibaresini işletme adı olarak kullandığı, sonrasında da 14/10/2005 tarihinden itibaren ortağı olduğu davalı şirketin ticaret unvanı olarak kullanıldığı, ancak davalı tarafın davacının ilk markasının tescil başvuru tarihi olan 28/12/2006 tarihinden önce bu ibareyi markasal olarak kullandığına dair dosyada bir delil bulunmadığı, aksine davalı tarafın dilekçelerinde-------işletme adı olarak kullandığını savundukları, davacı tarafın iddiasının davalının markasal kullanımlarının 2010 yılına başladığı olduğu,

alınan bilirkişi raporları ile davacının marka tescillerinden sonra 2010 yılından itibaren davalının ---- ibaresini kullanımının markasal kullanım olduğunun tespit edildiği, dava açıldığı tarihte yürürlükte olan 556 sayılı 7/1-b maddesi uyarınca markaların benzer oldukları, "---- ibaresinin davacının tescilli markalarının esas unsuru olması ve ortalama tüketiciye hitap etmeleri nedeniyle davacının markaları ile davalının kullandığı -----" ibaresini karıştırılma ihtimali bulunduğu,

bu nedenle davalının ---- ibaresini ticaret unvanının tescilli olduğu şekilden farklı olarak büyük harflerle yazıp ön plana çıkartmak suretiyle ticari evraklarında, poşetlerde, tabelasında ve internet sitesi içeriğinde davacının bir kısım markalarının tescilli oldukları -- sınıftaki hizmetler için markasal olarak kullanmasının davacının marka haklarına tecavüz niteliğinde olduğu, davacının maddi ve manevi tazminat talep edebileceği, ancak davalının iş yerinde "-----" markalı ürünlerin satışını yaptığı, bu markaların sektörde ulaştığı bilinirlik nedeniyle davalının elde ettiği gelirin büyük bir kısmının bu markalardan kaynaklandığı,

sektör bilirkişisi ve marka uzmanı bilirkişiden alınan rapora göre ----- markasının davalının elde ettiği gelire etkisinin yalnızca %3 oranında olabileceği, bu durumda talep edilebilecek tazminat tutarının 17.089,00 TL olduğu, talep edilen 5.000,00 TL manevi tazminatın da eylemin özelliklerine, tarafların ticari hacimlerine ve markanın kullanıldığı süreye göre uygun olduğu,

davalının alan adının davacının marka tescil başvurusundan daha önce alındığından alan adının "---------" gereğince alan adını kullanmasının yasaklanmasının talep edilemeyeceği, davalı şirketin ticaret sicile tescil edildiği 14/10/2005 tarihinden dava tarihi olan 25/12/2013 tarihine kadar ticaret unvanını kullanmasına davacı tarafça itiraz edilmediği, davalı şirket ortağının davalı ve davacı şirketin tescil tarihlerinden önce "---- işletme adını kullanmaya başlaması nedeniyle kötü niyetli de olmadığı,

bu nedenle aradan geçen 8 yıldan sonra ticaret unvanının terkinin talep edilemeyeceği anlaşılmakla, davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM /Yukarıda açıklanan nedenlerle ;

1-Davanın KISMEN KABULÜNE, KISMEN REDDİNE,

-Davalının , davacıya ait -----" markasını reklamlarında , ticari evraklarında, -----sitesi içeriğinde, ticaret ünvanının tescilli olduğu şekildeki kullanımları dışında markasal olarak kullanmak sureti ile davacının marka haklarına yaptığı tecavüzün men'ine,

-5.000,00 TL manevi ve 17.089,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte, davalıdan alınarak, davacıya verilmesine,

-Masrafı davalıdan alınmak sureti ile kararın Türkiye genelinde yayın yapan tirajı yüksek ----------------- gazeteden birinde ilanına,

-Davacının fazlaya ilişkin 39.811,00 TL maddi tazminat talebinin REDDİNE,

-Davalının ticaret ünvanından "-----" ibaresinin terkini talebinin REDDİNE,

-Davalıya ait ----- alan adının kullanılmasının engellenmesi talebinin REDDİNE,

Alınması gereken 1.509,00 TL harçtan peşin alınan 1.057,50 TL harcın mahsubu ile bakiye 451,50 TL harçtan, bozmadan önce davalı adına vergi dairesine harç tahsil müzekkeresi olarak yazılan 3.170,90 TL harcın (tahsil edilmiş olması halinde) mahsubu ile bakiye 2.719,40 TL harcın isteği halinde ve karar kesinleştiğinde davalıya iadesine,

Davacı vekiline ---- gereğince markaya tecavüz davası üzerinden takdir olunan 4.910,00 TL vekalet ücreti, maddi tazminat davasının kabul edilen kısmı üzerinden takdir olunan 4.910,00 TL vekalet ücreti ve manevi tazminat davası üzerinden takdir olunan 4.910,00 TL vekalet ücreti olmak üzere toplam 14.730,00 TL vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

Davalı vekiline ---- gereğince maddi tazminatın reddedilen kısmı üzerinden takdir olunan 5.971,65 TL vekalet ücretin, ticaret unvanının terkini davası üzerinden takdir olunan 4.910,00 TL vekalet ücreti olmak üzere toplam 10.881,65 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

Davacı tarafından yatırılan 1.081,80 TL harç giderinin (peşin harç ve başvurma harcı) davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

Davacı tarafından yapılan 961,90 TL yargılama giderinden, davanın kabul ve red oranına göre, (%68) 654,00 TL'nin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, bakiye (%32) 307,90 TL'nin davacı üzerinde bırakılmasına,

Davalı tarafından yapılan 5.049,00 TL yargılama giderinden, davanın red ve kabul oranına göre, (%32) 1.615,70 TL'nin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine, bakiye (%68) 3.433,30 TL'nin davacı üzerinde bırakılmasına,

Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde ilgililere iadesine,

Dair; davacı vekili ile davalı vekilinin yüzlerine karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 15 GÜN İÇERİSİNDE YARGITAY yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup, usulen anlatıldı.