İzmir Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2020/44 K.2021/188

Mahkememizin birleşen .../... Esas- .../... Karar sayılı dosyası;

DAVA

Markanın Hükümsüzlüğü

DAVA TARİHİ : 19/06/2020

KARAR TARİHİ : 03/03/2021

Davacı vekili tarafından 17/06/2020 tarihinde davalı aleyhine açılan dava, mahkememizin esas defterine kaydedilmiş olup, yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle.

Müvekkilinin ... yasaları uyarınca 1919 yılında kurulduğunu, 100 yılı aşkın süredir ..., Seramik Sanat Malzemeleri üretiminde sektöründe lider konumunda olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa Birliği nezdinde tescilli olduğunu, müvekkilinin markasına ait A.B.D tescil belgeleri suretlerinde, ... markasının 1924 yılından beri kesintisiz bir şekilde müvekkilince kullanıldığını davalı tarafın ... markasını Türk Patent ve Marka Kurumu (“TPMK”) nezdinde, ... ... sayı ile 2. Sınıfta 16. sınıfta 35. Sınıfta kendi adına haksız ve kötü niyetli bir şekilde tescil ettirdiğini,

müvekkilinin ....com ibareli alan adı tescilinden dolayı da ... markası üzerinde hak sahibi olduğunu, davaya konu markanın müvekkilinin ... markası ile birebir aynı olduğunu, davalı tarafın müvekkiliyle aynı sektörde iştigal etmekte olduğunu, müvekkilinin markasını gasp ettiğini ve davalı tarafın ... markasını hiçbir zaman, özellikle son beş yıl içinde kullanmadığını, ... ... sayı ile tescilli ... ibareli markanın üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini, marka tescilinin hükümsüzlüğünü, sicilden terkinini, kullanmama nedeniyle iptalini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle.

Müvekkilinin ‘...’’ markasını son derece iyi niyetle ve hiçbir art niyet gözetmeden Türk Patent Enstitüsüne müracaat ederek 2012 senesi itibari ile 10 yıl süre tescil ettirdiğini, ilgili markanın askı süresi içerisinde marka sahibi olan davacının herhangi bir itirazı olmadığını, yaklaşık sekiz seneden beri müvekkilinin şirketi tarafından aktif olarak kullanılmakta olduğunu, davacı şirketin faaliyetini engelleme yada bu markayı kullanmak isteyenleri tuzağa düşürme gibi çabası bulunmayıp sadece markayı kendi ticari faaliyetlerinde kullanmak için Türkiye'de adına tescil ettirdiğini,

davacı tarafın markası olduğunu iddia ettiği markayı Türkiye'de bir fiil kullandığına ilişkin dosyaya herhangi bir delilde sunamadığını, davacının tanınmış olduğunu iddia ettiği markanın tanınmış olduğuna ilişkin müvekkilin hiçbir bilgisi bulunmamakta olduğunu belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Mahkememizin birleşen .../... Esas- .../... Karar sayılı dosyası;

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin dünyaca meşhur ...'ye ait ... markalı ürünlerin Türkiye'deki yetkili distribütörü olduğunu, ....com alan adıyla satışını yapmakta olduğunu, ... markasının ...'ye ait ... markasının USPTO 'da... numaralı 1930 tarihli başvurusunun olduğunu, davalı tarafın kötü niyetli olarak .../... sayısı ile Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ... markasını tescil ettirdiğini, müvekkiline ihtarname gönderdiğini, markanını bilinirliğinin müvekkiline distribütörlük veren firmaya ait olduğunu, davalı tarafın 5 yıldır markayı kullanmadıklarını tespit ettiklerini belirterek, davalı tarafın .../... numaralı markanın hükümsüzlüğünü, iptalini ve sicilden terkinini, 3.kişilere devrin önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; ; Müvekkilinin ‘...’ markasını iyi niyetle ve art niyet gözetmeden Türk Patent Enstitüsüne müracaat ederek 2012 senesi itibari ile 10 yıl süre tescil ettirdiğini, markanın askı süresi içerisinde davacının herhangi bir itirazı olmadığını, yaklaşık sekiz seneden beri müvekkilinin markayı aktif olarak kullanılmakta olduğunu, davacı tarafın markanın dünyaca tanınan bir marka olması iddiasının afaki olduğunu, hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, davacının markasını Türkiye'de bir fiil kullandığına ilişkin dosyaya herhangi bir delil sunamadığını belirterek davanın ve 3.kişilere devrin önlenmesine ilişkin konulan ihtiyati tedbir kararına itiraz ederek kaldırılmasını talep etmiştir.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Marka vekili ve mali müşavir bilirkişi heyetinden alınan raporda. TPMK üzerinden yapılan sorgulamada; ... Başvuru numarası ile (... , 06.05.2020 tarihinde Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğin 1, 2, 16, 19, 35. sınıflarında davacı adına marka tescil başvurusunda bulunulduğu ancak tescilin henüz gerçekleşmediği ve de davacı yan adına Türkiye'de tescilli başkaca marka bulunmadığı, davalıya ait ... Tescil numarası ile ( ..., 21.12.2012 başvuru tarihli.

14.02.2014 tescil tarihli, Mal ve Hizmetlerin Siniflandırimasina Tüşkin Tebiiğin 2, 16, 35. Siniflarında tescilli markanin bulunduğunu, davacının Türkiye'de tescilli bir markasının yer almadığını, davalı yan adına tescilli ...

Tescil numaralı markanın ( ..., tescil sınıfları değerlendirildiğinde her ne kadar davacının faaliyet gösterdiğini belirttiği mal ve hizmetleri yönünden sınıfsal ayniyet ve benzerlik bulunmadığını, davacının faaliyet gösterdiğini beyan ettiği mal ve hizmetler ile davalıya ait markanın tescili sınıfları içerisinde yer alan Mal ve hizmetleri yönünden sınıfsal ayniyet ve benzerlik bulunduğunu, ... markasının davalının tescilinden çok daha önce dünya çapında tescil ettirilerek bir çok ülkede koruma sağladığı ve kullanıldığını, davacı yana ait ... ibareli emtiaların sektörde bilinirliğinin yüksek olduğu,

davacı yana ait www.....com isimli web sitesi içerisinde “...” nun markasal olacak şekilde kullanıldığı, davalı yanın markasının başvuru tarihi 2012; tescil tarihi de 2014 yılı olmakla davacı adına Türkiye'de tescilli bir marka bulunmamaktadır ancak davacının sektörde dünya çapında lider konumda olduğu,

tanınmışlığı ve davalı yanın da aynı sektörde faaliyet göstermesi nedeni ile davalının davacıya ait kullanımı bilmemesinin mümkün olmadığı iddiaları ve davaya konu marka ile davacının kullanımının birebir aynı olduğu 31.01.2014 tarihine kadar olan süreye ilişkin sunulan faturaların dava tarihten geriye dönük 5 yıllık süre ve geriye dönük 3 ay süre dışında kaldığı, kullanım sayılamayacağını, -5 yıl öncesine ve dava tarihinden son üç aylık döneme ilişkin ticari defterlerde kayıtlı mizanlar üzerinde yapılan incelemede;

davacı tarafın hükümsüzlüğünü talep ettiği ... markasının nice sınıf numaralarında kayıtlı ürünlerin satışının yapıldığını veya markanın öne çıkarılarak ciddi kullanımını gösteren kayıt bulunmadığını, markanın ihracatına ve yurtiçi satışına ilişkin markanın mali yönden belgelerde yazılı olmadığını rapor etmişlerdir.

TESPİT, DELİL DEĞERLENDİRMESİ VE GEREKÇE

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Markanın hükümsüzlük sebepleri 6769 sayılı SMK'nın 25. Maddesinde gösterilmiştir. Bu madde'ye göre; SMK'nın 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. SMK'nın 6. Maddesinde haller;

(1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.

(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.

(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.

(9) Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.

Marka başvurularının tescilinde ise “ilk gelen alır” ilkesi geçerlidir. Bununla birlikte, marka başvurusu daha sonra olmakla birlikte, 6769 sayılı SMK’nın 6/3.m. uyarınca, markaya konu işaret üzerinde önceki tarihli başvurudan daha öncesinde bir hak elde edilmiş ise, bu hakka dayanarak önceki tarihli markanın hükümsüzlüğü talep edilebilecektir. Marka üzerinde öncelik hakkı markayı ihdas ve istimal eden maruf hale getiren kişiye aittir.

Eskiye dayalı kullanım iddiası ile açılan hükümsüzlük davasında davacının dava konusu ibareyi yerelde çok geniş coğrafyada yoğun bir şekilde kullanımı sonrasında belirli bir ayırt edicilik kazandırdığını ispatlaması gerekir. Her ne kadar davacılar "..." markasının gerçek hak sahipliğinden dolayı davalı markasının SMK.m.6/3 uyarınca hükümsüzlüğünü talep etmiş ise de davasını 5 yıllık hak düşürücü sürede açmadığından talebi yerinde görülmemiştir.

Sınai Mülkiyet Kanunun 6/9. maddesi uyarınca kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir. Tescil başvurusu sırasında kötü niyetin başlı başına bir itiraz sebebi olarak öne sürülebilmesi mümkün olduğu gibi, sonradan aynı nedenle hükümsüzlük davasının açılabilmesi de mümkündür.

Çünkü bu düzenlemeler, esasen, TMK'nın 2. maddesinin özel bir uygulamasından ibarettir (Yargıtay HGK 16/07/2008 T., 2008/11-501 Esas, 2008/507 Karar).Yasada kötü niyetin bir tanımı yapılmamıştır. hak sahibi olmadığını bilmesine rağmen dürüstlük kuralına aykırı şekilde tescil için başvuruda bulunulan veya tescil ettirilen marka olarak tanımlanabilir.

Dosya kapsamında toplanan deliller dikkate alındığında davacıların Türkiye'de tescilli bir markasının olmadığı, davalı ile davacının herhangi bir ticari ilişkinin tespit edilemediği, davalının davacının markasını bildiği ve bundan haksız olarak yararlanmak için tescil ettirdiğine dair davacı tarafından net, somut delilleri dosyaya sunamadığından kötüniyetli tescil iddiaları yerinde görülmemiştir.

Davacının dayandığı bir hukuki sebepte markanın kullanmama sebebiyle davalıya ait .../... sayılı ... markasının iptaline yönelik bulunmaktadır. Bu çerçevede ispat yükü davalıya düşmektedir. Kullanma yükümlülüğünün ihlali nedeniyle davacının isteminin de araştırılması, değerlendirilmesi gerekmiştir.

Dava konusu 2012 ... sayılı ... markası, davalı adına kayıtlı olup, geçerlilikleri sürmektedir. Bu marka tescil tarihlerinden davanın açıldığı 17/06/2020 tarihine kadar, kullanmamayı hoşgörme süresi geçmiş bulunduğundan, markanın emtiasında kullanım keyfiyetleri dava edilebilir niteliktedir.

Bununla birlikte dava, SMK'nın yürürlüğünden sonra 17/06/2020'de açılmıştır. Gerek mülga MarkKHK'da gerekse yürürlükteki SMK'nın kapsamında markanın tescillendiği emtiada kullanımı şart koşulmuş olup, kullanmama hali 5 yıllığına hoş görülmektedir. Diğer deyimle bir marka için başvuran taraf, tescilden itibaren kullanma yükümlülüğü altına girmektedir. Ancak, objektif haklı sebeplerin varlığı halinde, bu kuralın ihlali nedeniyle iptal koşulu oluşsa bile, göz ardı edilebilmektedir. Burada kastedilen kullanmamaya ilişkin haklı sebep, marka sahibinin iradesi dışındaki ekonomik buhran ve çöküntü, savaş, doğal afet gibi objektif hallerden doğmaktadır. Ki bunlar, marka sahibinin iradesi dışındadır.

Bu davada davacının iptal sebebine bağlı olarak uygulanacak hükümler, SMK'nın 9, 26 ve geçici 4. maddede yer almaktadır. Marka, mülga MarkKHK’nın yürürlükte olduğu sırada başvurulmakla, o şartlara göre dahi 14. Madde gereğince iptale tabidir. Ancak AYM’nin SMK yürürlük tarihi olan 19.01.2017’den 4 günce bu hükmü iptal etmiş olması konuyu bulanık kılmıştır. Buna rağmen dört gün sonra aynı ilke yeniden canlanmıştır.

Marka, gerek KHK'nın 14. Maddesine göre gerekse SMK'nın 9 ve 26. Maddesine göre kullanmama halinde iptale tabidir. Bu ilke, aynı zamanda, TRIPS 19/1. maddesi kapsamında yer almakta olup, ülkemiz, bu anlaşmaların üyesi olarak ticarette fikri mülkiyet haklarının evrensel çapta korunması ve uygulanabilmesi yönünde tedbirler almakla yükümlüdür.

Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması konusundaki anlaşma kapsamında üye ülkeler, en az 3 yıl kullanılmayan markanın iptali konusunda yasa düzenlemesi yapmayı üstlenmektedir. 3 yıllık süre minimum standart süredir. Her üye ülkenin yaptığı gibi ülkemiz de, bu süre konusunda belli bir düzenleme yapmıştır. Bu anlaşma üye devletlere kullanılmayan markaların sicilden elimine edilmesi için düzenleme yapma yükümlülüğü öngörmektedir.

Aksi takdirde, şeklen geçerli tescile dayalı markalar kullanıma konulmadıkları halde, 3. kişilerin ticari girişimlerine engel oluşturacak, yerli veya yabancı yeni yatırımları caydıracaktır. Oysa, yasa koyucunun amacı, tescillenen markanın en geç 5 yıl içerisinde ekonomiye aktif olarak dahil edilmesidir. MarkKHK'nın 42/1-c maddesi AYM'nin 09/04/2014 tarih 2013/147-2014/75 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Bununla birlikte MarkKHK'nın 14. Maddesi, kullanma yükümlülüğünü ve aksi halde markanın iptalini öngörme, içeriği ile yürürlükte kalmaya devam etmiştir ve bu hükme göre mahkemelerce kullanılmadığı anlaşılan markaların SMK'nın yürürlüğüne kadar iptali yolunda kararlar elde edilmiş ve uygulanmıştır. Ancak MarkKHK'nın 14. maddesi dahi 14/12/2017 tarih 2016/148-2017/189 sayılı karar ile iptal edilmiştir.

Bu iptal ise, 06/01/2017'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, yasa koyucuya süre verilmemiştir. Bununla birlikte, aynı yükümlülüğü ve yaptırımı öngören SMK'nın 9. maddesi 10/01/2017'de yürürlüğe girmiştir. Aradaki 4 günlük boşluk, SMK'nın yürürlüğünden önce açılmış derdest dosyalarda, AYM'nin iptali nedeniyle, davaların reddi sonucunu doğurmuştur.

Çünkü, bu derdest davalar bakımından kazanılmış bir hak söz konusu olmadığından, AYM iptal kararının yol açtığı yasal dayanıksızlık etkili olmuştur.

Bununla birlikte, iş bu dava, SMK'nın yürürlüğünden sonra açılmış olup, 4 günlük kesintiye rağmen süreklilik arz eden kural geçerli bulunmaktadır. Bu bakımdan, dava tarihinden geriye doğru 5 yıl 4 günlük süre boyunca kullanım araştırılması gerekmektedir. Davalı adına kayıtlı .../... sayılı ... markasının kullanımını gösteren delilleri incelendiğinde, tescil edildiği sınıflarda yasanın aradığı şekilde ciddi bir kullanımının olmadığı, ispat külfeti kendisine düşen davalının markayı kullanımını ispatlayamadığı, davacıların markanın kullanılmama nedeniyle iptal taleplerinin yerinde olduğu anlaşılmakla, bu yönden talepleri yerinde görülmüş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Katip ... · (e-imzalıdır) Hakim ... · (e-imzalıdır) · ¸