İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi E.2017/5834 K.2020/1750

İSTANBUL ANADOLU 2. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ tarafından verilen 06/07/2017 tarihli kararına karşı davacı tarafın istinaf başvurusu üzerine istinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. ve 356. maddeleri gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİDÜŞÜNÜLD Ü

DAVA;Davacı vekili dava dilekçesi ile.

Davacı vekili dava dilekçesini duruşmada tekrarla; müvekkilinin çikolata ve şekerleme sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren tanınmış bir tacir olduğunu, ... numaralı "..." markasının müvekkili adına TPE nezdinde tescil edildiğini, davalı firmanın ise ... numaralı başvuru ile "..." ibaresi için başvuruda bulunduğunu, müvekkilinin TPE nezdindeki itirazı üzerine müvekkili adına tescilli alt sınıfların davalı firmanın marka başvurusundan çıkartıldığını, davalı firmanın YİDK nezdindeki itirazının da haklı görülmediğini, davalı firmanın "..." ibaresini gerek www...com.tr alan adlı internet sitesinde, gerekse de ...

Caddesindeki mağazasında satışa sunduğu ürünler üzerinde kullandığını, bu durumun İstanbul 3.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2015/68 D.İş sayılı dosyasında yapılan delil tespiti ile de tespit edildiğini belirterek, marka hakkının ihlali ve haksız rekabetin menine ve tecavüzün giderilmesine, sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak şartıyla 5.000,00 TL maddi ve 25.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP.

Davalı vekili cevap dilekçesinde; müvekkili firmanın 1992 yılında ticari faaliyetine başladığını, 1997 yılından bu yana "..." ve "..." markaları altında çikolata ve şekerleme alanlarına yöneldiğini, "..." markasının tanınmış marka olduğunu, davacının markasının ise çikolata sektörü açısından tanımlayıcı olduğunu ve esasen tescil edilmemesi gerektiğini, davacı markasının çikolata sektöründe inhisari kullanımının davacıya bırakılamayacağını, Türkçe karşılığı "..." olan davaya konu markanın çikolata ürününü tanımladığını, nitekim yurt içi ve yurt dışında pek çok üründe "..." ibaresinin kullanıldığını,

davalı müvekkili firmanın ürünleri üzerinde yer alan "..." ibaresinin markasal kullanım olmadığını belirterek, açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. MAHKEME KARARI.

İstanbul Anadolu 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 06/07/2017 tarihli 2016/43 Esas-2017/152 Karar sayılı kararıyla; "..." ibaresinin çikolatalı ürünlerde yaygın olarak kullanılan ve ürünün bol çikolata içerdiğini belirten bir ibare olduğu, çikolata emtiası açısından tanımlayıcı olduğu,marka tescili yoluyla bir firmanın tekeli altına alınmasının hukuken korunamayacağı, bu sebeple davacı adına ... numarası ile tescilli "..." markasının çikolata markası emtiası açısından zayıf marka olduğu, "..." ibaresinin davalı ürünleri üzerinde tek başına yer almadığı,

davalının kullanımının kendi tanınmış markası olan "..." markasını ön plana çıkartacak şekilde "..." şeklinde olduğu, diğer yandan davalı adına tescilli "..." markasının tanınmış marka olduğu, bu sebeple bir tanınmış marka ile zayıf markanın yan yana kullanımında ortalama tüketicinin tanınmış markaya ağırlık vereceği, bütünsel izlenimde de "..." ibaresinin tüketici nezdinde ürün kökenini gösteren işaret olarak algılanamayacağı, bu nedenlerle davalının eylemlerinin davacı markasına tecavüz ve haksız rekabet oluşturmadığı" gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir

İSTİNAF BAŞVURUSU.

Davacı vekilinin süresinde ibraz ettiği istinaf dilekçesinde; davalının müvekkilinin tescilli markasını karıştırılma ihtimaline sebep olacak şekilde kullanarak marka ihlaline sebep olduğunu, davanın reddi kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu, tarafların aynı sektörde faaliyet gösterdiğini, davalının "..." ibaresinin tescili için ... sayılı başvuruyu gerçekleştirdiğini, müvekkilinin itirazı üzerine davalının başvuru kapsamından, müvekkilinin markası ile aynı olan tüm alt sınıfların çıkarıldığını, davacının itirazının YİDK kararıyla reddedilerek kesinleştiğini, davalı marka başvurusunun geçersiz hale geldiğini,

buna rağmen davalının müvekkilinin markasını ürün ambalajında kullandığını, İstanbul 3. FSHHM'nin 2015/68 D.İş sayılı dosyasında yapılan delil tespitinde bu durumun tespit edildiğini, -İlk derece mahkemesince alınan bilirkişi raporundaki görüşün kabul edilmesinin mümkün olmadığını, -markasal kullanımın doktrinde;

"işareti taşıyan mal ve/veya hizmetlerin köken itibarıyla diğer mal ve/veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlamaya yönelik olduğunun alıcılar tarafından anlaşılmasını mümkün kılacak şekilde kullanılması" olarak tanımlandığını, bu kuralın geniş yorumlanarak ticari hayat içerisinde dürüstlük kuralına aykırı tüm davranışların bu kapsamda kabul edildiğini, -davalının müvekkilinin markasını bire bir aynı ifadeleri içerecek şekilde kullanımının, müvekkiline ait ürünlerle davalı ürünleri arasında işletmesel bir bağ bulunduğu izlenimini ortaya çıkardığını, davacı ... markasının tanınmış olmasının,

davalı firmaya müvekkilinin markasını ... yanında kullanma hakkı vermediğini, davalının tescilli ... numaralı “...”, ... numaralı “...”, ... numaralı “...” ve hatta doğrudan doğruya “...” anlamına gelen “...” markası varken müvekkilinin markasını kullanmasının kötüniyetli olduğunu, -Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun E. 2013 / 11 – 1521, K. 2015 / 852 sayılı kararında ise marka ihlalinden söz edilebilmesi için markasal kullanımın şart olmadığını belirttiğini, 556 Sayılı KHK 61. Maddesinde de kullanımın yeterli görüldüğünü, markasal kullanımın şart koşulmadığını, davalının da müvekkilinin markasını aynen kullandığını,

bu hususun tespit raporunda karıştırma ihtimaline ve marka ihlaline yol açtığını, -müvekkiline ait markanın zayıf ya da tanımlayıcı olmadığını, -mahkemenin dosyadaki raporlar arasındaki çelişkiyi gidermeden karar verdiğini, beyanla mahkeme kararının kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili istinaf dilekçesine karşı cevabında; davacı adına tescilli markanın çikolata emtiası yönünden tescili mümkün olmayan her nasılsa tescile bağlanmış olması halinde ise ayırt edicilik vasfından yoksun, tanımlayıcı bir ibare olduğunu, bilirkişi raporunda da yapılan araştırmalara ilişkin görsellere yer verilerek tespit edildiğini, çikolatanın yoğun bir şekilde kullanıldığını tasvir eden bir ibare olduğunu belirttiklerini, emsal kararlarda da belirtildiği üzere küçük bir değişiklikle iltibas tehlikesinin bertaraf edilebileceğini,

markalarda bulunan diğer ayırt ediciliği yüksek ibareler dikkate alındığında iltibas ihtimalinin olmadığını, müvekkilinin ürününde markasal etki yaratan yegane unsurun ... ibaresi olduğunu ... ibaresinin markasal kullanım olmadığını, bu ibarenin tüketicinin alım davranışını etkilemesinin ve zarar meydana getirmesinin mümkün olmadığını, beyanla istinaf başvurusunun reddini talep etmiştir.

DELİLLER;TPMK kayıtlarından; ... numaralı "..." markasının 30.sınıfta yer alan "kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler, pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar, çaylar, buzlu çaylar, şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler, sakızlar, dondurmalar, yenilebilir buzlar, hububat ve mamulleri" emtialarında 27.10.2010 tarihinde davacı adına TPMK nezdinde tescil edildiği, davalı tarafından 28.03.2012 tarihinde ... başvuru numaralı "..." markasının tanınmış marka olarak tescili için başvuruda bulunulduğu,

YİDK'nın 18.03.2014 tarih, ... karar sayılı ve ... sayılı raporunda "..." markasının tanınmış marka olarak tespitine karar verildiği görülmüştür.TPMK'nın 12/04/20016 davalı adına ... numarasıyla işleme alınan ..." markasının 30.sınıfta yer alan "kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler, pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar, çaylar, buzlu çaylar, şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler, sakızlar, dondurmalar, yenilebilir buzlar, hububat ve mamulleri" emtialarında ... numaralı marka ile benzer görülerek başvurudan bu emtialar çıkartılarak başvurunun kısmen reddine karar verildiği,

itirazın YİDK tarafından reddedildiğinin bildirildiği görülmüştür. İstanbul 3.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2015/68 D.İş sayılı dosyasında alınan bilirkişi raporunda; dosyaya sunulu adreste ... - ...

Adi Ortaklığı adına kayıtlı işletmenin faaliyet gösterdiği ve iş yerinde çikolata ve diğer şekerleme ürünlerinin satış ve pazarlama faaliyetinin yürütüldüğü, dosyaya sunulan ürünlerin ambalajlarında "..." ile "..." ibarelerinin altında kalacak şekilde ve yuvarlak form içinde ... ibaresinin altında "..." ifadesinin yer aldığı, bu ibarenin tespit talep eden taraf adına tescilli markanın ayırt edici unsuru ile aynı olduğu ve bu durumun markaya tecavüz oluşturduğu, ... Ltd.

Şti adına kayıtlı www...com.tr alan adı altında bulunan internet sayfasında çikolata ve şekerleme ürünlerinin satış ve pazarlamasının yapıldığı, çikolata ürün grubundan "..." olarak sınıflandırılan ürünlerde yuvarlak form içinde ... ibaresinin altında "..." ifadesinin yer aldığı, bu ibarenin tespit talep eden taraf adına tescilli markanın ayırt edici unsuru ile aynı olduğu ve bu durumun markaya tecavüz oluşturduğuna dair görüş bildirilmiştir.

İlk derece mahkemesince alınan 19/01/2017 tarihli bilirkişi heyet raporunda; "..." ibaresinin çikolata emtiası açısından tanımlayıcı olduğu, bu sebeple davacı adına ... no ile tescilli "..." markasının çikolata markası emtiası açısından zayıf marka olduğu, "..." ibaresinin davalı ürünleri üzerinde tek başına yer almadığı, davalı kullanımının "..." şeklinde olduğu, diğer yandan davalı adına tescilli "..." markasının tanınmış marka olduğu,

bu sebeple bir tanınmış marka ile zayıf markanın yan yana kullanımında ortalama tüketicinin tanınmış markaya ağırlık vereceği, bütünsel izlenimde de "..." ibaresinin tüketici nezdinde ürün kökenini gösteren işaret olarak algılanamayacağı, huzurdaki dosyada yer alan davalı kullanımları ile sınırlı olmak üzere davalının, davacı markasına tecavüz etmediği ve haksız rekabetin söz konusu olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir.

GEREKÇ E

Markaya tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti, meni, refi talepli davada ilk derece mahkemesince davanın reddine karar verilmiş, davacı vekili tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

Mahkemenin karar gerekçesinde "..." ibaresinin çikolatalı ürünlerde yaygın olarak kullanılan ve ürünün bol çikolata içerdiğini belirten bir ibare olduğu, çikolata emtiası açısından tanımlayıcı olduğu,marka tescili yoluyla bir firmanın tekeli altına alınmasının hukuken korunamayacağı..davacının tanınmış ... markasını ön plana çıkaracak şekilde kullandığı.. bütünsel izlenimde de "..." ibaresinin tüketici nezdinde ürün kökenini gösteren işaret olarak algılanamayacağı, bu nedenlerle davalının eylemlerinin davacı markasına tecavüz ve haksız rekabet oluşturmadığı" açıklanmışsa da;

davacının ... numaralı "..." markası,30.sınıfta yer alan "kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler, pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar, çaylar, buzlu çaylar, şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler, sakızlar, dondurmalar, yenilebilir buzlar, hububat ve mamulleri" emtialarında tescillidir ve davacı marka korumasından faydalanmaktadır.

Tespit dosyasının içeriğinde bulunan görseller ile dosyaya sunulan görsellerden, davalının çikolata emtiasının ambalajında "..." logosunu kullanmıştır. Davalı tarafça aynı markanın tescili için TPMK 'na ... başvuru numarasıyla başvuruda bulunulmuş, ancak başvurusundan, davacının ... numaralı "..." markasının 30. Sınıftaki emtia grubu çıkartılarak, başvurusunun kısmen reddine karar verilmiş, itirazı da YİDK kararıyla reddedilmiştir.

Davalının çikolata ürünü üzerinde bu markayı kullanma hakkı bulunmamaktadır.

Mahkemenin farklı gerekçelerle, davacı markasının zayıf marka olduğu ve davalının tanınmış markasını ön plana çıkararak kullandığından bahisle markaya tecavüz ve haksız rekabetin gerçekleşmeyeceğinden bahisle davanın reddine karar vermesi yerinde görülmediğinden, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, mahkeme kararının HMK 353/1-a-6 maddesi gereğince kaldırılmasına, dosyanın davacı tarafın tazminat talepleri konusunda inceleme yapılarak yargılamaya kaldığı yerden devam edilmesi için mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir.

HÜKÜ M

Yukarıda açıklanan nedenlerle: 1-Davacı vekilinin istinaf isteminin kabulü ile, 6100 sayılı HMK'nın 353/1-a-6 maddesi gereğince, İstanbul Anadolu 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 06/07/2017 tarihli 2016/43 Esas - 2017/152 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA, 2-Dosyanın davacı tarafın tazminat talepleri konusunda inceleme yapılarak, yargılamaya devam olunmak üzere, karar veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 3-İstinaf talebi kabul edildiğinden, istinaf peşin harcının talebi halinde davacı tarafa iadesine, 4-İstinaf yargılama giderleri olarak.