İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi E.2018/3519 K.2021/1265

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekili, müvekkilinin 29/04/2013'ten itibaren eğitim sektöründe faaliyet gösterdiğini, müvekkilinin aynı zamanda ticaret unvanını oluşturan "..." ibareli markanın 41.sınıfta tescili için 28/04/2016 tarihinde TPMK'ya başvurduklarını, ancak başvurunun davalının tescilli markası gerekçe gösterilerek reddedildiğini, müvekkilinin bu duruma oldukça şaşırdığını, zira ilgili ibarenin ilk kez müvekkilince oluşturulduğunu, 2016 yılında piyasaya sunulduğunu, birçok reklamda kullanıldığını, davalının hiçbir geçerli sebebi yok iken müvekkiline ait markanın ayırt edilemeyecek derecede benzerini tescil ettirdiğini,

davalının da müvekkili ile aynı sektörde faaliyet gösterdiğini, gerçek hak sahibinin müvekkili olduğunu, davalının tescilinin kötüniyetli olduğunu, davalının ticaret unvanında da bu ibarenin geçmediğini belirterek davalıya ait 2016/31802 tescil numaralı .. ibareli markanın müvekkiline devrine, aksi kanaat oluşacak ise hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkili şirket yöneticilerinin 1999 yılında ... adı altında proje planlamasını yaptıklarını, ... adresinde anaokul, ilkokul ve ortaokul olmak üzere faaliyette bulunduklarını bildirerek davanın reddini savunmuş, karşı davasında ise davacının "..." markasını haksız olarak kullandığını, bu durumun markaya tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini belirterek haksız rekabetin önlenmesi, tecavüze konu ürünlere ve malzemelere el konularak imhasına, kararın gazetede ilanına, şimdilik 100,00 TL maddi, 100,00 TL yoksun kalınan kazanç ve 5.000 TL manevi tazminatın davacı - karşı davalıdan tahsilini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporlarına göre; davalı tarafından tescil ettirilen "..." ibareli markanın davalı tarafından tescil tarihinden önce kullanılmaya başlandığını, davalı tarafın daha önceki "Y Yeşilköy" ibareli markalarının farklı olduğu,

bu nedenle Y + çelenk logosu ile tescil ettirilen markada üstün hak sahibinin davacı olup üstün hak sahipliği nedeniyle markanın hükümsüzlüğüne, karşı davada ise davacı kullanımının marka taklitçiliğinden daha önceki tarihe dayandığı gerekçesiyle tüm taleplerin reddi gerektiği gerekçesiyle asıl davanın kabulüne, davalıya ait 2016/31802 numaralı markanın hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine, markanın devir talebi yerinde olmadığından reddine, karşı dava yönünden ise davacı - karşı davalının kullanımının tescilden önce üstün haka dayalı olup bu kullanımın herhangi bir tecavüz teşkil etmediği gerekçesiyle tüm taleplerin reddine karar verilmiş,

kararı davalı - karşı davacı vekili istinaf etmiştir.

Davalı - karşı davacı vekili, istinaf sebebi olarak; bilirkişi raporunda karşı tarafın "..." markası üzerinde öncelikli ve üstün hak sahibi olduğu görüşünün belirtildiğini, şayet haklı olmuş olsalardı markanın reddi durumunda hukuki sürecin bitmeyip bu süreci devam ettirmeleri gerektiğini, ancak karşı tarafın markanın tescili aşamasında herhangi bir itirazda bulunmadığını, bilirkişinin maddi tazminat alacakları bulunmadığını belirttiğini, oysa mahkemenin 10/10/2017 tarihli duruşmanın 2 nolu ara kararında maddi tazminat talebine ilişkin açıklamada bulunmak, neye dayalı tazminat istenildiğini belirtmeleri için kesin süre verdiğini,

kendilerinin de bu konuda talepte bulunduklarını, ancak bilirkişinin bu hususu gözardı ettiğini, müvekkilinin 13/02/2002 tarihinde kuruluşundan iki yıl sonra "..." şekil ve ibarelerini bir marka olarak 2002/02848 tescil numarasıyla tescil ettirdiğini ve bugüne kadar kullandığını, halen mevcut markanın tescilli olup kullanılmakta olduğunu, ... ibaresinin marka kullanımında öne çıkan bir ibare olduğunu, müvekkilinin "Y + şekil ..." ibaresini 07/04/2016'da tescil ettirdiğini, davacının dava dilekçesinin kendi içinde çelişki arzettiğini, marka başvurularının reddi halinde hukuki süreci devam ettirmeleri gerektiğini,

karşı dava yönünden ise davacının eylemlerinin markaya tecavüz teşkil ettiğini, google arama motorunda davalının "2001 koleji" , "Yeşilköy 2001 koleji" , " 2001 college", "... " ibarelerini adwords olarak isimlendirilen reklamlarda anahtar kelime olarak kullanımının önlenmesi yönünde tedbir kararı verilmesini talep etmek zarureti doğduğunu, özetle mahkeme kararının kaldırılmasını gerektiğini ve karşı davalarının da kabulü yönünde karar verilmesini istediklerini bildirmiştir.

Davalı - karşı davacıya ait 2002/02848 tescil numaralı ... + şekil markasının 41.sınıfta 13/02/2002 tarihinde tescil edildiği ve halen geçerliliğini koruduğu anlaşılmıştır. Davalıya ait 2016/31802 tescil numaralı Y ...+ şekil markasının 41.sınıfta 07/04/2016 tarihinde tescil edildiği anlaşılmıştır. ... adına marka başvuru kayıtlarının incelenmesinde, 2016/38749 başvuru numaralı ... Okulları + şekil markasının 41.sınıf için, 2016/38745 başvuru numaralı ...

Ortakokulu + şekil markasının 41.sınıfta, 2016/38720 başvuru numaralı ...

İlkokulu markasının 41.sınıfta , 2016/38705 başvuru numaralı ... + şekil markasının 41.sınıfta tescili için başvurular yapıldığı, başvuruların inceleme aşamasında reddedildiği ve ... adına herhangi bir hüküm ifade etmediğinin anlaşıldığı görülmüştür.Davalı - karşı davacı tarafından davacı- karşı davalı aleyhine Bakırköy 1.FSHHM'nin 2014/61 D.İş sayılı dosyasında tespit ve tedbir talep edildiği, tespit işlemi sırasında alınan 24/05/2017 tarihli bilirkişi raporunda, internet üzerinde inceleme yapıldığı, buna göre ...com alan adı sahibinin bilgilerinin gizlenmiş olduğu, erişim sağlayıcının ...Ltd.

Şti olarak kayıtlı olduğu, sitenin iletişim sayfasında ilkokul ve ortaokulun Florya/İstanbul adresinde, anaokulun ise Bakırköy/İstanbul adresinde olduğunun tespit edildiği, talepte bulunanın belirttiği adwords reklamları araştırıldığında yapılan aramada reklamların verilmiş olduğunun tespit edildiği, ekran görüntülerinin rapor içerisine alındığı, yine internet üzerinde yapılan araştırmada yesilkoyokulları.com adresli sitesi ve bu siteden yönlendirilen adresler incelendiğinde, bir çelenk sembolü içerisine yerleştirilmiş mavi arka planlı Y harfi altında yeşilköyokulları eğitim sanattır ibareli bir logonun kullanıldığının tespit edildiği,

internet sitesi görüntülerinin rapor içerisinde alınmış olduğu, talepte bulunanın dilekçesinde belirttiği ilkokul ve anaokul adreslerine gidilerek kullanım olup olmadığının araştırıldığı, okulların dış kapı önü ve iç bölümlerinde internet sitesindeki ile aynı logoların kullanıldığı, fotoğrafların rapor ve CD içine alındığı yolunda görüş bildirildiği görülmüştür.

Yargılama sırasında alınan 28/03/2018 tarihli üç kişilik bilirkişi heyet raporunda; www.....com internet sitesi alan adının 05/03/2016 tarihinde davalı - karşı davacının marka başvurusundan önce alındığı ve bu tarihten itibaren el değiştirmediği, "..." , "..." , " ...", "..." ibarelerinin google reklamları için anahtar kelime olarak kullanılmadığı, değişik iş dosyasındaki yer alan kullanım tespiti dikkate alındığında, reklam için yapılan ödeme karşılığı süre sonlandığından, ya da davacı tarafından iptal edildiğinden artık adword olarak kullanılmıyor olmasının mümkün olduğu,

davacı tarafından kullanılmakta olan logoya ilişkin internette ilk kullanımın davacı marka başvurusundan önce 11 Mart 2016 tarihinde ... tarafından gerçekleştiği, davacı - karşı davalının 06/03/2016 tarihinde kullanmaya başladığı "Daire + Y + Çelenk" şeklindeki logo ile davalı - karşı davacının 13/02/2002 tarihinde tescil ettirdiği ilk logo olan "... + Dünya+ Kalem + 2001" aralarında iltibas oluşturacak bir benzerilğin bulunmadığı,

bununla beraber 07/04/2016'da tescil başvurusu yapılan ikinci logo olan "Daire + Y + ..." logosu ile aralarında iltibas oluşturacak düzeyde benzerlik bulunmasıyla birlikte üstün ve öncelikli hakkın davacı - karşı davalıda olduğu, bu sebeple davalı - karşı davacının tescilli markasına ilişkin davacı - karşı davalının eylemlerinin marka hakkına tecavüz teşkil etmediği, asıl dava yönünden davacı tarafın "Y ..." markası üzerinde öncelikli ve üstün hak sahibi olduğu, davalı-karşı davacının tescil hakları bakımından davacı - karşı davalı tarafın kullanımının davalı - karşı davacı marka kapsamında kalmadığı,

adwords kullanımında yönlendirme yapılmasının somut olaya göre incelenmesinde marka tecavüzü kapsamında sayılamayacağı, davalı - karşı davacı tarafın seçimlik hakkına yönelik dava tarihinden geriye doğru seçimlik hakkı kapsamında bir maddi tazminat doğmayacağı yolunda görüş bildirildiği görülmüştür.

GEREKÇE

Asıl dava, davalıya ait marka tescilinin kötüniyetli yapıldığı iddiasıyla markanın devri, bu mümkün olmaz ise markanın hükümsüzlüğü talebine, karşı dava ise markaya tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, önlenmesi ile maddi ve manevi tazminat taleplerine ilişkindir.

Dosyanın incelenmesinde, davalı-karşı davacıya ait ... tescil numaralı "... + şekil" markasının 41.sınıfta 13/02/2002 tarihinde tescil edildiği ve halen geçerli bulunduğu, yine hükümsüzlüğü istenen davalıya ait 2016/31802 tescil numaralı Y ... + şekil markasının 41.sınıfta 07/04/2016 tarihinde tescil edildiği anlaşılmıştır.

Yargılama sırasında bilirkişi raporu alınmış ve söz konusu raporda davacı-karşı davalının 05/03/2016 tarihinde www.....com alan adını almış ve kullanmaya devam ettiği ve davacının 11/03/2016 tarihinde çelenk içinde Y harfi logo şeklinde kullanımının bulunduğu, ayrıca davalı- karşı davacının 2002 tarihli markasının davacının kullandığı logo ile iltibas oluşturmadığı yönünde görüş belirtilmiş ve bu rapor hükme esas alınmış ise de, mahkemece davalı-karşı davacıya ait 2002 tarihli markanın kullanımının davalı-karşı davacı yönünden müktesep hak oluşturup oluşturmayacağı üzerinde durulmamıştır.

Bir işletme tarafından uzunca bir süredir kullanılan markanın asli unsuru muhafaza edilerek markanın bu işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde oluşturduğu izlenim korunmak suretiyle önceki markanın kapsadığı ürünlerin/hizmetlerin veya bir ürün/hizmet çeşidinin tüketiciye yenilenmiş bir marka imajıyla sunulması ve bu yolla marka sahibi işletmenin işletmesel köken olarak öncekilerle bağlantılı olduğu mesajını veren yeni markalar oluşturmak amacıyla önceki markada yer alan asıl unsurun yanına başkaca asli ve/veya tali unsurlar ekleyerek oluşturulan markaların seri markalar olarak kabulü mümkündür.

Davalı - karşı davacı cevap dilekçesinde ayrıca www......tr adlı internet sitesi bulunduğunu ve faaliyetlerini bu internet sitesi üzerinden yürüttüğünü beyan etmiştir.

Bu durumda davalı - karşı davacının ayrıca internet sitesi arşiv kayıtlarının da incelenerek tescilli ... tescil numarasını kullanıp kullanmadığı, kullanıyorsa ne şekilde kullandığının incelenerek bu markanın asıl davada hükümsüzlüğü istenen 2016/31802 sayılı marka yönünden de müktesep hak teşkil edip etmeyeceğinin de incelenerek karşı davadaki talepler yönünden de değerlendirme yapılabilmesi bakımından dosyanın ilk derece mahkemesine iadesine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.