İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi E.2019/2312 K.2022/558

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. ve 356. maddeleri gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİDÜŞÜNÜLD Ü

DAVA;Davacı vekili dava dilekçesinde, davalılara ait ... numaralı "... (şekil olarak küp içerisinde ... yazılı)" markasının sirke ve boza emtiaları için 5 yıldan bu yana ciddi şekilde kullanılmadığını belirterek, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 9.maddesi uyarınca iptaline karar verilebileceği, bu nedenlerle davalılara ait ... numaralı "... ( şekil olarak küp içerisinde ... yazılı)" markanın tüm sınıflar yönünden iptaline ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP.

Davalılar ..., ..., ... ve ... vekili cevap dilekçesinde, tarafların akrabalık ilişkileri bulunduğunu, davacı şirketin marka konusu piyasanın küçük olması sebebiyle iptalini istediği markanın kullanıldığını bile bile marka sahibi müvekkillerini bezdirmek, yıldırmak ve sonunda iptalini istediği markayı almak amaçlı olarak kötü niyetle bu davayı açtığını, daha önce de İstanbul 1.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2002/895 Esas, 2008/102 Karar sayılı marka iptali davasını açtığını ve kaybettiğini, müvekkillerinin dava konusu markayı Kadıköy ...

Noterliğinin 21.10.2014 tarih ve ... yevmiye numaralı Marka Lisans Sözleşmesi ile ...Tic. Ltd.

Şti.'ne lisansladıklarını, lisans sözleşmesi ile markanın kullanım hakkını devir alan dava dışı şirketin dava konusu marka ile boza üretip satışını gerçekleştirdiğini, bu satışlara ilişkin dosyaya 17.03.2015, 23.12.2014 ve 09.01.2015 tarihli fatura örneklerini sunduklarını, dava konusu markanın davalılar tarafından 19.11.2016 tarihinde 10 yıl süre ile yenilendiğini, markanın kanunda öngörüldüğü şekilde ciddi olarak kullanıldığını, bu sebeplerle açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Diğer ..., ..., ... ve ...'ya mahkemece ilanen tebligat yapıldığı, davaya cevap vermedikleri anlaşılmıştır.

MAHKEME KARARI;İstanbul Anadolu 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 25/12/2018 tarihli 2017/19E. - 2018/382 K. sayılı kararıyla; "... Sınai Mülkiyet Kanunu ile getirilen kullanmama nedeniyle marka iptali, Kanun yürürlüğe girdiği tarihte iç hukuk sistemimizde yer almadığından ve Anayasa Mahkemesi kararı ile tüm sonuçları ile daha önce ortadan kalkmış olduğundan, 5 yıllık kullanmama süresi de Sınai Mülkiyet Kanununda yeni getirilen düzenleme ile yeniden başlayacağı, bu Kanunla ilk defa getirilen kullanma zorunluluğuna bağlanan sonucun ancak Kanunun yürürlüğe girmesinden 5 yıl sonra ortaya çıkabileceği, dolayısıyla 10.01.2022 tarihinden önce açılacak bu tür davaların mevsimsiz dava olmaları nedeniyle reddi gerekeceği" gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

İSTİNAF BAŞVURUSU.

Davacı vekilinin süresinde ibraz ettiği istinaf dilekçesinde; mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin 14. maddeyi iptal eden kararı Resmi Gazete'de yayımlandıktan tam 4 gün sonra 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) yürürlüğe girdiği ve yine "kullanmama nedeniyle iptal" konusunda bir madde getirmiş olduğu halde aradaki 4 günlük süreden dolayı bir "hukuki boşluk" vardır düşüncesi ile konuya yaklaşıldığının anlaşıldığını, ancak Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmelerde "kullanmama nedeniyle iptal davalarının" düzenlendiğini,

Paris Sözleşmesi 5 C (1) maddesinde makul bir süre içerisinde markanın kullanılmaması halinde iptal edilebileceğinin, TRIPS 15. Madde 3. Bent de " anlaşmaya taraf üyelerin tescil edilebilme özelliğini kullanıma bağlı kılabilecekleri açık biçimde belirtildiğini" amaçlanan kullanımının gerçekleşmemesine yönelik bir red kararının verilebilmesi için 3 yıllık asgari bir süre konulduğunu, TRIPS 19. Madde de, kesintisiz olarak en az 3 yıl süreyle kullanılmayan markanın iptal edilebileceğinin düzenlendiğini,

Ankara Anlaşmasına da taraf olduğumuz ve 1/95 Ortaklık Konseyi Kararı (Gümrük Birliği kararı) ile Gümrük Birliğinin ötesinde yükümlülükler getirildiğini, 31. Madde de tarafların fikri ve sınai mülkiyet haklarının yeterli ve etkin biçimde korunması ve sağlanmasına verdikleri önemi teyit eder düzenlemesinin bulunduğunu, ... sayılı AB Direktifi 16.12.2015 tarihinde kabul edilmiş ve 23.12.2015 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak yürürlüğe girdiğini, marka direktifi giriş bölümünde;

"...tescilli markaların, tescil edildikleri mallar ve hizmetler için fiilen kullanılmalarını ve kullanılmamaları halinde de tescil prosedürünün tamamlandığı tarihten itibaren 5 yıl içinde iptal edilmelerine imkan sağlamayı şart koşmak gereklidir." denildiğini, 556 Sayılı KHK 14. Maddesinde "Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir." hükmünün düzenlendiğini, 6769 Sayılı SMK 9/1 maddesinde 5 yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verileceğinin düzenlendiğini, SMK 19/2,

25/7 ve 29/2 hükümlerinin de yine aynı yönde olduğunu, Sonuç olarak, 10.01.2017 tarihi itibarıyla marka sicilinde bulunan tüm markalar için, tescil tarihinden başlamak üzere kullanım yüklentisi bulunduğunu, SMK, bu haliyle kendi yayım tarihinde tescilli bulunan tüm markalar için geçmişe dönük olarak bir sorumluluk getirdiğini, 6769 sayılı SMK'nın yürürlük tarihi ile 14. maddeyi iptal eden Anayasa Mahkemesi 'nin 6.1.2017 tarih ve 29940 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 14.12.2016 tarih ve 2016/148 esas, 2016/189 karar sayılı kararı ile 42/1 c bendinin iptaline ilişkin önceki kararında,

yasal düzenlemenin kanunla yapılması gerektiğinin belirtildiğini, maddeler iptal edilse bile kullanma zorunluluğunun devam ettiğini, marka hakkının varlık kazanabilmesi için somut olarak gerçek bir kullanıma konu edilmesi gerektiğini, 556 Sayılı KHK 4. Maddesinin Milletlerarası Anlaşmaların Öncelikle Uygulanması başlığını taşıdığını, 556 sayılı KHK'nin 4. maddesi "Milletlerarası Anlaşmaların Öncelikle Uygulanması" başlığını taşıdığını, hukuki boşluk olduğu düşünülse bile bu defa MK 1. Madde gereğince hukuki boşluğun hakim tarafından doldurulması gerektiğini,

mahkemenin davanın mevsimsiz olduğundan bahisle reddine ilişkin kararının hukuka uygun olmadığını, SMK 9. Madde yürürlükte iken mahkemenin markanın iptaline ilişkin süreyi 10/01/2022 tarihinden başlatmasının yasa ihlali olduğunu, SMK Geçici 4. Madde de mahkemelerin iptal davalarına bakmakla görevli olduğunu düzenlediğini beyanla mahkeme kararının kaldırılarak, dosya içerisinde mevcut bilirkişi raporunda da markanın kullanılmadığı mahkemece gerekçeli kararın 2. Sayfasında belirtildiğinden davanın kabulüne, dava konusu markanın iptaline, sicilden terkinine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER. Dosya içerisinde bulunan TPMK kayıtlarından. 95297 numaralı "... + Şekil (şekil olarak küp içerisinde ... yazılı)" markanın 30 ve 32.sınıflarda 31.12.1996 tarihinde ... varisleri olarak davalılar adına tescil edildiği, markanın son ..., ..., ..., ..., ..., ... tarafından, ... San. Tic. Ltd. Şti.'ne 1 yıl süreyle ... harflerinin yer aldığı ... sicil numaralı markanın ... emtiasında kullanılması için Lisans verildiği anlaşılmıştır.

İlk derece mahkemesince, davalıların ve dava dışı Lisans verilen şirketin ticari defter ve kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildiği, inceleme günü davalıların ticari defter ve kayıtlarının ibraz edilmediği, Lisans alan şirket defter ve kayıtlarının marka vekili bilirkişi ile mali müşavir bilirkişi tarafından incelendiği, ibraz edilen 23/07/2008 tarihli raporda; sonuç olarak davalıların sunduğu deliller ve ticari belgeler üzerinde yapılan incelemede üzerinde "..." ibaresinin, faturalar ve evraklar üzerinde kullanımını ispatlayan yeterli delile rastlanmadığı,

1986 yılından beri başvuru ve yenileme sürecinin TPMK sitesinde incelendiği, süreçte sorun olmadığı, markanın koruma altında olduğu, ancak markanın kullanımını yeterli olarak ispatlayan evraklara rastlanmadığının beyan edildiği, rapor ekinde bir kısım fatura örneklerinin sunulduğu görülmüştür.

Bilirkişi raporuna bir kısım davalılar vekili tarafından itiraz edildiği, bilirkişinin markanın kullanımına ilişkin 2013 yılı ve öncesine ait kayıt aramasına lüzum olmadığı, markanın kullanımına ilişkin en önemli tarihin 21/10/2014-21/10/2015 tarih aralığı olduğu, müvekkilinin bu tarihler arasında lisans sözleşmesi imzaladığı, marka lisans sözleşmesi,

sözleşmede yazılı bedelin ödendiğine dair dekont, dava dışı şirketin hükümsüzlüğü istenen marka ile boza sattığına ilişkin faturalar, etiketler ve faturaların dava dışı şirketin ticari defterlerine işlendiğine dair kayıtların mevcut olduğunu, bunun haricinde bir yıla ilişkin kayıtların incelenmesinde hukuki yararının bulunmadığını, 6769 Sayılı Yasa'nın 9. Maddesinde; markanın marka sahibinin izni ile kullanımının da marka sahibi tarafından kullanım kabul edileceğine dair düzenleme bulunduğunu beyanla bilirkişilerden ek rapor alınmasını talep ettiği anlaşılmıştır.

GEREKÇ E

Davacı tarafça, davalı adına 30/32. Sınıflarda tescilli ... numaralı "... (şekil olarak küp içerisinde .. yazılı)" markanın dava tarihinden önce 5 yıldan fazla bir süre kullanılmadığından bahisle iptalinin talep edildiği, mahkemece yasada öngörülen 5 yıllık sürenin 6769 Sayılı SMK'nın yürürlüğe girdiği 10/01/2017 tarihinden itibaren başlayacağı davanın mevsimsiz açıldığından bahisle davanın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.Davanın 01/02/2017 tarihinde açıldığı ve uyuşmazlık tarihinde 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun yürürlükte olduğu anlaşılmaktadır. 6769 Sayılı Yasa'nın 9. Maddesinde; "- (1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir: a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması. b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.

(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir." hükmü düzenlenmiştir.6769 Sayılı Kanun'un 26. Maddesinde, madde de sayılan hallerde Kurum tarafından markanın iptaline karar verileceği düzenlenmiş, SMK 9/1-a maddesinde "9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hâllerin mevcut olmasının" iptal sebebi olarak Kurum tarafından dikkate alınacağı düzenlenmiştir.

6769 Sayılı Kanun'un Geçici 4. maddesinde;" (1) 26 ncı madde hükmü yürürlüğe girene kadar, iptal yetkisi, anılan maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılır. (2) 26 ncı maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mahkemeler tarafından görülmekte olan iptal davaları mahkemeler tarafından sonuçlandırılır.

(3) Mahkemelerin bu madde hükmüne göre vermiş olduğu kararlar kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından Kuruma resen gönderilir." 6769 Sayılı Kanun'un 192/1-a maddesinde; " (1) Bu Kanunun; a) 26 ncı maddesi yayımı tarihinden itibaren yedi yıl sonra yürürlüğe gireceği" düzenlenmiştir. İptali talep edilen davalı markasının, 30 ve 32.sınıflarda "Boza ve Sirke" emtiaları için tescilli olduğu anlaşılmaktadır.

556 Sayılı KHK 42. Madde de, tescilden itibaren beş yıl süre ile kullanılmayan markaların hükümsüzlük davalarının düzenlendiği, 42. Madde hükmü Anayasa Mahkemesi kararlarıyla iptal edilmiş ve kullanmamanın yaptırımı yönünden yasal boşluk doğmuşsa da, 556 Sayılı KHK 14. Madde de markanın kullanılma zorunluluğu düzenlenmiş ve 5 yıl süreyle ciddi şekilde kullanılmaması halinde iptal sonucu bağlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi'nin 14/12/2016 tarih ve 2016/148 E., 2016/189 K. sayılı kararında, 14. Maddenin iptal gerekçesinde, mülkiyet hakkının sınırlandırılması yahut sonlandırılması sonucunu doğuracak yasal düzenlemelerin Kanun ile yapılabileceği, KHK ile bu yönde düzenleme getirilemeyeceği açıklanmıştır. Bu durumda maddelerin iptal gerekçesi de göz önüne alındığında, markanın kullanılma zorunluluğunun bulunmadığı ileri sürülemeyecektir.

Davalı tarafça yasal mevzuattan kaynaklanan kullanma zorunluluğunun bulunduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bu durumda mahkemece 5 yıllık sürenin başlangıç tarihi olarak 10/01/2017 tarihinin esas alınması yerinde olmamıştır.

Markanın kullanıldığını ispat yükü davalıda olup, davalı tarafça markanın tescil edildiği sınıf/alt sınıflar için, pazar yaratmak yahut mevcut pazarı korumak amacıyla, temel işlevine uygun olarak, anılan ürünlerin ve hizmetlerin menşeini garanti edecek şekilde ve ciddi biçimde kullanıldığının ispatlanması gerekmektedir. 6769 Sayılı SMK'nın 9/3 maddesi gereğince, markanın sahibinin izni ile kullanılması da, markanın kullanılması kapsamında değerlendirilecektir.

Davacı vekili istinaf dilekçesinde, dosya kapsamında alınan bilirkişi raporu ile markanın kullanılmadığının tespit edildiğini ileri sürmüştür.

Mahkemece yargılama sırasında alınan 23/07/2018 tarihli raporda, lisans alan şirket defter ve kayıtlarının marka vekili bilirkişi ile mali müşavir bilirkişi tarafından incelendiği ve markanın kullanımını yeterli olarak ispatlayan evraklara rastlanmadığının beyan edildiği anlaşılıyorsa da, bir kısım davalılar vekilinin rapora itiraz ettiği ve ek rapor alınmasını talep ettiği anlaşılmakla, davalı itirazları değerlendirilmediğinden, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kısmen kabulüne, kısmen reddine, mahkeme kararının kaldırılmasına, yargılamaya kaldığı yerden devam edilerek, rapora itirazların değerlendirilerek,

ek rapor yada yeni bir heyetten rapor alınarak, hasıl olacak sonuca göre karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

HÜKÜ M

Yukarıda açıklanan nedenlerle:1-Davacı vekilinin istinaf isteminin kabulü ile, 6100 sayılı HMK'nın 353/1-a-6 maddesi gereğince, İSTANBUL ANADOLU 1. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ'nin 25/12/2018 tarihli 2017/19 E. - 2018/382 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA,2-Dosyanın, yargılamaya kaldığı yerden devam edilmek üzere karar veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 3-İstinaf talebi kabul edildiğinden, istinaf peşin harcının talebi halinde davacı tarafa iadesine,4-İstinaf yargılama giderleri olarak.

Davacı avansından kullanıldığı anlaşılan.