İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi E.2019/2367 K.2022/572

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. ve 356. maddeleri gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİDÜŞÜNÜLD Ü

DAVA.

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin ... ibareli markaları ile "..." figürlü markalarının tanınmış marka olduğunu, davacı şirketin uluslararası moda ve giyim alanında birçok ödül aldığını, markalarının Dünyada birçok ülkede ve Türkiye'de tescilli olduğunu, müvekkilinin şekil markası ile hükümsüzlüğü talep edilen davalı adına tescilli ... tescil nolu şekil markasının benzer olup aynı emtiaları kapsadığını, SMK 6/1 maddesi gereğince hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ettiklerini, müvekkilinin TPMK nezdinde tescilli ... ve ... sayılı markalarının tümünün esas unsurunun da ... figürlü olduğunu,

davalının markasındaki ticaret unvanının ayırt edicilik vasfının bulunmadığını, markanın esas unsurunun şekil unsuru olduğunu, ayırt edici olmadığını, İstanbul 3. FSHHM'nin 2014/85 E-2015/15 Karar sayılı kararı ile müvekkiline ait şekil markası ile karşı tarafın şekil markasının benzer olduğundan hükümsüzlüğüne karar verildiğini, 6769 Sayılı SMK 6/4 maddesinde "Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ıncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikte marka başvurularının, aynı benzer nitelikte mal ve hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedileceğinin düzenlendiğini,

SMK 6/5 maddesi gereğince de hükümsüzlük kararı verilmesi gerektiğini, davalının basiretli tacir gibi davranmadığını, SMK 6/9 maddesi gereğince kötüniyetli marka başvurularının da reddedileceğini, TTK 18/2 maddesi ve MK 2. Maddesine aykırı tescil nedeniyle davalı markasının hükümsüz kılınması gerektiğini beyanla, davalı adına tescilli ... tescil nolu şekil markasının hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

CEVAP; Davalı vekili beyan dilekçesinde, müvekkilin markasının 18.sınıfta tescilli olduğunu, davacı ise tanınmışlık iddiasını 25.sınıf kapsamında iddia ettiğini, ayrıca markalar görsel olarak incelendiğinde davacının tescilli markasının at üzerinde ... oyunu oynayan elinde sopa olan bir insan figürü olduğunu, müvekkilinin markasında ise at ve insan figürü bulunduğu at figürünün ve insan figürünün tekel olarak kimsenin inhisarına bırakılamayacağını bu kapsamda 18.sınıftaki tescili yönünden herhangi bir karışıklığa yol açmadığından davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

MAHKEME KARARI; İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 02/05/2019 tarihli 2017/669 E. - 2019/202 K. sayılı kararıyla; "...Somut olayda davalının markasında açıkça davalının ticaret unvanı ilk bakışta markada asli unsur olarak yer aldığı salt at üstünde bir insan figürünün yeşil beyaz ile kombin edilmesi halinde ortalama tüketicinin ilk etapta oldukça büyük yazılan ticaret unvanına yoğunlaşacağı ve karıştırma ihmalinin bulunmadığı, davacının tanınmış marka olmasının da bu durum üzerinde bir etkisinin bulunmayacağı hususu dikkate alınarak davacı yanca ileri sürülen hükümsüzlük şartlarının somut olay yönünden gerçekleşmediği" gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

İSTİNAF BAŞVURUSU. Davacı vekilinin süresinde ibraz ettiği istinaf dilekçesinde.

Mahkemece, davalı markasında farklı olarak davalı firmanın ticaret unvanının yer almasını, davalı markasını müvekkilinin markasından farklılaştıran bir unsur olarak ifade etmiş olsa da, bu görüşün, Türk Marka Hukukundaki, markaların benzerlik değerlendirmesinde, ayırt edici özelliği olmayan ibare ve işaretlerin farklılık olarak kabul edilmemesi gerektiği ilkesine ters düştüğünü, davalı markasında yer alan ticaret unvanının, herhangi bir ayırt ediciliği bulunmayan bir ibare olup, markanın tali unsuru olarak dahi değerlendirilemeyeceğini, aksi yorumda,

orijinal bir markanın altına veya yanına ticaret unvanını yazılarak yaratılan her taklit markanın orijinal olarak kabul edilmesi anlamına geleceğini. - Mahkeme kararında, taraf markalarında yer alan at üstündeki insan figürlerinin, birinin elinde sopa olması diğerinin olmaması gibi nedenlerle farklılıklar taşıdığı ifade edilse de, bu hususun somut olaydaki benzerlik değerlendirmesine etki edecek nitelikte olmadığını, SMK’nın 6/1 maddesi anlamında yapılacak benzerlik değerlendirmesinde, markaların bütünü itibariyle incelemeye tabi tutulması gerektiğini,

ortalama tüketicinin de markalardaki detaylara dikkat etmeden markanın bütününü algıladığını, benzerliğin, karıştırılma ihtimalinden yola çıkılmak suretiyle ortaya konulması gerektiğini, klasik ölçülerdeki benzerliğin bulunmaması; ancak bağlantı olduğunu da içeren karıştırılma ihtimalinin varlığının, işaretleri benzer kılmaya yettiğini, (Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku § 26, No.30.) ortalama tüketicinin zihninde yer alan marka algısı, karıştırılma algısının değerlendirilmesinde önemli rol oynadığını;

ortalama tüketici markayı bir bütün olarak algıladığını ve onun çeşitli detaylarını inceleyecek kadar ileriye gitmediğini (ATAD’ın Sabel/Puma kararı) tüketicinin her iki markayı birlikte görüp karşılaştırma imkanı yahut eğilimi olmadığından, davalı markasında yer alan ... figürünün, sağa ya da sola bakması,

sopayı tutuş açısı ya da boyut farklılıkları, ortalama tüketicinin zihninde oluşan algıyı değiştirmeyeceğini ve markalar arasındaki benzerliğe etki edemeyeceğini. - SMK 6/1 hükmünde yer alan karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde, markaların ayniyeti veya benzerliğine ilişkin unsurlar karşılıklı bir bağımlılık ve dengeleme ilişkisi içinde olduğunu, karıştırılan mal hizmetler üzerindeki yüksek düzeyli benzerlik, markalar arasında var olan düşük düzeyli benzerlik ile ikame edilebileceğini,

aynı şekilde markalar arasında var olan yüksek düzeyli benzerlik de karıştırılan mal hizmetler üzerindeki düşük düzeyli benzerlik ile ikame edilebileceğini, (Bently, Lionel/SHERMAN, Brand: İntellectual Property Law, Oxford Universty Press, 2003, sh.816-817).

Bu hususun ... tarafından da “Markaların kapsadığı mal/hizmetler ne kadar yakın (benzer) olursa, iltibas ihtimalinin önlenebilmesi için yeni markanın eskisinden o kadar farklı olması gerekir.” şeklinde belirtildiğini. -Davalı tarafın ... ve ... sayı ile Türk Patent nezdinde gerçekleştirdiği dava dışı iki marka başvurusunun, davalı yanın kötü niyetini açıkça ortaya koyduğunu, markalara ilişkin görseller incelendiğinde, sadece şekil unsurlarından ibaret her iki markanın da, ... figürünü barındırdığı,

üstelik bu markalarda yer alan ... figürünün elinde, açıkça sopa bulunduğu görüleceğini, davalının açıkça markasal kullanımda ticaret unvanını kullanmadan, müvekkilinin markasına yakınlaşma ve kötü niyetli olarak haksız faydalanma amacı taşıdığını gösterdiğini beyanla, mahkeme kararının kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER. Marka tescil kayıtlarından davacı adına 18. Sınıf ile birlikte başka sınıflarda da tescilli ... başvuru numaralı 03/08/1993 başvuru tarihli ... markası, ... başvuru numaralı 03/08/1993 başvuru tarihli "..." şekil markası, ... başvuru numaralı 03/08/1993 başvuru tarihli "..." şekil markası ve ... ibareli başka markaların tescilli olduğu anlaşılmıştır. Hükümsüzlüğü istenen davalının ... başvuru numaralı ... LTD.

ŞTİ. markasının 24/11/2014 başvuru tarihli olduğu ve 18. Sınıfta tescilli olduğu anlaşılmıştır.

İlk derece mahkemesince Bilirkişiler ... ve ...'dan oluşan heyetten alınan 17.10.2018 tarihli raporda; dosyaya ekli Ankara 2.F.S.H.H.M'nin 2012 40 H.sayılı dosyasında alınmış bilirkişi Heyet raporunun sonuç kısmında ; ” Davacı markalarının tanınmış marka olduğu, benzer mallar yönünden bu tanınmışlıktan yararlanma, markanın tanınmışlığına ve itibarına zarar verme olaşılıklarının bulunduğu, ancak farklı mallar açısından böyle bir olgunun belirlenemediği,” şeklinde belirtildiği ve davacı ...'nin markalarının tarınmış olduğunun vurgulandığı,

mahkemenin 20.11.2013 tarihli 2012/40 E. 2013/214 K, sayılı kararından davacının “...” nin tanınmış marka olduğunun kabul edildiği, davacı markasının 1990-1991 yılından itibaren Türkiye'de tescil edildiği, Dünyanın birçok ülkesinde tescilli olduğu,İstanbul 3.F.S.H.H.M.'nin 2013/98 E.sayılı ve 2014/105 kararında, davacının esas unsuru ... ve ... şeklinden ibaret markalarının tanınmış marka statüsünde olduğu; sonucuna varıldığı, yapılan incelemeler neticesinde davacıya ait ... markasının tanınmış marka olduğu kanaatine ulaşıldığı, somut olayda hükümsüzlüğü istenen marka ile davacı markalarındaki şekil benzerliğinin tespit edildiği,

davacı markalarının tanınmış olduğu, aynı sektörde faaliyet gösteren davalının bu markaları bilmesi gerektiği, markanın temel fonksiyonun bir gereği olarak davacı markalarından farklılaşması gerekirken, davacı markalarının serisi içine sızma ve tanınmışlığından yararlanmak için marka tescillerinin kötü niyetli olarak yapıldığının düşünüldüğü, dava konusu olan ... tescil numaralı markasında yer alan ata binen insan figürünün (şekil) tüketiciye doğru bir mesaj vermeyeceği, aksine davacı markalarıyla köken, coğrafi kaynak ve tarih bakımından bir bağlantı kurmak amacıyla yapıldığı,

yaratım aşamasında yanıltıcı olmak suretiyle davacı markalarıma yanaşma güdüsü ile hareket edilmiş olduğu , bu bakımdan da dava konusu marka tescilinin kötü niyetli olarak değerlendirilebileceği sonucuna ulaşıldığı nihai takdir mahkemeye ait olduğu, davalıya ait marka tescil kapsamında 18. Sınıfta yer alan ürünler açısından 6769 sayılı SMK kapsamında m.6/1 anlamında benzerliğin olduğu, söz konusu markanın bu emtialar üzerinde kullanılması halinde tüketici nezdinde iltibasa sebebiyet verilebileceği beyan edilmiştir.

Mahkemece bilirkişi heyetine Doç.

Dr. ... eklenerek ek rapor alınmış, bilirkişiler ... ve ...'dan ek raporda kök rapordaki görüşlerini tekrar etmişler, heyette bulunan bilirkişi Doç Dr. ... ayrık raporunda; taraf markalarındaki şekil unsurunda davalının markasındaki şekilde ... oyuncusunun elinde ... bulunmadığı, davacının markasının ... olarak bilinmesi nedeniyle bunun benzerliği etkileyecek önemli bir eksiklik olduğu, atın dizginleri, kuyruk kısımları ve atların ayaklarındaki farklılıklar bulunduğu,

davalı markasında bu figürün üzerinde iki satır halinde büyük harflerle yazılmış ticaret unvanı bulunduğunu, markaya bakan tüketicinin şekil unsurundansa kelime unsuruna daha fazla yoğunlaşacağını, davalı markasındaki kelime unsuru gözetilmeksizin yalnızca davacının markasındaki at ve üzerindeki insan ile oluşturulmuş figürden yola çıkılarak benzerlik değerlendirmesi yapılmasının doğru olmadığını, davacının ... tescil numaralı markasının tanınmış marka olduğunu,kök raporda varılan kanaatten farklı olarak,

söz konusu markanın davalının ... tescil numaralı markası ile işaretsel olarak benzer olmadığını, dolayısıyla SMK m, 6/5 ve 6/1 hükmünde anılan "markaların aynı veya benzer olması" şartının taraf markaları bakımından gerçekleşmediğini, takiben davalının markasının SMK m. 6/5 ve m, 6/1 anlamında hükümsüz kılınması şartlarının varit olmadığını beyan etmiştir.

GEREKÇ E

Davacı vekili dava dilekçesinde ... markası ile "..." figürlü tanınmış markalarına dayanarak, davalı adına tescilli ... tescil numaralı markasının hükümsüzlüğünü talep etmiş, ilk derece mahkemesince, davalı markasındaki davalının ticaret ünvanına ilişkin sözcük unsurunun asli unsur olduğu ve markadaki şekil unsurunun davacı şekil markasından farklılaştığından bahisle davanın reddine karar verilmiştir. Davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporu ve dosya içerisinde bulunan mahkeme karalarından, davacı adına tescilli ... markası ile "..." figürlü şekil markasının ile tanınmışlığının tespit edildiği anlaşılmıştır. Hükümsüzlüğü istenen davalının 24/11/2014 başvuru tarihli ... başvuru numaralı ... LTD. ŞTİ+şekil markasının 18. Sınıfta; " İşlenmiş veya işlenmemiş deriler,postlar, yapay deriler, köseleler, astarlık deriler.

Derilerden, deri taklitlerinden veya taşıma amaçlı başka sınıflarda yer almayan eşyalar (çantalar, deri veya kösele kutular ve sandıklar, anahtarlıklar dahil)". Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri güneşlikler, bastonlar. Kırbaçlar, koşum takıları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları." emtialarında tescilli olduğu anlaşılmıştır.

Davacı adına tescilli ... ve ... başvuru numaralı tanınmış markalarının, 18 Sınıfta "...şemsiye, güneşlik ve bunların parçaları, deriden ve taklit deriden mamul eşya: sandı, bavul ve her türlü çanta, kese, cüzdan, anahtarlık..." emtialarında tescilli olduğu, Bir kısım emtialarda tescil sınıfının ortak olduğu anlaşılmıştır.

İlk derece mahkemesince alınan 17/10/2018 tarihli raporda ve aynı bilirkişi tarafından düzenlenen ek raporda taraf markalarındaki şekil unsurunun benzer olduğu ve 18. Sınıfta tescilli emtialar üzerinde kullanımları halinde tüketici nezdinde iltibasa sebebiyet vereceği beyan edilmiştir.

Mahkemece hukukçu bilirkişi heyete eklenerek ek rapor alındığında, hukukçu bilirkişinin ayrık raporunda, davalı markasındaki sözcük unsurunun ayırt edici olduğunun beyan edildiği, taraf markalarındaki şekil unsurundaki farklılıklara vurgu yapılarak markaların benzer olmadığı görüşünün beyan edildiği anlaşılmışsa da; davalı markasındaki sözcük unsuru değil şekil unsurunun baskın ve asli unsur olduğu, davacının ...nun elinde sopa olmaması, atın ayaklarının, dizginlerinin ve kuyruklarının farklılıkların bütün olarak markanın farklı olarak algılanmasına yetmediği,

markaların ortalama tüketici kitlesine hitap ettiği ve tüketicinin aynı anda her iki markayı yan yana koyarak karşılaştırma ihtimali bulunmadığı, markalar arasında tüketici nezdinde işletmesel bağlantı kurulması ihtimali de dahil olmak üzere iltibas ihtimali bulunduğu kanaatine varılmıştır.

Davalının markasını tescil tarihinde kötüniyetli olduğunu gösterir somut delil bulunmadığı, markaların şekil unsurunun benzerliğinin tek başına markanın tescil edildiğini göstermeyeceği, ancak markaların tescilli olduğu bir kısım emtiaların aynı/benzer olması, şekil unsurundaki benzerlik nedeniyle markaların bütün olarak tüketici nezdinde benzer olarak algılanması, davacı markasının tanınmış olması nedeniyle ortak olmayan sınıflarda da, davacı markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlanabileceği göz önüne alınarak, davalı markasının 6769 sayılı SMK 6/1-4-5.

Maddeleri ve SMK 25/1 maddesi gereğince tüm sınıflarda hükümsüzlüğüne karar vermek gerekirken, davanın reddine karar verilmesi yerinde olmadığından, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, mahkeme kararının kaldırılmasına, davanın kabulüne, davalı markasının tüm sınıflarda hükümsüzlüğüne karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜ M

Yukarıda açıklanan gerekçe ile: 1-Davacı vekilinin istinaf isteminin esastan KABULÜNE, 2-6100 sayılı HMK.'nın 353/1-b-2 maddesi gereğince İSTANBUL 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ'nin 02/05/2019 tarihli 2017/669 E. - 2019/202 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, 3-DAVANIN KABULÜNE, 4-Davalı adına tescilli ... başvuru numaralı ...

LTD.ŞTİ markasının 6769 sayılı SMK 6/1-4-5.maddeleri ve SMK 25/1 maddesi gereğince hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, -Karar kesinleştiğinde TPMK'ya gerekçeli kararın gönderilmesine, 5-İlk derece yargılaması yönünden; a)Alınması gereken 80,70 maktu karar ve ilam harcından davacı tarafça peşin yatırılan 31,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 29,30 TL harcın davalıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına, b)Davacı tarafça yapılan 67,40 TL harç, 2.750,00 TL bilirkişi ücreti ile 319,50 TL posta-teb.müz.gideri olmak üzere toplam 3.136,90 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

c)Kendisini vekil ile temsil ettiren davacı lehine hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince 7.375,00 TL maktu vekalet ücreti takdiri ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 6-İstinaf yargılaması yönünden; a-Davacı vekilinin istinaf talebi kabul edildiğinden, istinaf peşin harcının talep halinde iadesine, b-İstinaf yargılaması sırasında davacı tarafından yapılan 121,30 TL istinaf yoluna başvurma harcı ile 46,50 TL tebligat ve posta gideri olmak üzere toplam 167,80 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,