İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi E.2020/1033 K.2020/1392

Dairemizin 24.04.2019 tarihli, 2017/1564 E. - 2019/887 K.sayılı kararı, 25/02/2020 tarih ve 2019/3616 Esas - 2020/2024 Karar sayılı ilamıyla bozulmuş olmakla, duruşmalı yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİDÜŞÜNÜLDÜ

DAVA.

Davacı vekili, müvekkilinin yaklaşık 25 yıldır ... markası ve ticaret unvanıyla faaliyet gösterdiğini ve bu markayı ayırt edici hale getirdiğini, müvekkili ile aynı ilçede ve aynı alanda faaliyet gösteren davalının bu markayı müvekkilinin kullandığından haberdar olmamasının mümkün olmadığını, davalının buna rağmen ... ibaresini 2011 yılında kendi adına tescil ettirdiğini ve tescilden yaklaşık 3 yıl sonra müvekkiline markaya tecavüz fiillerini durdurması için ihtarname gönderdiğini, bu durumun iyi niyet kurallarına aykırılık teşkil ettiğini, müvekkilinin ... ibaresi ile otelcilik sektöründe uzun yıllardır faaliyette bulunduğunu,

bu durumun davalının haklarını müvekkiline karşı ileri sürme imkanının sessiz kalmak suretiyle kaybetmesi sonucunu doğuracağını, 556 Sayılı KHK'nun 8/3 maddesi uyarınca tescilsiz işaretlerin korunduğunu, yine davalı şirketin tescil tarihinden bu yana markayı herhangi bir şekilde kullanmadığını belirterek davalı adına tescilli ... numaralı ... markasının hükümsüzlüğüne ve müvekkilinin davalı markasına tecavüz etmediğinin tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP-KARŞI DAVA.

Davalı vekili, davacının iddialarını kabul etmediklerini, davacının ... markasını tescili için yaptığı başvurunun reddedildiğini, kaldı ki davacının müvekkili şirketin marka sahibi olduğunu bildiğini, müvekkilinin markasının 43.sınıfta tescil edildiğini ve davacının haksız kullanımını öğrendikten sonra hemen ihtar çektiklerini, davacının yapılan görüşmede müvekkilinden süre talep ettiğini, ancak buna rağmen kötüniyetli olarak kullanımına devam ettiğini bildirerek davanın reddini istemiş, karşı davasında ise müvekkili şirketin 42.hizmet sınıfında tescilli ... tescil numaralı ... markası bulunduğunu,

bu markanın 01/03/1999 tarihinde tescil edildiğini, müvekkilinin bu markayı ... markası ile kullandığın davacının eylemlerinin marka haklarına tecavüz oluşturduğunu belirterek tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla davacı karşı davalının tecavüzünün durdurulmasına ve men'ine karar verilmesini istemiştir.

Davacı-karşı davalı vekili karşı davaya cevabında; karşı davacının bu davayı açmakta hukuki yararının bulunmadığını, kanundan doğan hakların kötüniyetli olarak kabul edilemeyeceğini, asıl kötü niyetli olanın davalı-karşı davacı olduğunu bildirmiştir.

MAHKEME KARARI.

İstanbul 3.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 13/10/2016 tarihli 2016/1 Esas-2016/215 Karar sayılı kararıyla; "... kelimesi ispanyolca ve İngilizcede tarih-tarihçe anlamında olduğunu, ... kelimesinin ise İngilizcede tarih anlamında kullanıldığını, Kültür ve turizm Bakanlığı tarafından davacı karşı davalı şirket için 26/02/1991 tarihli turizm işletme belgesi düzenlendiği ve burada davacı şirketin işletme adının ... olduğu, 2006 yılında düzenlenen faturadan davacının ... ibaresini marka olarak kullandığı,

ayrıca tarih belirtilmemiş çok sayıda tabela, plaket ve tanıtım materyallerinde davacının historai ibaresini hotelcilik sektöründe ticari unvandan ayrı markasal kullandığı, ... ve ... ibarelerinin telafuzları birbirine çok yakın olduğu gibi gerek İspanyolca ve gerekse İngilizce de kullanılan anlamları -ve Türkçe karşılıkları yakın düzeyde olduğundan, markaların tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimalinin yüksek olduğu,

ancak ... esas unsurlu davalı karşı davacı yanın eski tescilli markası mevcut ise de hükümsüzlüğü istenen markadaki ibare üzerinde davacı yanın üstün ve öncelik hakkına sahip olması sebebiyle karıştırılma ihtimalinin uyuşmazlıkta hükümsüzlük yönünden değerlendirilmesinin etkisinin bulunmadığı, 556 Sayılı KHK'nun 8/3 maddesinde belirtildiği üzere; ... ibaresini davacı karşı davalının, davalı karşı davacının başvurusunun çok öncesinde yaklaşık 18 yıl süre ile markasal olarak kullandığı,

ayrıca 556 sayılı KHK'nın 8/5 maddesinde de belirtildiği üzere ... ibaresinin otelcilik ve iştigal konusunda belirtilen benzeri faaliyetlerde hak sahibi olması nedeniyle sınai mülkiyet hakkını kapsadığı" gerekçesiyle asıl davanın kabulüne, davalı adına tescilli ... sayılı ... ibareli markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, karşı davanın reddine karar verilmiş, kararı davalı- karşı davacı vekili istinaf etmiştir.

İSTİNAF BAŞVURUSU.

Davalı-karşı davacı vekili istinaf sebebi olarak; davacının 2010/19066 başvuru nolu başvurusunun TPE tarafından reddedildiğini, buna göre müvekkili şirketin, marka hakkının öncelikli olup 3. kişilerin tecavüzüne karşı korunması gerektiğini, müvekkilinin ... markasının tescili başvurusuna itiraz edilmediğini, davacının marka tescil başvurusunun müvekkilinin önceki tarihli başvurusu nedeniyle reddedildiğini, davacı karşı davalı cevap dilekçesinde iddianın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağına uymadığını,

hükümsüzlük talebiyle davasını açarken dava dilekçesinin 5.sayfasının son paragrafında davalı şirketin tescil tarihinden bu yana herhangi bir şekilde kullanmadığı ifadesini kullanarak kullanmama sebebine dayandığını, daha sonra ise iddiasını değiştirdiğini, buna kabullerinin bulunmadığını, dava dilekçesinin 2.sayfasında 556 Sayılı KHK'nın 8/3 ve 8/5 maddesine dayalı olarak dava açıldığını, davacının marka başvurunu 24/03/2010'da yaptığını, bu başvurunun 30/09/2010 da reddedildiğini, dolayısıyla davacının bu tarihte müvekkilinin markasından haberdar olduğunu, davanın ise bu tarihten yaklaşık 5,5 yıl sonra açıldığını,

gerek doktrinde gerekse Yargıtay kararlarında hükümsüzlük davasının dava hakkının doğumundan itibaren 3 yıl içinde, öğrenmeden itibaren ise 1 yıllık süre içinde açılması gerektiğini, bu nedenle davacının dava açma hakkının zamanaşımına uğradığını, yerel mahkemenin müvekkili şirketin uzun yıllardır kullandığı tescilli markasının kullanımını hiçe saydığını, davacının kullandığı ... ibaresi birçok dilde tarihçe, tarih anlamını taşıdığını, kaldı ki müvekkilinin bu markanın okunuşu olan ... markasının mevcut olduğunu, müvekkilinin bu markayı da kullandığını, müvekkili şirkete ait iki markanın da aktif olarak kullanılmakta olduğunu,

yine müvekkilinin müşteri çevresine inşaatına başladığı otellerin adının ... markası olarak tanıttığını sunulan belgelerden anlaşılacağını, bu amaçla hukuki yollara başvurmanın kötüniyet olarak kabul edilemeyeceğini, müvekkilinin markasının 20/01/2011 tarihinde tescil edildiğini, bu tarihten itibaren davacıyı birçok kez ihtarla uyardıklarını, ancak davacının müvekkilini iyiniyetini suistimal ettiğini, turizm işletme belgesinin karara dayanak yapılmasının doğru olmadığını, bunun marka hakkından ayrı olup marka hakkına ilişkin bir hak sağlamayacağını bildirmiştir.

Davacı-karşı davalı vekilinin istinaf dilekçesine karşı cevabında; müvekkili şirketin marka üzerinde eskiye dayalı kullanımdan doğan öncelik hakkının bulunduğunu, gerçek hak sahibi olduğunu, ... ibaresini hem hizmet markası olarak hemde ticaret unvanı olarak kullandığını, basiretli tacirden beklenen yükümlülüklerin yerine getirildiğini, davanın süresinde açıldığını, tescil sahibinin kötüniyetli olması halinde davanın süreye bağlı olmadığını, davalının dosyaya sunduğu belgeleri kullanmadığını beyanla istinaf başvurusunun reddini talep etmiştir.

DELİLLER; Davalıya ait ... tescil numaralı ... markasının 43.sınıfta 30/12/2009'dan itibaren 10 yıl süreyle 06/01/2011 tarihinde tescil edildiği, yine davalıya ait ... tescil numaralı ... markasının 42.sınıfta ilik olarak 01/03/1999'da tescil edildiği ve 01/03/2009'dan itibaren 10 yıl müddetle yenilendiği görülmüştür. Davacıya ait turizm işletme belgesinde işletme adının ... olarak gösterildiği, belgenin 26/02/1991 tarihli olduğu görülmüştür. Davacı tarafından düzenlenen 21/05/2006 tarihli faturada; ... ibaresinin kullanıldığı görülmüştür. Davacı şirketin unvanının "... LTD. ŞTİ" olduğu görülmüştür. Söz konusu tescilin 21/04/2006 tarihli ticaret sicil gazetesinde yayınlandığı görülmüştür.

DAİREMİZ KARARI; Dairemizin 24/04/2019 tarihli 2017/1565 Esas-2019/887 Karar sayılı kararıyla; asıl davada davacının davalıya ait markanın uzun süre kullanılmasına sessiz kaldığı gerekçesiyle; "Davalı-Karşı davacı vekilinin istinaf talebinin kısmen kabulüne, kısmen reddine, İstanbul(Kapatılan) 3.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 13/10/2016 gün, 2016/1 Esas, 2016/215 Karar sayılı kararının kaldırılmasına, asıl davanın reddine, karşı davanın reddine" karar verilmiştir.Dairemizin kararına karşı davacı ve karşı davacı vekilleri temyiz yoluna başvurmuştur.

YARGITAY BOZMA KARARI. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 25/02/2020 tarihli 2019/3616 Esas-2020/2024 Karar sayılı kararıyla; ".. dosya kapsamı ve asıl dosya davalısının ikrarından anlaşıldığı üzere, dava konusu marka, tescil kapsamında bulunan hizmetlerde henüz kullanılmamış olup, rezerv marka niteliğindedir.

Kullanılmayan, ticaret sahasına çıkarılmayan bir markanın kullanımına uzun süre sessiz kalınması maddeten mümkün olmayıp münhasıran marka tescili markanın kullanılması anlamına gelmez.

Ayrıca, davacı tarafından markasal kullanımının bulunduğu otel binası ile davalıya ait “...” ünvanlı otelin birbirine yakın olduğu, tarafların yekdiğerinden haberdar olmadığının söylenemeyeceği ileri sürülmüş olup, davalı karşı davacının “...” ibaresinin 43. sınıfta “geçici konaklama hizmetleri, gündüz bakımı (kreş) hizmetlerinde” marka olarak tescil ettirmesinin kötü niyetli marka tescili niteliğinde olup olmadığı hususu da değerlendirilmemiştir.

Bu durumda, eksik inceleme ve değerlendirme ile verilmiş kararın temyiz eden davacı lehine bozulmasına..karşı davacının tüm temyiz itirazlarının reddi ile karşı davaya yönelik verilen kararın HMK/370/1 maddesi gereğince ONANMASINA " karar verilmiştir.Yargıtay bozma ilamına karşı taraf vekillerinin beyanları alınmış, davacı-karşı davalı vekili bozma ilamına uyulmasını, davalı-karşı davacı vekili önceki kararda direnilmesini talep etmiştir.

Usul ve yasaya uygun görülen bozma ilamına uyulmasına karar verilmiş, bozma doğrultusunda yargılamaya devam edilmiştir.

GEREKÇE

Marka tescil belgeleri, Turizm İşletme Belgeleri, davacı şirketin ticaret sicil kaydı ile tüm dosya kapsamından; davacı şirketin 26/02/1991 tarihinden itibaren Eminönü'nde ... ismiyle otel işlettiği, davalının da 24/05/1991 tarihinden itibaren yine Eminönü'nde ... ismiyle otel işlettiği, aynı semtte ve aynı Otelcilik sektöründe faaliyet gösteren tarafların birbirinden haberdar olmamasının düşünülemeyeceği, davalı şirketin 43. Sınıfta ... başvuru numaralı ... ibareli tescilli markasının bulunduğu ve bu markasını ticari faaliyetinde kullandığı,

daha sonradan, anlam itibarıyla aynı olan ve davacının ticaret unvanının çekirdek unsurunu teşkil edip, otel işletmesinde yıllardır marka olarak kullandığı ... ibaresini 43. Sınıfta "“geçici konaklama hizmetleri, gündüz bakımı (kreş) hizmetlerinde” marka olarak tescil ettirmesinin kötüniyetli olduğu kanaatiyle, asıl davada davalı vekilinin istinaf isteminin kısmen kabul kısmen reddine, mahkeme kararının asıl dava yönünden kaldırılmasına,

davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine, davalı markasının bu hizmetler yönünden hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.Karşı davaya yönelik Dairemizin kararı onanarak kesinleştiğinden, karşı dava yönünden yeniden karar verilmemiştir.

HÜKÜ M

Yukarıda açıklanan gerekçe ile:1-Asıl davada davalı vekilinin istinaf isteminin kısmen kabul, kısmen reddine, İstanbul 3.FSHHM'nin 13.10.2016 tarihli 2016/1 E. - 2016/215 K.sayılı kararının HMK 353/1-b-2,3 maddesi gereğince asıl dava yönünden kaldırılmasına, -Asıl davanın kısmen kabul kısmen reddi ile davalı adına tescilli ... başvuru numaralı "..." ibareli markanın 43.sınıfta "geçici konaklama hizmetleri, gündüz bakımı kreş hizmetleri" yönünden kötüniyetli tescil sebebiyle kısmen hükümsüzlüğüne, bu hizmetler yönünden sicilden terkinine, fazlaya ilişkin talebin reddine, hüküm kesinleştiğinde hüküm özetinin TPMK'ya bildirilmesine,

2-Karşı dava yönünden; davalı-karşı davacı vekilinin talebiyle ilgili Dairemizin 24.04.2019 tarihli 2017/1565 E. - 2019/887 K.sayılı kararı kesinleştiğinden bu hususta yeniden karar verilmesine yer olmadığına, 3- Asıl Davada İlk derece yargılaması yönünden;a-Peşin alınan 29,20 TL harcın, 54,40 TL maktu karar ve ilam harcından mahsubu ile bakiye 25,20 TL harcın davalıdan tahsili ile Hazine'ye irat kaydına, b- Davanın kabul edilen kısmı üzerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan, 4.910,00 TL vekalet ücretinin, davalıdan alınarak,

davacıya verilmesine,c- Davanın red edilen kısmı üzerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan, 4.910,00 TL vekalet ücretinin, davacıdan alınarak, davalıya verilmesine,d-Davacı tarafından yapılan 62,70 TL dava ilk masrafı ve 112,75 TL tebligat-tezkere gideri olmak üzere toplam 175,45 TL yargılama giderinin, kabul ve ret oranı dikkate alınarak 87,73 TL'lık kısmının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bakiye giderin davacı üzerinde bırakılmasına,4- İstinaf yargılaması yönünden;

a)Asıl davada davalı vekilinin istinaf istemi yerinde görülmekle, peşin alınan istinaf harcının karar kesinleştiğinde ve talep halinde iadesine, b)Asıl davada davalı tarafından yapılan 85,70 TL istinaf kanun yoluna başvurma harcı ile 115,90 TL teb-müz.-posta gideri olmak üzere toplam 201,60 TL'nin asıl davada davacıdan alınarak asıl davada davalı tarafa verilmesine, c)Asıl davada davacı avansından kullanıldığı anlaşılan 11,00 TL yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

d)İstinaf incelemesi duruşmalı yapıldığından yapılan celse sayısı da dikkate alınarak istinafın kısmen kabulü yönünden kendisini vekil ile temsil ettiren asıl davada davalı yararına 1.700,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, e)İstinaf incelemesi duruşmalı yapıldığından yapılan celse sayısı da dikkate alınarak istinafın kısmen reddi yönünden kendisini vekil ile temsil ettiren asıl davada davacı yararına 1.700,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,