İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi E.2021/1438 K.2023/1055

Maddi Tazminat

DAVA TARİHİ: 05/07/2018

BİRLEŞEN 2019/88 ESAS SAYILI DOSYA

DAVA

Markanın Hükümsüzlüğü, Sicilden Terkin

DAVA TARİHİ: 01/03/2019

KARAR TARİHİ: 12/07/2023

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

ASIL DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterdiğini, ülke çapında yüksek ihale bedelli projeler devam ettirdiğini, müvekkilinin TPMK nezdinde ... tescil numaralı "..." ibareli markanın 36 ve 37.sınıflarda sahibi olduğunu, müvekkilinin "..." kelimesini içeren elliye yakın marka tescili ve projelerinin mevcut olduğunu, müvekkilinin tescilli markaları ile "..." temalı gayrimenkul projelerini gerçekleştirdiğini, müvekkilinin geliştirmekte olduğu gayrimenkul projesine "..." ismini vermek için planlamalar yaptığını, bu çalışmalar sırasında müvekkilinin markasına davalılar tarafından tecavüz edildiğini,

bu markanın haksız şekilde kullanıldığını, yapılan tespitler ile davalıların birlikte "..." isminde bir gayrimenkul projesi inşa ettiklerini, satışlar gerçekleştirdiklerini, www...com sitesinde de müvekkilinin markasının iltibas ve taklit yolu ile haksız kazanç sağlandığını, bu eylemlerin müvekkilinin marka haklarına tecavüz ve oluşturduğunu iddia ederek, müvekkilinin "..." markasına yapılan tecavüzün kaldırılmasını, haksız rekabetin tespitini, men'ini, 50.000,00 TL maddi tazminatın tahsilini ve hüküm özetinin ilanını talep ve dava etmiştir.Davalı ...

Limited Şirketi vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı tarafın yasa ve hukuka aykırı iddialarını kabul etmediklerini, müvekkilinin "..." markasını ... Mah. ... Sok. No:...

Küçükçekmece/İSTANBUL adreresinde inşa ettiği gayrimenkul projesinde 2013 tarihinden beri kullandığını, TPMK'da yapmış oldukları sorgulamalar neticesinde davacının dava konusu markayı 2014 tarihinden itibaren koruma altına aldığının görüldüğünü, bu araştırma sonucu müvekkilinin gerçek hak sahipliğinin açıkça ortaya çıktığını, bu nedenle haksız rekabet iddiasını da kabul etmediklerini, markaya tecavüz ve haksız rekabet iddialarının dayanağının bulunmadığını savunarak müvekkili aleyhine açılan davanın reddini talep etmiştir.

Davalılar ... Tic.A.Ş ile ... Tic.Ltd.Şti.'ye usulüne uygun tebligat yapıldığı, ancak davaya herhangi bir cevap vermedikleri anlaşılmıştır.

BİRLEŞEN DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; "..." markasının 2013 tarihinden bu yana müvekkili tarafından kullanılmakta olduğunu, ancak tescil edilerek korumasının sağlanmadığını, davalının söz konusu markayı kullandığı hususunun, kendilerine göndermiş olduğu 2018 senesinde öğrendiklerini, "..." adlı markanın müvekkilinin ihdas ederek ve kullanarak piyasada maruf hale getirdiğini, bu nedenle markanın gerçek hak sahibinin müvekkili olduğunu, ancak hal böyle iken,

davalının ... markasını ... olarak tescil ettirerek kullanmasının ve bunla da yetinmeyerek müüvekkili ve ortaklarına karşı markaya tecavüz ve haksız rekabet davası açmasının kötü niyetli olduğunu iddia ederek, davalı adına ... sayılı "..." ibareli markanın hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının müvekkilinin dava konusu "..." markasını, "..." ismini koyduğu inşaat projesinde haksız ve hukuka aykırı tecavüz teşkil etmesi nedeniyle, davacı hakkında Mahkememizin 2018/290 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığını, davacının işbu davada haklı gerekçeleri olmaması nedeniyle müvekkiline karşı huzurdaki davayı açtığını, davacının söz konusu marka bakımından öncelik hakkının bulunduğunu ve bu markayı meşhur ve maruf hale getirdiğini iddia etmekte ise de, bu durumun somut olaylar zinciri ve hukuki anlamda herhangi bir haklılığının bulunmadığını ve taleplerin yersiz olduğunu savunarak,

davanın reddini istemiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 15/04/2021 tarih ve 2018/290 Esas - 2021/103 Karar sayılı kararıyla. "Dosya kapsamı deliller, birleşen davacı adına olan internet alan adı ve sitesi ile dosya kapsamı ile uyumlu olan bilirkişi raporu ve ek raporuna göre davalı/karşı davacı ... Limited Şirketi tarafından davacı-davalı ...

A.Ş tarafından marka tescil başvrusundan önce 2013 yılından başlayarak "..." ibaresinin tescilsiz olarak markasal kabul edilecek biçimde kullandığı ve bu ibare-marka üzerinde gerçek (eskiye dayalı) ve öncelikli hak sahibi olduğu, ... İnşaat, ... ibaresi-markası üzerinde gerçek hak sahibi olduğu için asıl davada, davalı ...

İnşaat'ın ve bu şirketle birlikte aynı inşaat projesinde diğer davalı şirketlerin "..." ibaresini kullanmasının davacı...'ün tescilli marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil etmeyeceği anlaşılmakla asıl dava yönünden davanın reddine karar vermek gerekmiştir. Birleşen dosya yönünden ise; ... tescil nolu "..." markasının 37. sınıfta tescilli olduğu “İnşaat hizmetleri, inşaat araç - gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri" yönünden ...

İnşaat Limited Şirketinin eskiye dayalı gerçek hak sahipliği bulunduğundan bu emtialar yönünden davanın kısmen kabulü ile kısmi hükümsüzlüğe " karar verilmiştir.

İSTİNAF İSTEMİ

Davacı-birleşen dosya davalısı ... A.Ş. vekili istinaf dilekçesinde.

"Davalı/karşı davacının "..." markasını müvekkilden önce kullandığı ve üstün hak sahibi olduğuna dair iddiası haksız olup, mahkemece davalı/karşı davacının gerçek hak sahibi olarak kabul edilmesi hukuka aykırı olduğunu, Davalı/karşı davacı, her ne kadar müvekkilin başvurusundan önce markayı kullandığını ispatlamak için delil sunmaya çalışmış olsa da, işbu delillerin hiçbiri marufiyet ve bilinirlik yaratmayan salt kullanım iddiasını markasal kullanım haline getirmediğini, SMK 6/3e göre de tescilsiz bir marka üzerinde hak iddia edilmesi halinde, markasal kullanım aranacağını, kaldı ki;

önceye dayalı kullanımda davaya konu markanın herhangi bir yere yazıldığı tarih değil, marufiyet ve bilinirlik kazandığı tarih esas alınacağını, Bir an için müvekkil şirketin tescilinden önce markanın kullanıldığı kabul edilse dahi, SMK 6/3 gereğince sadece kullanmak yeterli olmayıp aynı zamanda markayı belirli bir tanınırlığa da ulaştırmak gerektiğini, ancak davalı/karşı davacının markayı tüketiciler nezdinde tanınır hale getirdiği hususunda yeterli ve kesin delil sunamadığını, Davalı/karşı davacı tarafından dosyaya sunulan fatura ve katalogların delil olarak kabul edildiğini,

bahsi geçen markanın üzerinde bulunduğu bir faturanın o sınıfta hizmet sunulduğunu ispat etmesinin mümkün olmadığını, her ne kadar davalı/karşı davacı tarafından 2013 tarihli faturalar sunulmuşsa da baskıların yapılıp yapılmadığının da ispat edilemediğini, Yine davalı/karşı davacının müvekkil markasına tecavüz teşkil eden bir diğer kullanımı olan "..." markasına ilişkin sunmuş olduğu delillerin de müvekkilin tescil tarihinden sonraya dayandığını, bu nedenle davalı/karşı davacının sunduğu ve markasal kullanıma işaret etmeyen hiçbir delilin müvekkil markasına yapılan tecavüzü ortadan kaldırmayacağını,

Müvekkil "..." markasının 36. ve 37.sınıflarda tescilli tek sahibi olmasının yanı sıra, "..." kelimesini içeren seri markaların sahibi olduğunu, müvekkil seri marka sahibi olması sebebi ile marka üzerinde hak sahibi olduğunu, Davalı/karşı davacının "..." ibaresini içeren herhangi bir başvurusu bulunmamakla birlikte, davalı/karşı davacı tarafından müvekkilin kullanımına da ses çıkarılmadığını, ne zaman ki müvekkil şirket tarafından tecavüze engel olmak adına dava ikame edilmiş, davalı ancak o zaman karşı dava açmak suretiyle hükümsüzlük iddiasında bulunduğunu,

Dosyanın birleşmesinden önce tanzim edilen 2018 tarihli bilirkişi raporunda açık ve tartışmasız bir şekilde müvekkilin marka hakkına tecavüz edildiğinin tespit edildiğini, birleşen dosya yönünden "hükümsüzlük" hususunun değerlendirilmesi için dosyanın tekrar bilirkişiye tevdi edildiğini, birleşen davada hükümsüzlük sebebiyle dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesi sonucunda bilirkişilerce haksız rekabetin meni ve marka tecavüzün bulunup bulunmadığı hususunun yeniden değerlendirilmesinin hatalı olduğunu, Birleşen davada davacının üstün hak sahibi olduğu iddiasının dosya kapsamında ispatlanamamış olup,

müvekkil şirket "..." markasının tescilli sahibi olduğunu, müvekkilin dava konusu markayı tescili karşısında davalı/karşı davacının üstün hak ileri sürmesi ve buna dayanılarak müvekkilin markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesinin mümkün olmadığını, Her ne kadar birleşen davada davacı tarafından 2013 yılına ait olduğu iddia edilen belgeler dosyaya sunulmuşsa da, söz konusu internet sitesi, fatura, katalog ve dergi gibi her zaman düzenlenebilir ve zaman konusunda mutlak delil teşkil edemeyecek belgeler olduğundan,

bu belgelere dayanarak markanın müvekkilin tescilinden önce kullanıldığına dair bir ispat aracı olarak kabul edilmelerinin mümkün olmadığını, Davalı/karşı davacıya ait "..." isimli projenin tarihinin kendi internet sitelerinde 3.06.2016 olarak gösterildiğini, işbu husus dosyaya sunulan noter tespit tutanakları ile sabit olduğunu, izah edilen nedenlerle, davalı/karşı davacı taraf ile üçüncü kişiler arasında düzenlenmesi her zaman mümkün olan ve dolayısıyla markanın öncelikli kullanımına delil teşkil edemeyecek fatura ve başkaca belgelerin hükme esas kabul edilmesinin hatalı olduğunu,

Yine davalı/karşı davacı tarafından sunulan 2013 tarihli davaya konu marka ile alınan hosting hizmeti faturasının markasal kullanıma delil teşkil etmesinin mümkün olmadığını, işbu hususun kabulü halinde, internet sitesi alan adı satın alan herkesin alan adını oluşturan markanın da sahibi kabul edileceği sonucu çıkacağını, Tüm bu hususlar dikkate alındığında, davalı/karşı davacı tarafından "..." markasının markasal kullanımının 2016 yılında başladığını, bu tarihten öncesi için dosyaya sunulan delillerin markasal kullanıma karine dahi oluşturamayacağı kabul edilmek suretiyle hükümsüzlük davasının reddine karar verilmesi gerektiğini,

Davalı/karşı davacı tarafından dosyaya sunulan kataloğun tarih içermediği ve 1/09/2013 tarihli olduğu iddia edilen faturanın tarihinin doğru olmadığı hükümsüzlük hususunda alınan kök ve ek raporlarda bilirkişi tarafından tespit edilmiştir. hal böyleyken, söz konusu belgelerin mahkemece davalı/karşı davacının markayı kullandığına ilişkin delil kabul edilmek suretiyle hüküm verilmesinin hatalı olduğunu, İtiraz nedenlerimizden anlaşılacağı üzere, mahkemece 2018 tarihli rapor yok sayılarak,

yalnızca davalı/karşı davacı beyanlarının esas alındığı rapor nazara alınarak hüküm tesis edilmesinin hatalı olduğunu." beyanla ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması istenmiştir. Davalı-birleşen dosya davacısı ... Limited Şirketi vekili istinaf dilekçesinde.

"Mahkemece alınan ayrıntılı ve denetime elverişli birbirlerini teyit eden bilirkişi raporlarına dayanarak hukuka ve yasalara uygun olarak; davacı - karşı davalının marka tecavüz ve haksız rekabet davasının reddine, birleşen hükümsüzlük davasının kabulune karar verildiğini, Mahkeme kararının yasaya ve hukuka uygun olduğunu, Birleşen dosyada mahkemenin kısmi hükümsüzlüğe karar verdiğini, davayı zaten kısmi hükümsüzlük olarak ıslah etmemize rağmen aleyhimize vekalet ücretine hükmedildiğini, bu nedenle mahkemenin hükümsüzlük davasında aleyhimize hükmettiği vekalet ücreti kararının hatalı olduğunu,

kararın bu yönden düzeltilmesi gerektiğini." beyanla ilk derece mahkemesi kararının talepleri gibi kaldırılması istenmiştir.

GEREKÇE

Dava; asıl davada davacının marka haklarına tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti, durdurulması ve önlenmesi ile tazminat; birleşen davada ise markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkindir. İlk derece mahkemesi tarafından, "ASIL DAVA YÖNÜNDEN: Davacının davasının REDDİNE,

BİRLEŞEN DAVA YÖNÜNDEN

Davacının davasının KISMEN KABULÜNE, davalı adına tescilli ... tescil nolu markanın tescilli olduğu 30.sınıftaki "inşaat hizmetleri, inşaat araç-gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri" yönünden hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine, sair emtia ve hizmetler yönünden davanın reddine," karar verilmiştir. Hüküm taraf vekilleri tarafından istinaf edilmiştir.

İnceleme, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun(HMK) 355. maddesi hükmü uyarınca istinaf dilekçelerinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek ve asıl dava yönünden istinaf istemi bulunmadığından, inceleme karşı dava ile sınırlı olarak yapılmıştır.

Mahkemece ilk olarak marka vekili ile bilişim uzmanından oluşan bilirkişi heyetinden rapor aldırıldığı, 12/12/2018 havale tarihli raporda sonuç olarak, "... markanın öncelikli kullanım savunmaları dışarıda tutularak, davalı tarafça, davacının tescilli markasıyla ayırt edilemeyecek kadar benzer markanın, aynı sınıfla ve halkla karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde kullanıldığı." tespitlerine yer verildiği, rapora itiraz üzerine mahkemece bu defa dosyanın yeni bir marka vekili bilirkişiye tevdi ile rapor aldırıldığı, dosyaya sunulan 24/11/2020 havale tarihli bu raporda raporda sonuç olarak, "...

İnşaat, ... ibaresi-markası üzerinde gerçek hak sahibi olduğu için asıl davada, davalı ... İnşaat'ın "..." ibaresini kullanmasının davacı ... Gayrimenkul'ün tescilli marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil etmeyeceği ve karşı davada, davacı ...

İnşaat'ın, davalı ...'e ait ... tescil nolu "..." markasının 37. sınıfta tescilli olduğu “İnşaat hizmetleri, inşaat araç - gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri" yönünden kısmi hükümsüzlüğünü talep edebileceği." hususlarının belirtildiği anlaşılmıştır.

Bu rapora itiraz üzerine mahkemece aynı bilirkişiden ek rapor aldırılarak karar verildiği; ilk raporu düzenleyen bilirkişi heyetinin birleşen dava yönünden inceleme yapmadığı da gözetildiğinde, oluşan çelişkilerin ve eksikliklerin giderilmesi yeni bilirkişi heyetinden rapor aldırılması gerekirken, eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.

Mahkemece, aralarında bilişim uzmanı olan bilirkişi heyetinden tarafların itirazlarını karşılayacak nitelikte yeni rapor aldırılması, davalı internet sitesinin kuruluş ve kullanım tarihlerinin tespitiyle, davalı tarafça sunulan fatura ve belgelerin davalı defterlerinde olup olmadığının da denetimi gerektiğinden; davalı - birleşen dosya davacısı vekilinin istinaf isteminin bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, davacı - birleşen dosya davalısı vekilinin istinaf isteminin açıklanan nedenlerle kabulüyle ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.