İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi E.2021/457 K.2023/52

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili firmanın 2007 yılında ... Ltd. tarafından satın alındığını, ... Ltd.’nin 2015 yılında ...’ye ait ... İşi devraldığını, söz konusu devrin kapsamına ...’ye ait ... A.Ş.’nin de girdiğini, ilgili devir anlaşmalarının neticesinde müvekkili şirketin ... A.Ş.’nin külli halefi konuma geldiğini, ... A.Ş. ile dava dışı ... Tic.

A.Ş. arasında 16/11/2007 tarihli Uzlaşma Tutanağı akdedildiğini, anılan Tutanağın 6.1. maddesi gereğince “..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ...” ibareli 11 adet ilaç markasının inhisari kullanım hakkının 10 yıl süre ile ... Tic. A.Ş.’ye verildiğini, anılan kullanım hakkının 16/11/2017 tarihi itibariyle dolduğunu, kullanım hakkının dolmasından önce ... Tic.

A.Ş.’ye ihtarname gönderildiğini, anılan ihtarnamede kullanım hakkı devredilen ilaçların öngörülen kullanma sürelerinin dolmak üzere olduğunun ve kullanıma devam edilmesi hakkında mutabakata varılıncaya kadar 16/11/2017 itibariyle ilgili markaların kullanılmaması hususlarının yer aldığını, ... tescil no’lu “...” markasının 1986 yılında, ... tescil no’lu “...” markasının 1995 yılında, ... tescil no’lu “...” markasının 1989 yılında tescil edildiğini, şirketler arası birleşme devralma sürecinde ...

A.Ş.’ye ait bazı markaların sehven yenilenmediğini, sehven yenilenmeyen markaların dava dışı ... Tic. A.Ş. ile yakın ilişkisi bulunan davalı tarafından kötü niyetle kendi adına tescil edildiğini, söz konusu kötü niyetli tescillerin kapsamında ... tescil no’lu “...” ibareli, ... tescil no’lu “...” ibareli, ... tescil no’lu “...” ibareli markaların bulunduğunu, söz konusu tescillerin öğrenilmesiyle birlikte müvekkili tarafından hem dava dışı ... Tic.

A.Ş.’ye hem de davalı ...’ye ihtarname gönderildiğini, ilgili ihtarnamede ... Tic. A.Ş.’den yeni bir lisans sözleşmesi yapılması ve lisanssız kullanım süresi için de bir bedel ödenmesinin talep edildiğini, aynı ihtarname ile davalıdan dava konusu markaların müvekkili şirkete devredilmesi hususunun talep edildiğini, ancak davalı tarafından taleplerin reddedildiğini, müvekkili şirketin, davalının ve dava dışı ... Tic.

A.Ş.’nin ilaç piyasasında aktif olarak faaliyet gösterdiğini ve bu sebeple davalı tarafından dava konusu markaların müvekkili şirkete ait olduğunun bilinmemesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını belirterek davalı adına tescilli ... tescil no’lu “...”, ... tescil no’lu “...” ve ... tescil no’lu “...” markalarının hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.

CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkili firmanın yerli bir üretici olduğunu ve ilaç sektöründe faaliyet gösterdiğini, dava dışı ... Tic. A.Ş.’nin dava konusu ilaçlardan üretim yapmak konusunda müvekkilden izin istemesi üzerine müvekkil ile dava dışı ... San. ve Tic.

A.Ş. arasında fason üretim sözleşmesi ve pazarlama satış sözleşmesi imzalandığını, anılan sözleşmelere göre üretim ve/veya pazarlama yapıldığını, üretimi ve/veya pazarlaması yapılan ilaçların ilaç ruhsatlarının müvekkili şirkete devri ile ilgili sözleşme kapsamında sözleşmeye konu ilaç ruhsatları üzerindeki rehin ve hacizlerin kaldırılması için dava dışı ... Tic.

A.Ş.’ye süre verildiğini, ilaç ruhsatlarının üzerindeki borç ve kısıtların kaldırılması sonrasında söz konusu ilaç ruhsatlarının müvekkiline devredileceğini, dava dilekçesinde her ne kadar davacı ile dava dışı ... Tic. A.Ş. arasında akdedilen Uzlaşma Tutanağından bahsedilse de söz konusu tutanağın dava dilekçesinin ekinde bulunmadığını, bu sebeple ilgili tutanağa ilişkin itiraz haklarının saklı tutulduğunu, anılan protokolün ... A.Ş. ile dava dışı ... Tic.

A.Ş. arasında akdedildiğini ve bu sebeple davacının aktif dava ehliyetinin bulunmadığını, müvekkilinin bedelini ödemek suretiyle üç adet ilaç markasını pazarlama hakkı elinde bulundurduğunu, dava konusu markalar üzerinde müvekkilinin emeğinin olduğunu, üç ilacın da tanıtımının müvekkili tarafından yapılmış olması sebebiyle ilgili ilaçlara ilişkin ruhsatın dava dışı ... Tic.

A.Ş.’den alınacağını, ruhsatına sahip olunmayan bir ilacın Türkiye’de hiç kimse tarafından üretiminin yapılamayacağını, davacının ilaçlara ilişkin ruhsata sahip olmadığını, davacının üretim ve pazarlama hakkı bulunmadığını, üretim ve pazarlama hakkı bulunmayan bir ilaç markasını haksız bir şekilde elde etmeye çalıştığını, müvekkilinin dava konusu markalar üzerinde gerçek hak sahibi olduğunu, davacının söz konusu markalardan haksız bir biçimde istifade etmeye çalıştığını, davacının iddialarının temelinin bulunmadığını, dava konusu markalara ilişkin kanuni yenileme ve koruma sürelerinin sona erdiğini,

davacının söz konusu markaları kullandığına ilişkin hiçbir iddia ve delil ileri sürmediğini, davacının hak sahibi olduğunu iddia ettiği “...” ibareli markanın 03/03/2016 tarihinde, “...” ibareli markanın 21/12/2015 tarihinde, “...” ibareli markanın 15/05/2009 tarihinde koruma sürelerinin bittiğini, davacı tarafından her ne kadar müvekkilinin “...” ibareli markası bulunduğu iddia edilmiş ve hükümsüzlüğü istenmiş ise de müvekkilinin böyle bir markasının bulunmadığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İstanbul Anadolu 2.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 05.11.2020 tarih ve 2019/36 Esas - 2020/155 Karar sayılı kararıyla. "İncelenen dosya kapsamı, alınan bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde; davalı adına tescilli ... -... - ... markalarının hükümsüzlüğü olup,davaya konu markaların davlının tescilinden önce davacı şirket tarafından devralındığı iddia edilen ... A.Ş'ye (Eski ünvanı ...

A.Ş) ait olduğu,öncelikle birleşme şeklinde şirketin devralındığı iddiası yönünden yapılan incelemede, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü''nün 25.02.2019 tarihli cevabi yazısı ile dava dışı ... Anonim Şirketinin,davacı ... Anonim Şirketi tarafından birleşme yolu ile devralındığının bildirildiği ve birleşme yolu ile devre ilişkin sözleşmeninde gönderildiği,birleşmeye ilişkin sözleşme metni incelendiğinde dava dışı ...

A.Ş'nin,tüm aktif ve pasifleri ile birlikte davacı şirkete devredildiği,böylece davacı şirketin dava dışı devrolunan ... A.Ş'nin külli halefi konumuna geçtiği,dosya içerisine alınan TPMK kayıtlarından davaya konu markalarının önceki sahibinin ...

Anonim Şirketi olduğu ve davacının bu şirketin külli halefi olması nedeni ile bu markaların önceki sahibi olarak değerlendirildiği ve davaya açmakta hukuki menfaatinin olduğu,davaya konu" ..." markasının koruma süresinin 03.03.2016 tarihinde,"..." markasının koruma süresinin 21.12.2015 tarihinde,"..." markasının koruma süresinin ise 15.05.2009 tarihinde dolduğu,davalının ise bu markalardan "..." markasını koruma süresi dolduktan yaklaşık 9 ay sonra 02.12.2016 tarihinde aynı isimle,"..." markasını koruma süresinin bitiminden yaklaşık 11 ay sonra 02.12.2016 tarihinde aynı isimle "..." markasını ise koruma süresinin bitiminden yaklaşık 8 yıl 7

ay sonra 21.12.2017 tarihinde ... ismiyle tescil ettirdiği,davacının kötü niyetli tescil nedeni ile hükümsüzlük talebine dayandığı mahkememizce de taleple bağlı kılınarak sadece kötü niyetli tescil nedeni ile araştırma ve değerlendirme yapıldığı, buna göre de,davacı tarafından dava konusu markalarında içinde bulunduğu 11 adet markanın dava dışı ...

A.Ş ile aralarında yapılan 16 Kasım 2007 tarihli uzlaşma tutanağı ile sözleşme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile kullanım hakkının ... A.Ş'ye devredildiğinin iddia edilip sözleşme süresinin bitmesi nedeni ile markaları kullanmamasının ihtar edildiği,her ne kadar davacı tarafından 16 Kasım 2007 tarihli uzlaşma tutanağı dosyaya ibraz edilmemiş ise de,davalı tarafından dosyaya sunulan dava dışı ...

A.Ş ile davalı şirket arasında düzenlenen 01.01.2012 tarihli sözleşme incelendiğinde,dava konusu markalarında yer aldığı ürünlerin her türlü satış ve pazarlama yetkisinin 10 yıl süre ile davalıya verildiğinin belirtildiği,sözleşme bitiminde de,ilaç ruhsatlarının davalıya devredileceğinin belirtildiği,sözleşmede marka hakkının devredileceğine dair bir hükmün yer almadığı sadece ilaç ruhsatlarının devredileceğinin belirtildiği,kaldı ki böyle bir hüküm yer alsa dahi marka sahibinin dava dışı ...

A.Ş olmadığı için geçerli olamayacağı,sözleşme imzalandığı tarih itibari ile ... ve ... markalarının davacı şirkete ait olduğu, ... markasının ise davacı tarafından yenilenmemesi üzerine kaydının silindiği,davalının ve dava dışı ...

A.Ş'nin dava konusu markalar üzerinde hiçbir zaman hak sahibi olmadığı,davalı şirketin ilaç sektöründe yer alması nedeni ile dava konusu markaların davacıya ait olduğunu bildiği veya bilmesi gerektiği,davaya konu ilaç markalarının koruma sürelerinin ... ve ... markaları yönünden bir yıllık süre dolmadan davalı tarafından birebir aynı isimle tescil ettirilmesinin iyi niyetli olarak değerlendirilemeyeceği,her ne kadar dava konusu diğer marka olan ... markası koruma süresi dolduktan 8 yıl 7 ay sonra tescil ettirilmiş ise de,mahkememzice davalının kötü niyetli hareket ettiği kanaatine ulaşıldığından ve kötü niyet bölünemeyeceğinden,tescil edilen

markanın "..." yerine k ve s harfleri yerine aynı anlama gelen x harfi konularak birebir şekilde "..." şeklinde tescil ettirilmesinde de davalının kötü niyetli kanaatine ulaşıldığı,davalı tarafından,davacının dava konusu ilaçların ruhsat sahibi olmadığı ve olamayacağı savunmasında bulunulmuş ise de,ruhsat sahibi olunması ile marka sahibi olunmasının farklı olduğu,ruhsat sahibi olunmasının marka hakkı sahibinin,

marka hakkını kullanmasına engel olunamayacağına dair sektör bilirkişisi rapor sonucuna göre de,davalının bu savunmasına itibar edilmediği ve davalının kötü niyetli olduğu bu nedenle davacının davasında haklı olduğu kanaati ile davanın kabulüne" karar verilmiştir.

İSTİNAF İSTEMİ

Davalı vekili süresinde ibraz ettiği istinaf dilekçesinde.

"Dava konusu ... markasının koruma süresinin 03.03.2016 tarihinde, ... markasının 21.12.2015 tarihinde bittiğini, ... adındaki markasının koruma süresi geçeli de 10 yıl olduğunu, ayrıca müvekkilin tescil ettirdiği markanın farklı olduğunu, davacının ihtar gönderdiğinde 2 yıllık sürenin geçtiğini, Davacının markaları kullandığına ilişkin hiçbir iddia ileri sürmediğini, yani ortada davacının hiç kullanmadığı markaların olduğunu, davacının markalar üzerinde hiçbir hakkı kalmamışken hak sahibiymiş gibi davrandığını, Dava açmak için 6769 Sayılı kanunun 6/8 maddesine göre 2 yıllık sürenin de geçtiğini,

üstelik davacının markalar için gerekli ilaç ruhsatları olmadığından marka başvurusu da yapmadığını, bilirkişiler davacının SMK m.6/8 maddesine dayanmadığını tespit ettiklerini, esasen davacı bu maddeye göre hak sahibi olmadığını bildiği için SMK m. 6/8’e dayalı hükümsüzlük talep etmediğini, Bilirkişi raporunun 11. maddesinde: 'müvekkilin davacı ile aynı sektörde faaliyet gösterdiğinden bahisle davacı adına tescilli olduğunu bilebilecek durumda olduğu durumda olduğunun düşünüldüğünü ancak kötüniyeti tespit edemediklerini' belirtildiğini, müvekkilin kötüniyetinin tespit edilemediğini, sadece bir tahminden hareket edildiğini,

Mevzuatın izin verdiği şekilde müvekkilin üretimini yaptığı, pazarladığı markaları korumak istemesinin hukuka aykırılık teşkil etmediğini, davacının da markalarını korumada menfaati var ise bunları yenilemiş olmasının gerektiğini, davacının üretemeyeceği ilaçlar için marka yenilemesi yapmadığını, davacının ruhsatını devrettiği ilaçların anlamsızca markalarını elde tutmasının hukuken korunamayacağını, Müvekkilin tescil başvurularının üzerinden 2 yılı aşkın süre geçtikten sonra davacı huzurdaki davayı ikame ettiğini,

Mahkeme aynı sektörde olunması nedeniyle davacının markalarının bilinebileceğinden bahisle kötüniyetli olunduğuna karar verdiğini, ancak davacının dava konusu markaları kullanımına dair hiçbir delil sunmamışken soyut bir varsayımla böyle bir tespit yapılmasının usule aykırı olduğunu, Sayın Mahkemenin tüm sınıflardan hükümsüzlüğüne karar vermesi de usul ve yasaya aykırı olduğunu, Davacının birleşme yoluyla markaların hak sahibi olduğunu iddia ettiğini, ancak Rekabet Kurulu kararı haricinde hiçbir şey sunmadığını, buna dair ne ticaret sicil kaydı ne da başka evrak sunulmadığını,

öncelikli davacının markaların sahibi olarak dava açabilme hakkını ispatlaması gerekirken bilirkişi raporunda buna ilişkin hiçbir inceleme yapılmadığını." beyanla ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması istenmiştir.

DELİLLER

*Bilirkişiler ... ve ...'un 23/12/2019 tarihli raporunda.

"Davalının, davacıya ait '...' markasının koruma süresinin sona erdiği tarihten yaklaşık 9 ay sonra 02.12.2016 tarihinde, davacının koruma süresi sona eren markasını birebir içerir biçimde ... no’lu ... markasını; davacıya ait “...” markasının koruma süresinin sona erdiği tarihten yaklaşık 11 ay sonra 02.12.2016 tarihinde davacının koruma süresi sona eren markasını birebir içerir biçimde ... no’lu “...” markasını; davacıya ait “...” markasının koruma süresinin sona erdiği tarihten yaklaşık 8 yıl 7 ay sonra, davacının koruma süresi sona eren markasıyla aynı okunuşa sahip ... no’lu “...” markasını tescil ettirdiği,

davacı taraf dava dışı ... ile aralarında akdedilen 16/11/2007 tarihli protokol bulunduğunu ileri sürmüşse de dosya kapsamında söz konusu protokol metninin varlığına rastlanmadığı, bu nedenle dava dışı...

İlaç ile davacı arasında, davacının iddia ettiği şekilde bir ilişkinin varlığının tespit edilemediği, dosya kapsamındaki verilerin, davacının iddia ettiği gibi, dava dışı Yavuz İlaç ile davalı arasındaki ticari ilişkinin varlığını doğruladığı, fakat davacı taraf, dava dışı ... ile arasında dava konusu markaların kullanıma ilişkin bir anlaşma bulunduğunu ispatlayamadığından, davalı ile dava dışı ... arasındaki ticari ilişkinin varlığına dayalı herhangi bir çıkarımda bulunulamadığı, davacı ile aynı sektörde faaliyet gösteren davalının, söz konusu markaların daha önce davacı adına tescilli olduğunu bilebilecek durumda olduğu,

nitekim davacının koruma süresi sona eren üç markasından ikisinin birebir aynı biçimde, diğer markanın ise koruma süresi sona eren davacı markasının okunuşuyla birebir aynı olacak şekilde tescil edilmesinin tesadüfle açıklanamayacağı, bu nedenle heyetimizce davalının davacının markalarının koruma sürelerinin bittiğini bilerek, markaların yenilenmemesinden istifade etmek suretiyle ... no’lu “...”, ... no’lu “...” ve ... no’lu “...” markalarını tescil ettirdiği kanaatine ulaşıldığı, fakat gerçekleştirilen bu marka tescillerinin kötüniyetli tescil olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin takdirinin mahkemeye ait olduğu,

davalı taraf, davacının söz konusu ilaçların ruhsat sahibi olmadığı, dolayısıyla markaları zamanında yenilese idi dahi Türkiye’de üretim yapmasının imkansız olduğu yönünde savunmada bulunmuşsa da, bir ilaçla ilgili olarak T.C. Sağlık Bakanlığı nezdinde ruhsat sahibi olunmamasının, o ilaç ismini marka olarak tescil ettiren kişinin marka hakkından doğan haklarını kullanmasına engel olmadığı." kanaati bildirilmiştir.

GEREKÇE

Dava, markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkindir. İlk derece mahkemesi tarafından, "Davanın KABULÜNE, - Davalı adına tescilli ... numaralı ..., ... tescil numaralı ... ve ... numaralı ... markalarının hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine." karar verilmiştir. Hüküm davalı vekili tarafından istinaf edilmiştir.

İnceleme, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun(HMK) 355. maddesi hükmü uyarınca istinaf dilekçelerinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmıştır. Davalı tarafından "Davacı şirketin dava dışı şirket ile birleşme nedeniyle dava konusu markalarda hak sahibi olduğu, buna karşın birleşmeye ilişkin Rekabet Kurumu kararı dışında belge ibraz edilmediği" iddia edilmiş ise de.

TPMK kayıtları uyarınca davaya konu markaların davalının tescilinden önce ... A.Ş'ye (Eski ünvanı ... A.Ş) ait olduğu, bu şirketin davacı şirket tarafından devralındığı hususunun İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü''nün 25.02.2019 tarihli cevabi yazısı ile sabit olduğu; birleşmeye ilişkin sözleşme metni incelendiğinde ...

A.Ş'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte davacı şirkete devredildiği, böylece davacı şirketin külli halef konumuna geldiği ve bu markaların önceki sahibi olması nedeniyle işbu davaya açmakta hukuki menfaatinin olduğu anlaşılmıştır. Davaya konu ..., ... ve ... markalarının davacının devraldığı ... A.Ş'ye (Eski ünvanı ...

A.Ş) ait olduğu ve birleşme yoluyla markalar üzerindeki hak sahipliğinin davacıya ait olduğu, ... markasının koruma süresinin 03.03.2016 tarihinde, ... markasının koruma süresinin 21.12.2015 tarihinde, ... markasının koruma süresinin ise 15.05.2009 tarihinde dolduğu; davalının ... markasını 02.12.2016 tarihinde (koruma süresi dolduktan yaklaşık 9 ay sonra) aynı isimle, ... markasını 02.12.2016 tarihinde (koruma süresinin bitiminden yaklaşık 11 ay sonra) aynı isimle, ... markasını ise 21.12.2017 tarihinde (koruma süresinin bitiminden yaklaşık 8 yıl 7 ay sonra) ... ismiyle tescil ettirdiği dosyadaki kayıtlarla sabittir.

Davacının kötü niyetli tescil nedeni ile hükümsüzlük talebinde bulunduğu, mahkemece bu kapsamda yapılan yargılamada; davalının ve bir dönem davacı tarafından verilen satış ve kullanım izni ile davalıya dava konusu markaların da yer aldığı ürünlerin satışı konusunda davalı ile sözleşme yapan dava dışı ...

A.Ş'nin dava konusu markalar üzerinde hiçbir zaman hak sahibi olmadığı, davalı şirketin ilaç sektöründe yer alması nedeni ile dava konusu markaların davacıya ait olduğunu bildiği veya bilmesi gerektiği, davaya konu ilaç markalarının koruma sürelerinin ... ve ... markaları yönünden bir yıllık süre dolmadan davalı tarafından birebir aynı isimle tescil ettirilmesinin ve bu duruma bağlı olarak daha sonra ... markasını okunuşu aynı olacak şekilde ... olarak tescil ettirilmesinde davalının kötü niyetli olduğu;

tüm bu hususlar dikkate alındığında davalının her üç markayı kötüniyetli olarak tescil ettirmiş olması nedeniyle markaların kapsamındaki tüm mal ve hizmetler yönünden hükümsüzlüğüne karar verilmesi yönündeki ilk derece mahkemesi kararının isabetli olduğu anlaşılmakla, davalı vekilinin istinaf isteminin reddine karar verilmiştir.