İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi E.2021/506 K.2023/291

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin bağlantılı şirketinin ... tarafından 1980'li yılların ikinci yarısında piyasaya sürülen tarçın aromalı ... viski ürününün sahibi olduğunu, ... viskisinin dünya çapında yüksek bilinirliğe sahip olduğunu, yine davacı şirket .... adına Türk Patent Enstitüsü nezdinde "..." markasının 33.sınıftaki "alkollü içecekler" için Türkiye'de tescil ettirmek için ... başvuru numarası ile başvuru yaptığını ve söz konusu başvurunun 556 sayılı KHK. 'nın 7/1-b bendi uyarınca davalı şirkete ait ... sayılı "..." markası ile benzer bulunduğu gerekçesi ile reddedildiğini,

davalıya ait markadan da bu şekilde haberdar olunduğunu, ancak ... sayılı "..." markasının tescilli olduğu 30., 32. ve 33. sınıflardaki mallar üzerinde fiilen kullanılmamış olduğunu, bu çerçevede ... sayılı "..." markasının 556 sayılı KHK'nın 14. maddesi uyarınca "kullanmama" sebebiyle tümden iptaline karar verilmesi talebiyle 26.09.2016 tarihinde (kapatılan) İstanbul 4. FSHHM nezdinde 2016/179 Esas sayılı davanın açılmış olduğunu, söz konusu davanın İstanbul 4. FSHHM' nin kapatılması sebebiyle İstanbul 2.FSHHM'nin 2017/364 Esas sayılı dosyasına kaydedilerek yargılamaya devam edildiğini,

davalarının da dayanak maddesi olan KHK.nın 14. maddesinin AYM tarafından (14.12.2016 tarihli 2016/148 E. , 2016/189 K.) iptal edilmesi ile davanın esasına girilmeden usulden reddine karar verildiğini ve söz konusu kararın kesinleşmiş olduğu,

bu itibarla SMK'nın 9 ve 26/1-a maddeleri gereğince ... sayılı "..." markasının kullanmama sebebiyle tümden iptali için iş bu davanın açılmasının zorunlu olduğunu, ... sayılı "..." markasının tescil tarihinin 07.10.2004 olduğu ve 07.10.2009 tarihine kadar tescil kapsamında yer alan mallar bakımından kullanılması zorunluluğu bulunduğunu, markanın kullanıldığının ispat külfetinin davalıya ait olduğunu, davaya konu markanın tescil edildiği günden bu yana tescil kapsamında yer alan 30., 32. ve 33. sınıflardaki hiçbir mal üzerinde kullanılmadığını, marka üzerinde devir yasağı içeren ihtiyati tedbir verilmesi gerektiğini,

... sayılı "..." markasının 6769 sayılı SMK'nın geçici madde 4 düzenlemesiyle 9 ve 26/1-a maddeleri uyarınca kullanmama sebebiyle tümden iptaline yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davalı şirketin ... sayılı "..." markasını uzun yıllardır kesintisiz ve ciddi bir şekilde kullandığını, ürünlerin üretiminin ve ambalajlanmasının Türkiye'de yapıldığını, müvekkilinin iç piyasada ciddi müşteri kitlesinin bulunduğunu, İstanbul-Bursa-Adana-Gaziantep illerinde bulunan marketlere satış yapıldığını, bunlar ile ilgili örnek faturaların delil olarak sunulduğunu, markasına ilişkin ciddi yatırımlar yaptığını, müvekkili şirketin birçok uluslararası fuarda boy göstermiş olduğunu, "..." markasının tüm dünyada tanınan ve bilinen bir marka haline getirdiğini, "..." markasını internet üzerinden de ciddi bir şekilde kullanıldığını iddia ederek davanın reddini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İstanbul 1.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 23.09.2020 tarih ve 2018/196 Esas - 2020/237 Karar sayılı kararıyla. "Bir markayı kullanan ve ileride kullanmama sebebine dayalı iptal tehdidi ile karşılaşmak istemeyen basiretli tacir gibi hareket etmesi yasa gereği olan davalının, kullanıma ilişkin kanıtları özenle saklaması gerekmektedir. Yoksa mahkeme veya davacı, markanın kullanılmadığını ispatlamayacaktır.

Markanın iptal müeyyidesinden kurtulabilmesi için tescil edildiği her bir hizmet sınıf için bağımsız olarak ayrı ayrı kullanılması gerekir. Bu yargılamada bir markanın bir ürün veya hizmet için kullanımı diğer bir ürün ve hizmet için kullanım sayılamaz.

İzotonik içecekler ile enerji içecekleri arasındaki farkın davacının itiraz dilekçesinde açıklandığı şekilde incelenmesi için mahkememizce de itiraz haklı görüldüğünde bilirkişiden ek rapor alındığı, ek raporda bilirkişilerin denetim ve hüküm kurmaya elverişli olarak rapor hazırladıkları, ek raporun denetim ve hüküm kurmaya elverişli olduğu anlaşıldığından markanın kullanılmayan tescilli olduğu emtia sınıflarında iptaline karar verilmesi gerekmiştir.

Sunulan ve bilirkişilerce incelenen mali kayıtlar, fatura ve irsaliyeler, bilirkişilerin hükme dayanak alınan ek raporları, taraflarca sunulan deliller yüksek mahkeme ilamları ile birlikte incelendiğinde; davalı adına ... no ile tescilli markanın 30 ve 33. sınıfta yer alan ürünlerin tamamı ile 32.sınıf yönünden 6769 sayılı SMK'nın 9, 26 ve Geçici 4. maddesi uyarınca iptaline ve sicilden terkinine, SMK'nun 51/4.maddesi uyarınca kararın kesinleşmesini müteakip resen Türk Patent ve Marka Kurumuna gönderilmesine" karar verilmiştir.

İSTİNAF İSTEMİ

Davalı vekili istinaf dilekçesinde. "Gerekçeli itirazlarımızı içerir dilekçemizin yok sayılarak; bu itirazlarımızın hangi hukuki gerekçe ile kabul edilmediği bile belirtilmeden üstelik dosyaya alınan son bilirkişi raporuna da aykırı hüküm kurulmasının usule aykırı olduğunu, Bilirkişi ek raporunda müvekkil şirketin enerji içeceği sınıfında kullanımı açıkça ispat edilmesine rağmen;

işbu defa mahkeme kendi gerekeçesi ve dosya içeriğine çelişir şekilde davanın tüm sınıflar yönünden iptaline karar vermesinin hatalı olduğunu, Aynı konudaki davanın daha önce İstanbul 2.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2017/364 Esas - 2017/214 Karar sayılı dosyası ile görülerek 26.09.2017 tarihinde ''Yasal dayanağının olmadığından bahisle' davanın reddine karar verildiğini ve hükmün istinaf edilmeden 07.03.2018 tarihinde kesinleştiğini, kesin hüküm itirazlarına rağmen mahkemece bu konuda değerlendirme yapılmadığını, Mahkemenin delillerimizi toplamadan bilirkişi incelemesi yaptırdığını;

davacı tarafça yapılan ve reddedilen başvurudosyalarına ilişkin red kararları ile tüm dosyaların içeriklerinin taleplerine rağmen mahkemece celp edilmediğini,Davanın hukuki dayanağının bulunmadığını.

6769 Sayılı SMK yürürlüğe girdiği tarihte kanunlarımızda tescilli bir markayı kullanma külfetini/zorunluluğunu düzenleyen bir hükmün bulunmadığını, SMK ile hem markayı kullanma külfeti/zorunluluğunun düzenlendiğini, kanunun geriye dönük uygulanmasının olanaklı olmadığını, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı da gözetildiğinde artık markadan doğan mülkiyet hakkı üzerinde kullanılmamaya bağlı bir yaptırımın söz konusu olmayacağını, Davacının dava açmada hukuki yararının bulunmadığını,

zira müvekkil şirketin "..." olarak enerji içeciği sınıfında tescilli ... sayılı marka tescili de bulunduğundan zaten alkollü içecekte marka tescil almasının mümkün olmadığını, dolayısıyla hukuki yarar yokluğundan davanın reddi gerekirken kabulünün hatalı olduğunu, Bilirkişi ek raporunda markanın müvekkilce aktif olarak kullanıldığı tespit edilmesine rağmen; dosya içeriğine aykırı gerekçe ile markanın iptaline karar verilmesinin hatalı olduğunu;

dosyadaki delillere, müvekkil şirketin ticari defterlerine, yurtdışı ihracatlarına, katıldığı fuarlara ve sair tüm delillere aykırı şekilde hüküm kurulmasının yanlış olduğunu, Dosyaya sunulan Prof.Dr. ...'in hukuki mütalaasında; müvekkilin tescilli markasını kullandığını, bu kullanımın ciddi bir kullanım olduğunun vurgulandığını; müvekkilin tescilli markası ile üretim yaptığı, kullanımın sembolik olmadığı,

2009 yılından bu yana yapılan reklam yatırımları ve web sayfasının incelemesi sonucu elde edilen veriler ile marka kullanımının ciddi/gerçek bir kullanım olduğu kanaatine varıldığını, 32. sınıf yönünden kullanım tespitinin dar yorumlanması mümkün olmayıp, 32. sınıf yönünden kullanımın sabit olduğunu.

SMK m. 26.7’da “sadece o mal veya hizmet yönünden kısmî iptale karar verilir” ifadesi yer aldığından, aynı sınıf içinde yer alan diğer mal ve hizmetler için de iptal kararı verilemeyeceğini." beyanla ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması istenmiştir.

DELİLLER

*Davalının ... ibareli marka için 11.3.2003 tarihinde tescil başvurusunda bulunduğu, markanın 30. 32. ve 33.emtia sınıflarında 7.10.2004 tarihinde sicile kayıt edildiği, 11.3.2013 tarihinden itibaren markanın 10 yıl süre ile yenilendiği anlaşılmıştır. * Bilirkişi ... ve ...

02/09/2019 tarihli raporlarında; davalı şirket'in adına Türk patent nezdinde 11/03/2003 tarihinden itibaren ... no ile tescil edilmiş markasının, 30. 32. ve 33. sınıflarda yer alan mallar için olduğu, ancak davalı şirketin SMK 9. maddesi uyarınca markasını sadece 32. sınıfta yer alan "izotonik içecekleri...(enerji içeceği/ya da sporcu içeceği)" üzerinde kullanılmış olduğunu, tescil kapsamında yer alan diğer ürünlerde kullanmadığını, bu nedenle söz konusu ... no ile tescilli ...+şekil markasının 30. sınıfta ve 33. sınıfta yer alan ürünlerin tamamı ile 32. sınıfta yer alan "Kolalar, gazozlar,

izotonik içecekler...” haricindeki diğer tüm ürünler için iptal koşullarının oluştuğunu bildirmişlerdir. *Bilirkişi heyeti 20/01/20020 tarihli ek raporunda; davalı şirketin 11/03/2003 tarihinden itibaren ... no ile tescil edilmiş markasının 30, 32 ve 33. Sınıflarda yer akan mallar için tescil edilmiş olduğu, ancak davalı şirketin SMK 9 maddesi uyarınca markasını sadece 32. sınıfta yer alan "ENERJİ İÇECEKLERİ" üzerinde kullanılmış olduğu, tescil kapsamında yer alan diğer ürünlerde kullanılmadığı, bu nedenle sözkonusu ... no ile tescilli ...+ şekil markasının 30 ve 33.sınıfta yer alan ürünlerin tamamı ile,

32. sınıfta yer alan "ENERJİ İÇECEKLERİ" haricindeki diğer tüm ürünler için iptal koşullarının oluştuğunu bildirmişlerdir. *Prof.

Dr. ... tarafından hazırlanan mütalaada; dava dosyasına ... markalı ürünleri kesintisiz olarak kullanıldığına ilişkin alış ve satış faturalarını, davalıya ilişkin markanın kullanıldığına ilişkin şirket katalogları, faturalarını, davalının yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katalogları, www...com alan adı internet sitesine ilişkin görselleri, bu siteye ilişkin faturaları, ürünlerin yurt dışına ihraçlarına ilişkin faturaları, yurtiçinde üretim ve yurt dışına ihraç faturalarını,

markalı ürünlerin ambalajlı faturalarını ayrıca 2013 yılından itibaren yıllık ciroları ve üretim adetlerini incelediğini ve davalının markasını ciddi olarak kullandığını bildirmiştir.

GEREKÇE

Dava, markanın iptali ve sicilden terkini istemine ilişkindir. İlk derece mahkemesi tarafından, "Davanın kabulüne, davalı adına ... no ile tescillim arkanın 30 ve 33. sınıfta yer alan ürünlerin tamamı ile 32.sınıf yönünden kullanmama nedeniyle iptaline, kararın kesinleşmesini mütakip kesinleşmiş karar örneğinin ilgili sicile işlenmek üzere kuruma gönderilmesine" karar verilmiştir.Hüküm davalı vekili tarafından istinaf edilmiştir.

İnceleme, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun(HMK) 355. maddesi hükmü uyarınca istinaf dilekçelerinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmıştır. 6769 Sayılı Kanun'un 9.maddesinde "Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan kullanılmayan markanın iptaline karar verilir." düzenlemesine yer verilmiştir.

Beş yıllık sürenin hesabında 6769 Sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 10.01.2017 tarihinden önceki sürelerin de hesaba katılması yönündeki mahkeme değerlendirmesi yerindedir.

Davalı vekilinin, "Davacı tarafından aynı konudaki davanın daha önce İstanbul 2.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2017/364 Esas - 2017/214 Karar sayılı dosyası ile görülerek 26.09.2017 tarihinde 'Yasal dayanağının olmadığından bahisle' davanın reddine karar verildiği ve hükmün istinaf edilmeden kesinleşti" yönünde kesin hüküm itirazının bulunduğu görülmüş ise de; ilgili mahkemenin dava tarihindeki durum gözetilerek "Yasal dayanağın bulunmadığı" gerekçesiyle davanın reddine karar verdiği, davacı tarafından açılan işbu davanın ise Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girdikten sonraki mevcut yasal duruma dayanarak açıldığı,

buna göre somut olayda kesin hüküm engelinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Mahkemenin gerekçeli kararında, "Bilirkişi ek raporunun denetim ve hüküm kurmaya elverişli olduğu anlaşıldığından markanın kullanılmayan tescilli olduğu emtia sınıflarında iptaline karar verilmesi gerekmiştir.

Davalı adına ... no ile tescilli markanın 30 ve 33. sınıfta yer alan ürünlerin tamamı ile 32.sınıf yönünden 6769 sayılı SMK'nın 9, 26 ve Geçici 4. maddesi uyarınca iptaline ve sicilden terkinine" açıklamasına yer verildiği; kararda atıf yapılan bilirkişi ek raporunda ise.

"Davalı şirketin markasının sadece 32. sınıfta yer alan 'Enerji İçecekleri' üzerinde kullanılmış olduğu, tescil kapsamında yer alan diğer ürünlerde kullanılmadığı, bu nedenle sözkonusu ... no ile tescilli ... şekil markasının 30. ve 33.sınıfta yer alan ürünlerin tamamı ile, 32.sınıfta yer alan 'Enerji İçecekleri' haricindeki diğer tüm ürünler için iptal koşullarının oluştuğu." yönünde görüş bildirildiği, buna göre mahkeme kararı ile kararda atıf yapılan bilirkişi raporu arasında çelişki olduğu anlaşıldığından; davalı vekilinin istinaf isteminin kısmen kabulüyle ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak,

denetime elverişli bulunan bilirkişi ek raporuna uygun olarak yeniden karar verilmiştir.