İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 44. Hukuk Dairesi E.2020/359 K.2021/525

Yukarıda yazılı ilk derece mahkemesi kararına karşı, istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine yapılan inceleme sonucunda;

GEREĞİDÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekili dava dilekçesinde.

Otomotiv sektörünün lider firmaları arasında yer alan ve çok tanınmış olan müvekkilinin, “...” markalarının sahibi olduğunu, müvekkilinin ticaret unvanının baş harflerinden müteşekkil olan ve müvekkili şirketi ile uzun yıllardan bu yana özdeşleşmiş olan “...” markasının dünyaca tanınmış bir marka olduğunu, ancak davalı adına kayıtlı olan 2010/67815 sayılı “...” ibareli marka tescilinin, müvekkilinin marka hakkına tecavüz teşkil eder nitelikte olduğunu, ... ile ... markasının iltibas yaratacak derecede benzer olduğunu ve markalar ile firmalar arasında iltibas riski bulunduğunu, davaya konu markanın müvekkili ile ilişkilendirilebileceğini,

davaya konu ... markasının müvekkiline ait markanın tanınmışlığını zedeleme ya da tanınmışlığından haksız surette yararlanma ihtimalinin bulunduğunu, davalı yanın kötü niyetli olduğunu, davalının kötü niyet ile tescil ettirdiği ... markasını, bir adım daha ileriye giderek tescilli halinden farklı şekilde kullanmak ve alenen müvekkili markasına tecavüz edecek şekilde kullanması sebebiyle, davaya konu markanın hükümsüz kılınması gerektiğini ve davalı eylemlerinin haksız rekabet ve ve müvekkili haklarına tecavüz teşkil ettiğini iddia ederek,

davalı adına 2010/67815 sayı ile tescilli olan “...” ibareli markanın hükümsüzlüğünü, “...” markalı piyasaya sunulan ürünlerin/ambalajların, müvekkiline ait marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunun tespitini, bu ürünlerin/ambalajların kullanımına, üretimine, satımına/dağıtımına son verilmesini ve bu işlemlerin durdurulmasını, önlenmesini, toplatılmasını, imhasını, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla 5.000,00 TL maddi tazminatın, marka hakkının itibarının zarara uğraması nedeniyle ayrıca 5.000,00 TL, manevi zarara karşılık 5.000,00 TL tazminatın ve müvekkilinin yoksun kaldığı kazancın hesaplanmasında,

makul bir payın mahkeme tarafından eklenmesini, dava tarihinden itibaren işleyecek faiz ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.Davalı vekili cevap dilekçesinde.

Davacının ... markasının tanınmış marka olduğu iddiasının izaha muhtaç olduğunu, davacı yanın 12. sınıfta tescil ettirdiği “gm” markası ile müvekkilinin 4. sınıfta tescil ettirdiği “gmoil şekil” markasının, KHK'nın 8. maddesi kapsamında, gerek görünüş, gerekse fonetik anlamda benzerlik olmadığını, ayrıca markaların farklı sınıflarda tescilli olduğunun açıkça ortada olduğunu, davacı tarafın dava dilekçesinde dayanak olarak gösterdiği ve dile getirdiği n11.com, gittigidiyor.com gibi internet sitelerinde, davacının satışını yaptığı motor yağlarının ...MOTOR YAĞI olarak pazarlandığını,

müvekkilinin üretimi ve satışı yaptığı yanı ise “ ...” şeklinde pazarlandığını ve taleplerin yersiz olduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.İlk Derece Mahkemesince.

"Davacı yanın ... ibareli markasının 1979 yılından bu yana Türkiye'de tescilli olduğu, 556 Sayılı KHK'nın 7/1-ı bendinde sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1. Müzekker 6. Maddesine göre, tanınmış markaların tescil edilemeyeceğine dair düzenleme mevcut olduğundan, 7. Maddede belirtilen mutlak ret sebepleri ile ilgili yapılan değerlendirmede, TRİPS 16/3 maddesi ve WIPO kriterleri esas alınarak yapılan incelemede de tanınmış marka niteliğinde olduğu, ayrıca KHK'daki nispi ret sebeplerinin belirlendiği,

8. Madde kapsamında da hükümsüzlük talebi ile ilgili değerlendirme yapılması gerekmiş olup, 8/4 maddesinde farklı mallar için tescilin yapılmış olması yeterli olduğu gibi, ayrıca markalar sebebiyle işletmesel bağ kurulabileceği ya da tanınmış markanın itibarına zarar verileceği hallerde de hükümsüzlük koşullarının doğacağı, davalının markasının tescilli olduğu 4. Sınıftaki malların büyük bir bölümünün davacının çok eski tarihli markasının tescilli olduğu 12. Sınıftaki emtialarla da örtüştüğü, davacının markasının ... harflerinden oluşan ibare olduğu, davalı yanın ise aynı harflere O I L harflerini eklediği,

eklenen kısmın Türkçe karşılığının yağ anlamına geldiği, kullanımda da bu yağda da motor/araba yağlarını ifade ettiği, davacının markası davacı şirketin ... şirketinin unvanının ilk harflerinden oluşturulduğu, davalının ise hiçbir zorunluluk olmadığı halde 40 yıla yakın süre öncesinden bu yana kullanılan ... markasının bu iki harfin yanına O I L harflerini getirmek suretiyle oluşturduğu, davalı markasındaki esas unsurun da, gerek telaffuz, gerekse görsel değerlendirildiğinde, ... harfleri olduğu,

dolayısıyla sektör tüketicileri davalı markasını gördüğünde, davacının ... markası ile karıştırabilecekleri gibi, irtibatlı olduğu düşüncesine de varacaklarından, markalar arasında iltibas olduğu, hükümsüzlük koşullarının da belirtilen nedenlerle oluştuğu, ancak maddi tazminatın ispat edilemediği, bu nedenle reddine karar verilmesi gerektiği, itibar tazminatının aynı şekilde ispat edilemediği, ancak manevi tazminat isteminin kabulü gerektiği gerekçeleriyle, davanın kısmen kabul kısmen reddi ile,

davalı adına tescilli 2010/67815 sayılı "..." ibareli markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, davacı yanın ... ibareli markasına davalının tescilli markasını tescilli hali kullanmayıp GM ibaresi öne çıkararak ve davacı yan markasına yakınlaştırarak kullandığı anlaşılmakla, marka tecavüz ve haksız rekabetin tespiti ile men ve refine, davalının ... ibaresini öne çıkararak kullandığı markayı taşıyan ürün, ürün ambalajı ve vb. Materyaller var ise toplatılarak imhasına, takdiren 5.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

kanıtlanamayan maddi ve itibar tazminatları taleplerinin reddine" karar verilmiştir.Davacı vekili istinaf dilekçesinde.

Mahkemece her ne kadar maddi tazminat ve itibar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmiş ise de, internet üzerinden ulaşılan satış bilgileri ve davalının da kabulüyle davalının satış yaptığının sabit olduğunu, ... markalı ürün örneğinin satın alınarak faturası ile birlikte dosyaya sunulduğunu, Ayrıca her ne kadar davalı defterlerine göre tazminat hesabı yapılamamış ise de, davalı kayıtlarının doğru tutulmadığını ancak Mahkemece takdiren bir meblağa hükmedilmesi gerektiğini,

Diğer yandan Mahkemece tecavüzün ve haksız rekabetin varlığı konusunda varılan sonuca göre itibar tazminatına da takdiren hükmedilmesi gerektiğini beyan ederek Mahkeme kararının belirtilen yönlerden kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.Davalı vekili istinaf dilekçesinde.

Davacı markasının tanınmış marka olmadığını, markaya tecavüz ve hükümsüzlük koşullarının oluşmadığını, davacının iddiasını ispat edemediğini, bu nedenle manevi tazminat ile markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesinin hatalı olduğunu beyan ederek Mahkemece verilen kararın belirtilen yönlerden kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

İnceleme, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 355. maddesi hükmü uyarınca istinaf dilekçelerinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmıştır.Dava, davalı adına tescilli 2010/67815 sayılı “...”ibareli markanın hükümsüzlüğü, davalının “GM oil” ibaresini markasal kullanmak suretiyle davacının “...” ibareli markasına tecavüzde ve haksız rekabette bulunduğunun tespiti ile men ve ref'i, oluşan maddi durumun giderilmesi,

KHK'nın 66/b maddesi gereğince şimdilik 5.000,00 TL maddi, 5.000,00 TL itibar tazminatı ve 5.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsili talepli davadır.Gerek Mahkemece, gerekse denetime elverişli bilirkişi raporunda; davacı markasının ... harflerinden oluştuğu, davalı yanın ise aynı ibareye ''OIL'' harflerini eklediği, eklenen kısmın Türkçe karşılığının ''yağ'' anlamına geldiği, bu yağın motor/araba yağlarını ifade ettiği, davalı markasındaki esas unsurun, gerek telaffuz, gerekse görsel olarak ''...'' ibaresi olduğu,

her iki tarafın markalarının da ağırlıklı olarak otomotiv sektöründeki tüketicilere hitap ettiği, dolayısıyla tüketicilerin her iki işletme arasında işletmesel bağ kurabileceği, bu nedenle hükümsüzlük koşullarının somut olayda var olduğu, diğer yandan davalının kullanımının TPE nezdinde tescilli olan markası şeklinde olmayıp, ''GM'' harflerini gayet büyük ve öne çıkararak belirgin yazmak, ''oil'' harflerini pastel renkte ve küçük harfle yazıp kullanımı davacı markasına yakınlaştırmak suretiyle olduğu,

davacının fiilinin markaya tecavüz niteliği taşıdığı gibi, ayrıca 6102 Sayılı Ticaret Kanununun 55. Maddesinde ifadesini bulan haksız rekabeti de oluşturduğu, fiilin niteliği, uyuşmazlığın davacı yan üzerindeki etkisi ve fiilin yoğunluğu gibi hususlar nazara alındığında, takdiren 5.000,00 TL manevi tazminatın davalı yandan tahsiline karar verilmesi gerektiği yönündeki kabulde bir isabetsizlik görülmediğinden davalı vekilinin istinaf sebepleri yerinde görülmemiştir.Davacı vekilinin istinaf sebeplerine gelince.

İtibar tazminatı talebi yönünden, dosyadaki mevcut delillere göre itibar kaybının ispatlanamadığı, bu nedenle talebin reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı görülmüştür.Diğer yandan, dava tarihinde yürürlükte bulunan ve somut olaya uygulanması gereken 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (556 sayılı KHK) ile markaya tecavüz halinde oluşan zararın tazminine yönelik öngörülen tazminatlardan birisi de maddi tazminattır.

556 sayılı KHK’nın 62/1-b maddesi gereğince, marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, mahkemeden, şartları varsa maddi zararının tazminini talep edebilir. 556 sayılı KHK’nın 66/1. maddesi gereğince, marka sahibinin uğradığı zarar, sadece fiili kaybın değerini değil, ayrıca marka hakkına tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazancı da kapsar.

Buna göre “maddi zarar” iki kalemden oluşmakta olup, hem meydana gelen “fiili kaybı” hem de marka hakkı sahibinin tecavüz dolayısıyla “yoksun kaldığı kazancı” içermektedir.

Kural olarak miktarı zarar gören tarafından ispatlanmak şartıyla her iki maddi zarar kaleminin de tazmini talep olunabilir.Somut davada, her ne kadar davalı defterleri üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde, ... adı altında bir muhasebe kaydının ve dokümanın mevcut olmadığı, 2010-2016 yılları arasında ... marka ürün satışının yapıldığına dair beyannamede bulunulmadığı, bu marka ürünün satışı yapılmasından dolayı kar veya zarar ile ilgili bir sonuca ulaşılamadığı yolunda görüş belirtilmiş ise de;

dosyaya sunulan davalı ürününe ilişkin satış faturası, satış yapılmadığına ilişkin bir iddianın bulunmaması ve bilirkişi raporunda yapılan tespitler birlikte değerlendirildiğinde, 6098 Sayılı TBK'nun 50. maddesi gereğince bir miktar tazminata hakim tarafından resen hükmedilmesi gerekirken maddi tazminat isteminin reddine karar verilmesi hatalı görülmüş olup, belirtilen husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden ihlalin süresi, sayısı, markanın değeri dikkate alınarak davacının talebi gibi 5.000,00 TL maddi tazminatın 556 Sayılı KHK'nın 66/2-b maddesi uyarınca davalıdan tahsili ile davacıya verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan sebeplerle, 6100 Sayılı HMK'nın 353/1-b/2. maddesine göre İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına, ancak belirtilen hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden davanın kısmen kabulüne ilişkin yeniden esas hakkında hüküm kurulmasına dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.