İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi E.2019/2424 K.2022/1407

BİRLEŞEN İZMİR FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNİN 2018/185 ESAS 2018/232 KARAR SAYILI DOSYASINDA

ASIL DAVANIN KONUSU

Markanın Hükümsüzlüğü, Kullanmama Nediniyle Markanın İptali

BİRLEŞEN DAVANINKONUSU

Marka Tecavüzün Tespiti, Durdurulması, Maddi Tazminat

ASIL DAVA TARİHİ : 01.08.2018

BİRLEŞEN DAVA TARİHİ: 20.07.2018

KARAR TARİHİ : 07.10.2022

KARAR YAZIM TARİHİ : 11.10.2022

İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 09.07.2019 tarih 2018/201 Esas 2019/123 Karar sayılı kararın Dairemizce incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve istinaf dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, üye ... tarafından düzenlenen rapor dinlenip ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

ASIL DAVA

Davacı vekili, müvekkilinin 1990 yılından bu yana "..." markasıyla gözlük, gözlük camı, güneş gözlüğü, çerçeve, lens, saat ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları alanında satış ve bağlantılı hizmet olan optik cam işleme hizmeti faaliyetini gösterdiğini, davalının 35. sınıfta tescilli 2011/114913 sayılı, 40. sınıfta tescilli 2010/16901 sayılı "..." markalarının müvekkilinin üstün ve öncelik hakkına sahip olması nedeniyle hükümsüz kılınması gerektiğini, davalının 2007/41046 sayılı markayı 5 yıldır kullanmadığını ileri sürerek, 2011/114913 ve 2010/16901 sayılı markaların tamamen hükümsüzlüğüne, müvekkili adına tesciline, 2007/41046 sayılı markanın tamamen iptaline, bu talebinin reddedilmesi halinde 2007/41046 sayılı markanın kısmen iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı vekili hak düşürücü sürenin dolduğunu, müvekkilinin kötü niyetli olmadığını, müvekkilinin markayı kesintisiz olarak kullandığını savunarak davanın reddini istemiştir.

BİRLEŞEN DAVA (İzmir FSHHM 2018/185E): Davacı vekili, müvekkilinin 2007/41046 ve 2011/114913 nolu "..." markası bulunduğunu, davalının Konya'da perakende gözlük satım işi ile iştigal ettiğini, müvekkilinin bayisi intibaı oluşturacak şekilde "..." ibaresiyle faaliyet gösterdiğini, müvekkilinin sahip olduğu www....com.tr alan adına çok benzer nitelikte www.....com alan adını kullandığını, www.....com alan adlı web sayfasında "... " işletme adıyla perakende ticaret yaptığını, davalıya gönderilen 30.03.2018 tarihli ihtarnameden sonuç alınmayınca Konya 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/32D.İş sayılı dosyasıyla delil tespiti yaptırıldığını,

davalının "..." ibaresini ön plana çıkartacak şekilde tabela ve iş ürünlerinde kullandığının tespit edildiğini ileri sürerek, markaya tecavüzün tespitine, yasaklanmasına, durdurulmasına, tecavüz teşkil eden ibare bulunan emtiaların üzerindeki markaların silinmesi veya silinmesi mümkün değil ise imhasına, davalının kullandığı www. ....com alan adının ve ürün satışı yaptığı www.....com alan adlı web sayfasında ... online mağazası olarak kullanılan https://www.....com/magaza/... web sayfasına erişimin engellenmesine, ilamın gazetede yayımlanmasına,

Sınai Mülkiyet Kanunun 151/2.b maddesi uyarınca davalının elde ettiği net kazança göre şimdilik 1.000,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı vekili, müvekkilinin "... " markası üzerinde üstün ve öncelikli hak sahibi olduğunu ,1990 yılından itibaren bu ibareleri kullandığını, kullanıma ilişkin kanıtlarını sunduklarını, davacı tarafın her şeye rağmen sessiz kaldığını, müvekkilinin marka ile müşteri çevresi edindiğinisavunarak davanın reddini istemiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ

Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, asıl davada davacı ...'nun, 2011/114913 ve 2010/16901 nolu markalarının önceye dayalı hakları nedeniyle hükümsüzlüğü, davalı şirketin 2007/41046 nolu markasının ise, kullanmama nedeniyle terditli olarak tamamen veya kısmen iptalini talep ettiği, duruşmada talebini netleştirerek kullanılmayan markanın 9. sınıf bakımından iptalini istediği, 2011/114913 ve 2010/16901 sayılı markaların 28.12.2012 ve 16.03.2010 tarihinde sicile tescillendiği, bu tarihlerden itibaren 5 yıllık hak düşürücü sürenin dolduğu,

... fiilen kullandığı markasını tescillemediği gibi karşı yanın kullanım ve tescillerine uzun süre sessiz kaldığı, davacı/davalı ...'nun dava ettiği 2007/41046 nolu markanın kullanılmadığı iddiasıyla 7, 8, 9 ve 21. sınıflarda tamamen veya kısmen 9. sınıf bakımından iptali isteminde bulunduğu, davalı marka sahibi şirket, 9. sınıfa giren "gözlük ve aksesuarları" gibi malları bu marka altında üretmiş veya bu markayı koymak suretiyle satmış olmadığından, 9. sınıfta markayı kullanmadığı, gözlük vb. ürünleri (lens, kılıf, gözlük aksesuarları), satışa sunması ve satması ise 35. sınıfın mağazacılık hizmetleri kapsamında kaldığı,

birleşen davaya gelince, "..." ibaresi üzerinde ...'nun davacının tescilli markalarından önceye giden fiili unvan ve işletme adı kullanımları tespit edildiği, kaldı ki, ibare kendi başına zayıf bir marka olduğu, davalı ...'nun eylemlerinin marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet özelliği taşımadığı gerekçesiyle asıl davanın kısmen kabulü ile davalı ... Şti'ne ait 2007/41046 nolu markanın 9. sınıf emtia bakımından kullanmama nedeniyle iptaline, davalı ...

Şti'ne ait 2010/16901, 2011/114913 nolu markaların hükümsüzlüğü davasının reddine, birleşen davanın ise reddine karar verilmiştir.

Karara karşı taraf vekillerince istinaf yoluna başvurulmuştur.

İSTİNAF NEDENLERİ

Davacı/davalı ... vekili, 2011/114913 ve 2010/16901 sayılı markalarla ilgili olarak açtıkları hükümsüzlük davası reddedilmiş ise de 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda 5 yıllık hak düşürücü süreyle ilgili bir düzenleme bulunmadığını, bu boşluğun Yargıtay tarafından doldurulduğunu, Yargıtay 11. HD'nin uygulaması tanınmış markalar için 5 yıllık süreyi dikkate aldığını, tanınmış olmayan markalar için somut olayın özelliğine göre değerlendirildiğini, bilirkişi raporuyla da önceye dayalı kullanımının tespit edildiğini,

birleşen dava yönünden ise tecavüz ve haksız rekabetin önlenmesi davası ile maddi tazminat davası yönünden ayrı ayrı olmak üzere iki ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken tek bir vekalet ücretine hükmedilmesinin yanlış olduğunu istinaf nedenleri olarak ileri sürmekle kararın kaldırılmasını istemiştir.

Davalı/davacı ...

Şti vekili, müvekkilince tecavüzün tespiti, önlenmesi ve maddi tazminat istemli dava hükümsüzlük davasından önce açıldığı için hükümsüzlük davasının kendilerinin açtığı davayla birleştirilmesi gerekirken tam tersine ilk açılan davanın sonradan açılan hükümsüzlük davasıyla birleştirilmesinin HMK'nın 166/1. maddesine aykırılık oluşturduğunu, müvekkili şirkete ait 2007/41046 sayılı narkanın 9. sınıf emtia bakımından kullanıldığını, bilirkişi raporunda da müvekkilinin ithal ettiği gözlük, lens ve bunların kutuları, kılıfyarı, harçaları ve aksesuarlarının satışını yapması nedeniyle 9. Sınıf ve 35. sınıfın bağlantılı olduğunun belirtildiğini,

birleşen dava yönünden ise müvekkilinin markayı maruf ve meşhur haline getirdiğini, öncelik hakkının o markayı ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getirene ait olduğunu, davacının önceye dayalı kullanım hakkının kabulü anlamına gelmemekle birlikte davalının önceye dayalı kullanım hakkının şartlarının oluşmadığını istinaf nedenleri olarak ileri sürmekle kararın kaldırılmasını istemiştir.

GEREKÇE

Asıl dava, üstün hak ve gerçek hak sahipliğine dayalı olarak markanın hükümsüzlüğü, kullanmama nedeniyle markanın iptali, birleşen dava markaya tecavüzün tespiti, önlenmesi ve maddi tazminat istemine ilişkin olup, ilk derece mahkemesince yukarıda yazılı gerekçeyle asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine karar verilmiştir. Dairemizce HMK'nın 355. maddesi uyarınca istinaf nedenleriyle ve resen kamu düzenine ilişkin sebeplerle sınırlı olarak istinaf incelemesi yapılmıştır.

Davalı/davacı ... şirketinin markalarıyla davacı/davalı ...'nun ... ibaresini markasal olarak kullanmasının iltibas yarattığı hususunda bir ihtilaf bulunmamaktadır. Tarafların gözlük, gözlük camı, güneş gözlüğü, çerçeve, lens. bunların kutuları, kılıfları paraları satışı alanında faaliyet gösterdikleri hususunda bir ihtilaf bulunmamaktadır.

Dosyadaki belgelere göre davacı/davalı ...'nun dava konusu marka tescilerinden çok önce 04.01.1994 tarihinde "... " ibaresiyle Konya Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğünde kaydı bulunduğu, 23.06.1994 tarihinde ... Belediye Başkanlığı Ruuhsat ve Denetim Müdürlüğünce saat ve gözlük satış ruhsatı verildiği, başvuru formunda ... ibaresine yer verdiği, 22.01.1993 tarihinde ... unvanıyla ...

Optisyenliler ve Gözlükçüler Derneğinde kaydını yaptırdığı, 28.12.2002 tarihinde ... unvanı ile ticaret sicil müdürlüğüne tescil gerçekleştirdiği, böylelikle davacı/davalı ...'nun gözlük satışı falaliyeti alanında "..." markası üzerinde önceye dayalı hakkı olduğu anlaşılmaktadır.

Bilirkişi raporunda belirtildiği üzere davalı/davacı ... şirketinin 2007/41046 sayılı markasının dava tarihinden geriye doğru son 5 yıllık süreç içerisinde ithat ettiği gözlük, lens ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarlarının satışını yaptığı, bu satışları kendi markası adı altında değil, ithal ettiği ürün markası adı altında gerçekleştirdiği, bu suretle satışların 35. sınıf kapsamında kaldığı, 9. sınıfta bir satışının olmadığı tespit edilmiştir. Mahkemece asıl davada, davalının satışları 35. sınıfta kabul edilerek 9. sınıf mal(gözlük vs) yönünden kullanmama nedeniyle iptal kararı verilmesi doğru bulunmuştur.

Dava tarihinde yürürlükte olan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 25/6. maddesinde gerçek hak sahipliğine dayalı olarak markanın hükümszülüğü davası açılabilmesi için 5 yıllık hak düşürücü süre öngörülmüş olup, dava konusu 2010 ve 2011 tarihli markalar yönünden dava tarihi itibariyle hak düşürücü sürenin dolduğu açık olduğundan asıl davadaki hükümsüzlük isteminin reddi yerindedir.

Birleşen dava yönünden ise, yukarıda açıklandığı üzere davacı/davalı ...'nun ... markası üzerinde önceye dayalı ve halen devam eden markasal kullanımını kanıtladığı, her ne kadar davalı/davacı şirket marka tesciline dayanmakta ise de marka üzerinde gerçek hak sahibi olan kişiye karşı bu hakkını ileri süremeyeceği için birleşen davanın reddedilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Davalı/davacı ... şirketi vekili, tecavüz davasının önce açıldığı için hükümsüzlük davasının kendilerinin açtığı tecavüz davasıyla birleştirilmesi gerekirken tam tersine kendilerinin açtığı tecavüz davasının hükümsüzlük davasıyla birleştirildiğini, bu durumun HMK'nın 166/1. maddesine aykırılık oluşturduğunu istinaf nedeni olarak ileri sürmüş ise de HMK'nın 1661/1 maddesinde ilk açılan "mahkemede" birleştirmeden bahsedilmiş olup kanunda aynı mahkemede açılan davalar yönünden açık bir düzenleme getirilmediği için kanuna aykırı bir birleştirme kararından söz edilemez.

Böylelikle asıl dava yönünden taraf vekillerinin ve birleşen dava yönünden ise davalı/davacı ... şirketinin tüm istinaf itirazları reddedilmiştir.

Birleşen dava yönünden davacı/davalı ... vekilinin istinaf itirazlarına gelince; birleşen davada tecavüzün tespiti, önlenmesinin yanı sıra maddi tazminat da talep edilmiş olup dava yığılması gözetilerek davacı/davalı ... yararına tecavüzünü tespiti ve önlenmesi davasının reddi nedeniyle 3.931,00 TL, maddi tazminat davasının reddi nedeniyle 1.000,00 TL red vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken sadece 3.931,00 TL vekalet ücretine hükmedilmesi doğru olmamış, HMK'nın 353/1-b-2 maddesi uyarınca kararın davacı/davalı ... yararına sadece bu yönden düzeltilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda, yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığından Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-b-2 maddesi uyarınca davacı/davalı ... vekilinin birleşen davaya yönelik istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak yukarıda açıklandığı üzere sadece birleşen davadaki vekalet ücreti yönünden yeniden esas hakkında karar verilmesi gerekmiş, yasa gereği ilk derece mahkemesi kararının sair kısımları aynen tekrar edilmiştir.