İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi E.2023/1984 K.2023/1743

İstinaf incelemesi için Dairemize gönderilen İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 14/03/2019 tarih ve 2018/40 Esas - 2019/48 Karar sayılı dosyasının incelemesi tamamlanmış olmakla HMK'nın 353. ve 356. maddeleri gereğince; dosya içeriğine ve kararın niteliğine göre sonuca etkili olmadığından duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin "... A.Ş." ticari unvanlı olduğunu, endüstriyel soğutma havalandırma otomasyonu üreticisi olduğunu, müvekkil şirketin tüm Türkiye'de ve yurt dışında "..." unvanıyla bilindiğini, davalı şirketin 2016 yılında müvekkil markasıyla iktibas yaratır derecede "... San. Ve Tic. Ltd.

Şti." ismiyle kurulduğunu, davacı ... davalı şirketlerin ayrı ayrı internet siteleri olduğunu, yine burada da iktibas yaratır derecede müşterin aklını karıştıracak ve ayırt edilemeyecekleri bir şekilde haksız rekabet içine girdikleri ve bu durumlar fark edildiğinde davalı şirkete 30.12.2017 tarihli tebliğ ile ihtarname çekilmiş, haksız marka ve unvan kullanımını durdurmamaları halinde cezai ve hukuki yollara başvurulacağı belirtilmesine rağmen davalı taraf haksız kullanımı sona erdirmemiş olduklarını ileri sürerek, tescilli markaların ve ticaret unvanının davalı tarafından haksız kullanıldığı gerekçesi ile tecavüzün önlenmesine,

ticaret unvanının terkin edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; öncelikle yetki itirazlarının bulunduğunu, esasen de karşı tarafın iddialarının yersiz olduğunu, davacının ileri sürdüğü marka tescilinin aslında geçerli olmadığını, hükümsüz olması gereken markaya dayanılarak dava açtığını, ibarenin "..." ölçü birimi kısaltması olduğunu, teknik alanda yaygın kullanıldığını, öte yandan kendilerinin tedarikçi bir firma olduklarını, üretim yapmadıklarını, müvekkili tarafın kullanımının marka gibi olmayıp, unvan şeklinde olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

KARŞI DAVA

Davalı vekili karşı dava dilekçesinde özetle; davacı markalarının Sınai Mülkiyet Kanunu 5. Maddesine açıkça aykırı olduğunu, bu nedenle davacı markalarının Sınai Mülkiyet Kanunu 25. Maddesi gereğince hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğini, davacının markalarının Sınai Mülkiyet Kanunu 4. Maddesine aykırılıkla malul olduğu gibli 5. Maddesine göre mutlak ret nedenleri ile malul olduğunu, davacının markalarının ayırt edici nitelikte olmadığını, davacının markalarındaki "..." ibaresi "Bir ölçü birimi" olup davacı markaları Sınai Mülkiyet Kanunu 5. Maddesi gereği mutlak ret nedenleri ile malul olduğunu ileri sürerek, karşı davanın kabulü ile,

Sınai Mülkiyet Kanunu 5. Ve 25. Maddeleri gereğince davacıya ait 2014/91897 numaralı "..." VE 2015/72822 numaralı "..." markalarının ayrı ayrı hükümsüzlüğüne karar verilmesini, gerek davacının davası gerekse karşı dava bakımından tüm yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacı/karşı davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk derece mahkemesince; "...Davacı, firma ve marka olarak sektörde ... unvanı ve markasıyla tanındıklarını belirtmektedir. Davalı şirketin, iltibas yaratacak biçimde ... logosunu kullandığını, ... ..Ltd. Şti.'ni 2016'da kurduğunu, müşterilerin şirketleri karıştırdığını, davalıya haksız marka kullanımı nedeniyle, 30/12/2017'de tebliğ edilen ihtar gönderdiklerini belirtmektedir.

Davalının aynı alanda aynı isimle faaliyet göstermesi nedeniyle haksız rekabet ettiğini, marka hakkına tecavüz ettiğini belirtmekte, bu nedenle marka tecavüzünün önlenmesi ile Ticaret Sicil Kurumu'ndan ticaret unvanının terkinini dava etmektedir.

Davalı firma ise karşı davasında, SMK' nın 5 ve 25. maddelerine göre "..." ibaresinin jenerik olduğunu ileri sürerek, davacının tecavüz iddiasına dayanak yaptığı, aynı ibareyi taşıyan 2014-91899 ve 2015-72822 nolu, ..., "..." markalarının hükümsüzlüğünü istemektedir. Markaların tescil tarihleri itibariyle hükümsüzlüğe konu olmaları mümkündür. Marka, bir işletmenin mal ve hizmetinin diğer işletme mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamaktadır.

Ticaret unvanı ise tacirleri birbirinden ayırt etmeye yarayan, kullanımı zorunlu olan ticari işaretlerdendir. Ayırt edicilik her iki sınai mülkiyet alanı için zorunlu bir unsurdur. Davalı adına kayıtlı, "..." markası 2014-13123 no ile 17/02/2014'te başvurularak 08/04/2015'te tescillenmiştir. 11.sınıfta kayıtlı marka davalı adına geçerli bulunmaktadır. Diğer marka ise 2014/91891 nolu "..." ibarelidir.

Marka 12/11/2014'te başvurularak 16/06/2016'da tescillenmiş ve 11.sınıfta davalıya hak sağlamaktadır. 2015-72822 nolu "..." ibareli 03/09/2015 başvuru 26/05/2015 tescil tarihli marka ise 35.sınıf için geçerli ve koruma sağlamaktadır. Getirtilen kayıt ve belgelere göre davacının, 29/11/2006'da kurulduğu ve ticaret sicil kaydına göre iklimleme cihazları üretim ve satışıyla iştigal ettiği anlaşılmıştır.

Davalının ise, 23/09/2016'da kurulduğu ve ısıtma-soğutma-havalandırma cihazları ticaretiyle iştigal ettiği gelen kayıttan anlaşılmaktadır. Davacı markaları da, 2014, 2015 başvuru tarihlerini taşımaktadır. Dolayısıyla davacının gerek unvan kılavuz sözcüğü, gerekse marka tescilleri bakımından, önceki tarihsel öncelik taşıyan sınai mülkiyet hakkı bulunmaktadır. Karşı dava konusu edilen hükümsüzlüğün öncelikle halli gerekmektedir.

Markaların tanımlayıcı olup olmadığı, marka tanımına uyup uymadığı, diğer deyimle ayırt edicilik özelliği ve kullanımların tecavüz niteliği konusunda teknik rapor alınmıştır. Davalı şirketin daha sonra kurularak rekabete başlamasına rağmen, aynı sektörde karıştırmaya yol açabilecek nitelikte unvan kılavuz sözcüğü seçtiği (...) ve ticaret unvanına tescilleyip yayınladığı sabittir.

Davalının internet sitesinde kullanılan markasal ibare de logo yanında, ... ibaresidir. ... ibaresinin yanında bir başka renk ile teknik ibaresi de kullanılmaktadır. Ancak, ... kırmızı renkli harflerle vurguludur. Bu haliyle, davalının "..." ibaresinin marka haline getirdiği, markasal kullandığı sabittir. Ancak ibare davacının marka tescilleri kapsamındadır.

Diğer hizmete ilişkin anlam ifade eden yan unsurlar farklı olsa da davacı markalarında ... baskın biçimde vurgulanmakta, öne çıkarılmaktadır. Markaların belirli bir "ölçüye" ilişkin kısaltma oluşu ise, davalı-karşı davacının ileri sürdüğü gibi hükümsüzlüğü gerektirecek bir kanıt değildir. Tarafların rekabet halinde olduğu sektörde satılan mallar veya verilen hizmet bakımından ibarenin doğrudan tanımlayıcı özelliği bulunmamaktadır.

Sektörde kullanılan bir ölçü biriminin kısaltması olmakla birlikte 11, 35, 42.sınıflar için tanımlayıcı olmayan kısaltma, marka olabilecek kapasitededir. Nitekim davacı tarafından tescillendiği gibi kullanımı devam etmektedir. Davalının ibareyi markasal biçimde kullanması ise fiziki veya internet ortamında hizmetin, malların tanıtımını sağlayıcı mahiyettedir. Bu durumda davalının eylemi SMK 7/3-e maddesinin kapsamında değerlendirilecektir.

Davalının tescillemiş olduğu ticaret unvanını kullanması ise unvan geçerli olduğu sürece yasal sonuç doğuracaktır. Çünkü TPK'nın 39. maddesi uyarınca her tacir faaliyetlerinin bir ticaret unvanı altında gerçekleştirmek, işlemlerine başvurularına senet veya sözleşmelerinin bu unvan altında düzenlemek zorundadır. Unvan kullanma, yasal ve zorunlu olduğundan bu kapsamda hukuka uygun kabul edilecektir.

Bununla birlikte internet ortamında ve fiziki olarak ''...'' ibaresinin tanıtımlarında markasal kullanması yukarıda bahsedilen yasal unvan kullanımı sayılmayacaktır. Her iki şirketin iştigal alanlarına ilişkin nace kodlarının detay farkı bulunsa da unvan kılavuz sözcüklerinin aynıyeti iltibas riski yaratmaktadır.

Her ne kadar davalı şirket mekanik alandaki soğutma-ısıtma işleri yapsa ve davacı da ısıtma-soğutma işlerini ve ürünlerini üretip satıyor olsa da temelde sektörel benzerlik tartışmasızdır. 50 ve 55 nace kodları altında olsa da iştigal alanı kolaylıkla birbirini karıştırılabilecek geçişkenliktedir.

Mevcut müşteri kitleleri farklı bile olsa zaman içinde pazar ve piyasaların akışkanlığı, artık TTK'da şirketin ana sözleşmede tanımlı iştigal alanıyla sınırlı olmaması nedeniyle iltibas ihtimali ciddidir. Bu bakımdan davalı savunmaları yerinde değildir. Buna göre davacının gerek ticaret unvanı gerekse markadan gelen öncelikleri nedeniyle ''...'' ibaresinin davalı şirket ticaret unvanının kılavuz sözcüğü olmaktan çıkarılması gerekmektedir.

Öte yandan davalının açmış olduğu karşı dava şartları bulunmamaktadır.Davalı markalarının MarkKHK 4 ve 7.maddeler kapsamında hükümsüzlüğünü gerektirir bir sebep bulunmamaktadır. Markalar SMK'nın yürürlüğünden önce başvurularak sicile kaydedildiklerinden SMK'nın geçici birinci maddesi uyarınca MarkKHK hükümlerine göre hükümsüzlük incelemesine tabi tutulacaktır.

Bilirkişi kurulu 24/01/2019 tarihli raporlarında markaların hükümsüzlük sebeplerinin gerçekleşmediğini rapor etmişlerdir.

Keza davalı eylemlerinin bu markalarına ihlal oluşturduğunu tespit etmişlerdir..." gerekçesiyle davalının ''...'' ibaresinin fiziki ve internet ortamında kullanmasının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet olduğunun tespitine, önlenmesine, davalı şirketin ticaret ünvanından ''...'' ibaresinin terkinine, karşı dava bakımından marka hükümsüzlük davasının reddine karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ

Davalı-karşı davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; yerel mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu, davacının dava dilekçesinde veya bir delil listesi ile bildirmediği delillerinin, iddianın genişletilmesi yasağına göre değerlendirme dışı bırakılması gerektiğini, mahkeme kararındaki kabulün aksine, tarafların sektörleri arasında bir benzerlik veya geçişkenlik olmadığını, tarafların gerek ticaret sicilinde "faaliyet konularının" gerekse sicil kayıtlarına göre nace kodlarının da farklı olduğunu, tarafların aynı iş kolunda faaliyet göstermediklerini, müvekkili firmanın binalardaki soğutma, ısıtma, havalandırma kurulum,

bakım gibi işleri yaptığını, sektörün davacının sektörü ile uzaktan yakından bir ilgisinin bulunmadığını, tarafların sektörlerinin birbiri ile aynı olup olmadığı hususunda rapor alınmadığını, mahkemenin de bu konuda teknik bir bilgisinin olmadığını, davacının faaliyet konusuna bakıldığından tamamıyla sanayi tipi soğutma üzerine bir faaliyet konusunun olduğunu, her iki tarafın gerek meslek grupları, gerek nace kodu ile ayrışan faaliyet alanları ve faaliyet konularının birbirinden farklı olduğunu, bu hususta aşamalarda itirazlarda bulunduğunu, ancak mahkemece herhangi bir araştırma yapılmadığını,

davacı firmanın markasının ayırt edici olmadığı yolundaki itirazları hakkında yeterli inceleme yapılmadığını, davacı firmanın markasının ayırt edici olmadığı yolundaki itirazları hakkında yeterli incelemenin yapılmadığını, davacı markalarının Sınai Mülkiyet Kanunu 5. Maddesine açıkça aykırı olduğunu, bu nedenle davacı markalarının Sınai Mülkiyet Kanunu 25. Maddesi gereğince hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğini, müvekkilinin ticaret sicilinde tescilli bir unvana sahip olduğunu, tescilli unvan ile marka arasında hukuken tecavüz ilişkisi kurulmasının mümkün olmadığını,

ticaret unvanının unvansal kullanımının marka hakkına tecavüz etmediğini, müvekkili firmanın gerek internet sitesinde, gerek faturalarda, gerek kart vizit ve sair baskılı görsel her türlü unsurlarda ticaret unvanı olan ... San. Tic. Ltd.

Şti. ile uvandaki ... ibarelerini kullandığını, unvansal kullanımda bulunduğunu, müvekkilinin unvanının tescil edildiği şekli ile kullandığı halde ve bu kullanımın unvansal kullanım olduğu göz artı edilerek müvekkilinin unvanının sicilden terkinine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, yerel mahkeme kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

Asıl dava; marka ve ticaret haklarına tecavüzün önlenmesi, karşı dava ise; markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

Mahkemece; asıl davanın kabulüne, karşı davanın reddine karar verilmiş; hüküm asıl davada davalı- karşı davada davacı vekili tarafından istinaf edilmiştir.

İstinaf incelemesi HMK.nun 355. maddesi uyarınca istinaf sebepleri ile sınırlı olarak ve kamu düzeni yönünden yapılmıştır.

Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı, alınan bilirkişi raporunun somut olayın özelliklerine uygun, açık, anlaşılır, denetime elverişli, hüküm kurmaya yeterli ve dosya kapsamı ile uyumlu olduğu, ... ibaresinin tek başına kullanılmayarak markasal hale getirildiği, davacı ... davalı arasında sektörel benzerliğin sabit oduğu, bu yönüyle davalı kullanımının iltibasa yol açtığı anlaşılmakla, asıl davada davalı- karşı davada davacı vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.