Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E.2011/15502 K.2013/461

Taraflar arasında görülen davada ... Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/09/2011 tarih ve 2010/367-2011/292 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından ayrı ayrı istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, davalı şirketin 17. ve 19.sınıflar için 2009/20326 sayılı "..." ibareli marka başvurusu üzerine müvekkilinin "..." ibareli markalarını dayanak göstererek yaptığı itirazın TPE YİDK tarafından nihai olarak reddedildiğini, oysa “..." ibaresinin tescili halinde müvekkiline ait "..." ibareli marka ile karışıklığa yol açacağını, müvekkiline ait "..." markasının tanınmışlığından ve itibarından haksız olarak yararlanacağını ve markanın itibarını zedeleyeceğini ileri sürerek, TPE YİDK’nun kararının iptaline, başvurunun tescil edilmesi halinde hükümsüzlüğünün tespiti ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı TPE vekili, davanın reddini istemiştir.

Davalı şirket vekili, müvekkilinin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini, davacının markalarının ise bankacılık sektöründe kullanıldığını, müvekkilinin 2004/45059 nolu “...”, 2004/45060 nolu “...” ibareli 17. ve 19. sınıflarda tescilli markalara sahip olduğunu, markalarda yer alan renk ve yazı karakteri gibi unsurların farklı olduğunu, müvekkilinin davacı markasını istismar etme ya da imajına zarar verme kastı bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacının itiraza mesnet markalarının esas unsurunun “...” ibaresi olduğu, başvuruda ise asli unsurun “...” şeklinde bir bütün olarak öne çıktığı, başvurunun davacı markalarının esas unsurunu herhangi bir değişikliğe uğratmadan bünyesinde ve esas unsurun bir parçası olarak barındırdığı ve dolayısıyla davacıya ait seri markalardan biri/devamı şeklinde algılanma riskinin bulunduğu,

davalının marka başvurusunun 17. ve 19.sınıfları, davacının itiraza dayanak markalarının ise 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 18., 20., 22., 25., 27., 28., 34., 35., 36., 37., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45.sınıfları kapsadığı, davacının markasının listesinde 35.sınıftaki “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri”nin de yer aldığı,

davacının markalarının kapsamında perakendecilik hizmetine bir sınırlama getirilmediği dikkate alındığında davacının ... markası altında davalı markası kapsamında yer alan 17. ve 19. sınıftaki tüm ürünlerin perakende satışını yapma hakkının bulunduğu, davalı başvurusu kapsamında yer alan tüm ürünlerin 35.sınıftaki perakendecilik hizmetine konu olabilmeleri nazara alındığında bu ürünlerin tamamı ile davacıya ait markalarda yer alan söz konusu hizmet arasında ilişki/benzerlik bulunduğu, markalar arasında başvuru kapsamının tamamı yönünden 556 sayılı KHK’nin 8/1-b maddesi anlamında iltibas riski bulunduğu,

davacının “...” markasının 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesi anlamında tanınmış marka olduğu, davalının 17,19 ve 35. sınıfları kapsayan 2004/45059 sayılı "..." markasının başvuru tarihinin 30.12.2004, tescil tarihinin 09.03.2006 olduğu, 17. ve 19. sınıfları kapsayan 2004/45060 sayılı “...” ibareli markasının başvuru tarihinin 30.12.2004, tescil tarihinin ise 19.12.2005 olduğu,

dava konusu başvurunun müracaat tarihi 20.04.2009 olup davalı şirketin markalarından kaynaklanan müktesep hakkının 20.04.2009 tarihine göre değerlendirilmesi gerektiği, davalı tarafın önceki markalarının davalının davaya konu müracaatı yaptığı dönemde aleyhine hükümsüzlük talebi ikame edilme süresinin bulunduğu, davacı tarafça söz konusu markaların hükümsüzlüğünün tespiti istemli dava açılmış olduğundan davalının 20.04.2009 tarihi itibari ile henüz önceki tarihli markalarına dayanmak sureti ile müktesep hakkının bulunduğunun söylenemeyeceği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalılar vekilleri ayrı ayrı temyiz etmiştir.

Mahkemece, davalı başvurusu kapsamındaki 17. ve 19. sınıftaki emtianın perakende satışının yapılması hakkının da bulunduğundan bahisle; söz konusu emtianın davacı markalarında yer alan 35. sınıf perakendecilik hizmetine konu olabilecekleri gerekçesiyle 556 sayılı KHK'nin 8/1-(b) bendi anlamında benzer türden mal ve hizmetler oldukları sonucuna ulaşılmış ise de, Dairemiz kararlarında da benimsendiği üzere Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ uyarınca farklı sınıflarda yer alan mal ve hizmetlerin benzer olarak kabulü için; piyasanın anlayışı, benzer alıcı çevresine hitap edip etmediği,

benzer ihtiyaçları giderip gidermediği, birbirleri yerine ikame ve tamamlama olanağı, dağıtım kanalları, kullanım yöntemleri, amaçları ve hedeflenen halk kesimleri vb. unsurların dikkate alınması gerekir. Yukarıda açıklanan hususlarda bir değerlendirme yapılmaksızın söz konusu hizmet ve emtiayı içeren işaretlerin iltibas tehlikesine yol açacak derecede benzer olduklarına ilişkin mahkemenin kabulü isabetli değildir.

Kaldı ki, davacı markasında yer alan 35/8. sınıf "müşterilerinin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların bir araya getirilmesi hizmetleri" genel nitelikli satış hizmetleri faaliyeti olup bu faaliyet kapsamı belirli bir mal ve ürün grubu ya da sektör ile de sınırlandırılmadığı halde, Tebliğde farklı 17. ve 19. sınıflarda yer alan malların 35/8. sınıf hizmetlerle benzer olduklarına ilişkin mahkeme görüşünün kabulü de mümkün değildir.

Öte yandan, mahkemece davacı markasının aynı zamanda 556 sayılı KHK'nin 8/4. Maddesi anlamında tanınmış olduğu, yaygın reklam nedeniyle imaj transferi ihtimalinden dolayı davalının bu tanınmışlıktan haksız yararlanma sağlayacağı gerekçesiyle de davanın kabulü gerektiği belirtilmişse de, görüşüne başvurulan bilirkişilerce düzenlenen raporda 556 sayılı KHK'nin 8/4. maddesinde açıklanan bu hususlarda bir değerlendirme de bulunmamaktadır.

O halde, mahkemece yukarıda açıklanan hususlar yeterince tartışılmaksızın ve özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişi heyetinden ek rapor alınmaksızın davanın kabulü doğru görülmediği gibi, davalı adına daha önceki tarihlerde tescilli, “...” asıl unsurlu ve dava konusu başvuru ile aynı sınıflarda tescilli markaların bulunduğu dikkate alınarak bu markalardan kaynaklanan kazanılmış hakkın mevcut olup olmadığı hususunda gerektiğinde anılan markaların hükümsüzlüğü istemi ile açılan davanın sonucu da beklenilmesi suretiyle hasıl olacak duruma göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.