Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E.2016/3554 K.2017/5609

Taraflar arasında görülen davada ... 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21/12/2015 tarih ve 2014/484-2015/316 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... arafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin “KOTON” markasını tekstil alanında ürettiği emtialar üzerinde meşhur ve maruf hale getirdiğini, davalının “%100 KOTON KİTAP” ibareli markası için 2011/74990 sayı ile 16 ve 41. sınıfta yer alan hizmetlerde başvuru yaptığını, bu markanın ilanına yapılan itirazın reddedildiğini, markalar arasında iltibas riski olduğunu, başvurunun tescili halinde müvekkilinin tanınmışlığından haksız yarar sağlayacağını, davaya konu olan markanın müvekkilinin seri markası zannedileceğini ileri sürerek, TPE YİDK kararının iptalini ve davalı markasının sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalı TPE, kurum kararının yerinde olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı şirket vekili, müvekkilinin “KOTON” ibaresini 1976 yılından bu yana ticaret ünvanında kullandığını, 25. sınıflarda anılan ibareyi 1986 ve 2001 yıllarında tescil ettirdiğini, 2011 yılında basım-yayım alanında ticari faaliyette bulunmaya başlaması nedeniyle dava konusu markayı tescil ettirdiğini, 2011 yılında 41. sınıfta “KOTON” ibareli başka markaları da tescil ettirdiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporunda kısmen benimsenen ayrık görüş ve tüm dosya kapsamına göre, davalının 16. sınıfta yer alan "basılı evraklar; basılı yayınlar, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, pullar" emtiaları yönünden, başvuru ile davacının markaları arasında ortalama tüketicileri iltibasa düşürecek derecede bir benzerlik bulunduğu, diğer kısım emtialar yönünden ise iltibas tehlikesi oluşmadığı, davalı başvurusunun davacının tanınmışlığından haksız yarar sağlayabileceği, itibarına zarar verebileceği veya ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği hususunun somut olayda gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, anılan emtialar yönünden TPE YİDK kararının iptaline, fazlaya dair istemin reddine karar verilmiştir.

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre taraf vekillerinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. 2- Dava, TPE YİDK kararının iptali ve marka hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

Mahkemece, davacı adına tescilli 2011/43340 sayılı “Koton’’ ibareli markanın varlığı nedeniyle davalının 2011/74990 sayılı markası kapsamındaki 16. sınıftaki mallar yönünden hükümsüzlüğe karar verilmiş ise de, davalının yine 41. sınıf hizmetler yönünden tescilli 2011/40951 sayılı “Koton’’ ibaresini taşıyan markasının bulunduğu,

davalı tarafça söz konusu markanın müktesep hak teşkil ettiği savunulduğu halde mahkemece söz konusu marka tescil belgesi de getirtilerek tescil kapsamındaki mal ve hizmetler itibariyle öncelik hakkının kimde olduğu tartışılıp değerlendirilmeden yazılı gerekçelerle davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru görülmeyip davalı yararına hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

3- Kabule göre de; mülga 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi uyarınca karıştırılma ihtimalinden söz edebilmek için, karşılaştırılan markalara konu işaretler arasında ayniyet veya ilişkilendirilebilecek ölçüde benzerliğin yanısıra markaların tescil kapsamında kalan mal veya hizmetlerin de markalar arasında ilişkilendirilmeyi sağlayacak ölçüde benzer olması gerekir.

556 sayılı KHK’daki marka korumasının esası tescil esasına dayalıdır. Diğer bir ifadeyle, tescilli bir marka ancak, tescil kapsamında kalan mal veya hizmetler itibariyle sahibine koruma sağlar. Markanın temel işlevi olan “ayırt edicilik işlevi’’ gereği, sonradan tescil edilmek istenen markanın, önceden tescilli markaya konu mal ve hizmetlerden farklı bir ticari işletme tarafından üretildiğini, pazarlandığını veya hizmetin verildiğini anlamayı sağlayacak nitelikte olması gerekir.

Somut olayda, her iki tarafa ait markanın asıl ayırt edici unsurunun da “Koton" ibaresi olması nedeniyle davalı markasının tescilinin sağlanabilmesi için tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin, davacı markasında yer alan mal ve hizmetlerden farklı olması gerekir.

Tescil kapsamında bulunan mal ve hizmetlerin birbirlerine benzer olup olmadıkları değerlendirilirken Türk Patent ve Marka Kurumu’nun hazırlamış olduğu Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına Dair Tebliğ hükümleri ile ekindeki mal ve hizmetler listesine uyulması gerekir. Ancak söz konusu Tebliğ’in 3. maddesinde de ifade edildiği üzere aynı tür mal ve hizmetin tespitinde tek başına bu listeyle yetinilmesi mümkün değildir.

Bu bağlamda önceden tescilli marka kapsamındaki mallar ile sonraki marka kapsamındaki hizmetlerin veya önceden tescilli hizmetler ile sonradan tescil edilmek istenen malların dahi aynı tür mal ve hizmetler sayılabilme olasılığı bulunmaktadır. Bu noktada önemli olan ortalama tüketici kitlesinin bütüncül değerlendirmesidir.

Söz gelimi, temizlik maddesi ile temizlik hizmetleri, yedek parça ile yedek parça hizmetleri, kitap, dergi v.s. eğitim materyali ile eğitim ve öğretim hizmetleri aynı tür mal ve hizmetler sayılacaktır.

Somut olaya gelince, davacı şirket adına önceden tescilli “Koton’’ ibareli ve 2011/43340 sayılı markanın başvuru tarihi davalı markasından önce olup tescil tarihinin 10.07.2015 olduğu, diğer sınıflar yanında 16. sınıfta “Kağıt, karton(mukavva) ve bunlardan yapılmış ürünler (Kırtasiye amaçlı ürünler hariç). Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri. Matbaa ve ciltleme malzemeleri. Kırtasiye, büro, eğitim ve öğretim malzemeleri (mobilyalar ve cihazlar hariç).

Büro makineleri. Badana ve boya işleri için fırça ve rulolar.’’malları için tescilli olduğu, davalı markasının ise 16. sınıfta “Basılı evraklar; basılı yayınlar, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, pullar’’ ile 41. sınıfta “Eğitim ve öğretim hizmetleri. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri. Spor, kültür ve eğlence hizmetleri. Dergi kitap gazete v.b yayınlama hizmetleri.

Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri. Haber muhabirliği hizmetleri. Foto muhabirliği hizmetleri. Fotoğrafçılık hizmetleri.’’ yönünden tescil edildiği anlaşılmıştır.

Mahkemece alınan bilirkişi raporunda; heyet çoğunluğu tarafından, davalı markası kapsamındaki 16.sınıf malların azınlık görüşünde ise 16.sınıf mallarınında ayrıca “tercüme hizmetleri” dışındaki 41. sınıftaki diğer bütün hizmetlerinde davacı markası kapsamındaki mal veya hizmetlerle aynı veya benzer tür hizmetler olduğu bildirilmiş ise de;

Mahkemece belirlenen bilirkişi heyetinde davalı markası tescil kapsamında kalan mal ve hizmetler yönünden sektör bilirkişisi bulunmadığı gibi, sunulan bilirkişi raporu da yukarda sayılan hususlar karşısında bilimsellikten uzaktır. O halde mahkemece, davalı adına tescilli 2011/40951 sayılı markanın varlığı da hesaba katılarak, dosyanın içerisinde sektör bilirkişisinin de olduğu heyetten ek rapor alınması veya yeni bir bilirkişi heyetine tevdi olunması ve yukardaki sayılan kıstaslar doğrultusunda rapor alınarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken; yazılı gerekçeyle hüküm kurulması doğru görülmeyip hükmün taraflar yararına bozulması gerekmiştir.