Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E.2016/6214 K.2018/255

Taraflar arasında görülen davada ... Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17/03/2016 tarih ve 2016/21-2016/37 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin 2008/30839 sayılı "SE-SO MACARONİ EXPRESS" markasını 43. sınıfta adına tescil ettirdiğini, yiyecek ve içecek sağlanması hizmetlerinde işletmeler zinciri kurup bir çok şehirde şube açtığını, farklı işletmelere de franchising verdiğini, davalının ...'da "Yamyam Macaroni" isimli işletme ile müvekkili ile aynı alanda faaliyet gösterdiğini, menülerinde fiyatları aşağı çekip müvekkili ile aynı fotoğrafları kullandığını, tüketicinin işletmeler arasında bağlantı kuracağını, her iki işaretteki asıl unsurun "MACARONİ" ibaresinden oluştuğunu, davalının bu eyleminin haksız rekabet ve marka hakkına tecavüz teşkil ettiğini ileri sürerek marka hakkına tecavüzün tespitini, önlenmesini, kararın ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, "macaroni" kelimesinin İtalyan asıllı bir makarna çeşidi olduğunu, dünya çapında kullanıldığını, makarna, hamburger, salata ürünleri satan müvekkilinin sadece bu ibare ile değil "YAMYAM MACARONİ" adıyla hizmet verdiğini, müvekkilinin "MACARONİ" ibaresini işletmesinde kullanmakla sunduğu mal ve hizmetin cinsini belirttiğini, bu şekildeki kullanımın davacının marka hakkını ihlal etmediğini, "macaroni" kelimesinin davacının tekelinde olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacı adına tescilli 2008/30839 sayılı markanın "SE-SO MACARONI EXPRESS" ibaresini taşıdığı, işletmesinde de markanın asıl unsuru olan "MACARONI EXPRESS" kelimelerini kullandığı, kullanımın tescil kapsamında kaldığı, makarna kelimesinin İtalyancadaki karşılığının "pasta, pastaciutta, macchreoni" şeklinde olduğu,

kelimenin kökeni üzerinde durmayacak olan ortalama tüketicinin İtalyanca sözcük aslını ve okunuşunu bilemeyeceği, kelimeyi makarna ile bağlantılı bir ibare olarak değerlendirme ihtimali varsa da marka olarak da algılayacağı, davalının tanıtıcı işaretlerinde bu ibarenin üstünde çok küçük puntolarla "YAMYAM" kelimesini eklemek suretiyle kullanımının iltibasa neden olacağı gerekçesiyle davalının restoranında "MACARONİ" ibaresini işletme adı olarak kullanmasının, tabela, tanıtım gereçleri, menü, fiyat listesi ve sair iş evraklarında kullanmasının markaya tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, önlenmesine, tecavüzün durdurulmasına,

hükmün ilanına karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava, marka hakkına tecavüzün tespiti ile önlenmesi istemine ilişkindir. Davalı vekili, davacı adına tescilli marka ve müvekkilinin tanıtıcı işaretinde yer alan "MACARONİ" ibaresinin bir makarna cinsini ifade ettiğini, 43. sınıf "yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri" bakımından karakteristik özellik belirttiğini, anılan sözcüğün bu hizmetler bakımından kimsenin tekeline verilemeyeceğini savunmuştur.

Bu durumda, taraflara ait işaretlerde yer alan "MACARONİ" ibaresinin 43. sınıf "yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri" bakımından tasviri işaret niteliğinde olup olmadığı ve bu ibarenin 556 sayılı KHK hükümleri uyarınca korunması gereken markanın asli unsuru niteliği taşıyıp taşımadığı hususunda ilgili gıda sektöründe uzman bir bilirkişinin de içinde bulunduğu bilirkişi heyetinden görüş alınarak ulaşılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.