Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E.2016/9794 K.2018/2244

Taraflar arasında görülen davada ... (...) 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 17/12/2015 tarih ve 2013/71-2015/260 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, davalı şirketin ''... + ŞEKİL'' ibareli ... nolu markanın sahibi olduğunu, bu markanın müvekkiline ait ''...'' ve ''...'' ibareli tanınmış markaları ile aynı sınıflarda tescilli olup, iltibas yaratacak derecede benzer olduğunu, davalı marka tescilinin müvekkili markalarına tecavüz teşkil ettiğini, haksız kazanç sağlanmasına sebebiyet verdiğini, müvekkiline ait seri markalardan biri olarak algılandığını belirterek iltibas ve haksız rekabetin önlenmesine, davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, dava dilekçesinde davalı ''... İç ve Dış Tic. Paz. Ltd. Şti. olarak gösterilmekle davanın pasif husumet yokluğundan reddi gerektiğini, dava konusu markanın dava açıldıktan sonra dava dışı bir şirkete devredildiğini, davacı markasının gerçek hak sahibinin ... uyruklu dava dışı ... firması olduğunu, taraf markalarının aynı veya benzer olmadığı gibi, aynı ve benzer ürünler üzerinde de kullanılmadığını, iltibasın söz konusu olmadığını, davacının uzun süre tesciline ses çıkarmadığı dava konusu marka için müvekkilinin büyük miktarda yatırım yaptığını ve markanın eylemli kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığını, tescilli markasını kullanan müvekkilinin haksız rekabetinden söz edilemeyeceğini belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkeme uyulan Dairemiz bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre, “...” ibaresinin takım halinde at üzerinde oynanan oyunu ifade ettiği, tasviri nitelikli olduğu, bu nedenle zayıf marka olarak değerlendirileceği, davalının markasının “... ... & ... ” ibaresinden oluştuğu, bu ibare içerisinde davacının zayıf markası olan “...” ibaresinin mevcut olduğu ancak belirtildiği üzere tasviri nitelikli olan bu kelimenin davalı markası içerisinde doğrudan belirleyici unsur niteliğinde olmadığı,

her ne kadar davacı markaları ile davalının markasında 24. sınıfta ortak emtia tescili mevcut ise de, yapılan bütünsel değerlendirmede, tüketicilerin davacı markası ile davalı markası arasında doğrudan irtibat kuramayacakları, karıştırma ihtimalinin bulunmadığı, davalının markasının tescil tarihi ve uzun süreli olan kullanım durumu nazara alındığında markayı kullanım yoluyla ayırt edicilik nitelik kazandırdığı,

tescilli sınıftaki mal ve hizmeti alan tüketicilerin davalı markasını gördüklerinde, davacının ... unsurlu markaları dolayısıyla davalı ile davacı arasında ekonomik bir bağ ya da işletmesel ilişki olduğu sonucuna varmayacakları, gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dairemizin 12.06.2012 tarih 3735/10329 sayılı ilamında ve 05.02.2013 tarih 1896/1887 sayılı ilamında da 2 nolu bent olarak açıklandığı üzere davacı markaları ile dava konusu 25927 sayılı markayı oluşturan işaretler arasında benzerlik ve 556 sayılı KHK 8/1-b bendi anlamında ilişkilendirme ihtimali de dahil olmak üzere iltabas tehlikesi bulunmaktadır.

Bu durumda markaların kapsadıkları mal ve hizmetlerden aynı ve benzer tür olanlar bakımından 556 sayılı KHK 8/1-b ve 42. madde hükümlerinin dikkate alınması, farklı tür mallar bakımından ise davacının tanınmışlık iddiası bulunduğundan aynı KHK'nin 8/4. maddesi kapsamında değerlendirme yapılarak sonuca gidilmesi gerektiği halde işaretler arasında benzerlik bulunmadığına dair yazılı gerekçe ile davanın reddi isabetli değildir.

Ancak, davalı taraf kullanımla ayırt edicilik savunmasında da bulunmuş ve mahkemece markanın kullanımla ayırt edici hale geldiği gerekçesiyle de dava reddedilmiştir. 556 sayılı KHK'nin 7/son fıkrasında düzenlenen kullanımla ayırt edicilik istisnasına ilişkin hükümde 22.06.2004 tarih 5194 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle aynı maddenin (b) bendi yürürlükten kaldırılarak yerine (a) bendi getirilmiş ve 42/son fıkrasındaki (b) bendinde aynı şekilde (a) bendi olarak değiştirilmiştir.

Dairemizin 02.06.2006 tarih 3308/6604 sayılı (...) kararında da açıklandığı üzere, kullanımla ayırt edicilik savunmasının tescilli markanın hükümsüzlüğü için açılan dava tarihine kadar geçecek olan süreyi de kapsayacak şekilde anlaşılması gerekir. Ne varki, somut uyuşmazlıkta 16.02.2007 olan dava tarihinden önce 5194 sayılı Kanun'la 556 sayılı KHK'nin 7/son ve 42/son fıkralarındaki (b) bendine yapılan atıf yürürlükten kaldırılmış olduğundan, somut uyuşmazlık bakımından davalının kullanımla ayırt edicilik kazandırıldığına yönelik savunmanın da ancak 5194 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 22.06.2004 tarihine kadar kanıtlanması gerekir.

Davalı taraf bu husustaki delillerini dosyaya sunmuştur. Bu durumda, 5194 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 22.06.2004 tarihine kadar dava konusu markaya kullanımla ayırt edicilik kazandırılmış olup olmadığı hususunda yeni bir bilirkişi heyetinden rapor alınmak suretiyle sonuca gidilmesi gerekirken mahkemece bu konuda eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile hüküm tesisi de doğru görülmemiştir.

O halde, mahkemece öncelikle dava konusu markaya kullanımla ayırt edicilik kazandırılıp kazandırılmadığının tespiti, aksi takdirde ise bu kez uyuşmazlığın yukarıda açıklandığı üzere 556 sayılı KHK 8/1-b ve 8/4. maddeleri gözönüne alınarak yapılacak değerlendirme ile sonuca gidilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddi isabetli görülmediğinden kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 26/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARAR

Dairemizin 12.06.2012 tarih 3735/10329 sayılı ilamında ve 05.02.2013 tarih 1896/1887 sayılı ilamında da 2 nolu bent olarak açıklandığı üzere davacı markaları ile dava konusu 25927 sayılı marka arasında 556 sayılı KHK 8/1-b bendi anlamında ilişkilendirme ihtimali de dahil olmak üzere iltabas tehlikesi bulunmaktadır.

Bu durumda markaların kapsadıkları mal ve hizmetlerden aynı ve benzer tür olanların belirlenmesi suretiyle 556 sayılı KHK 8/1-b ve 42. madde hükümlerinin dikkate alınması, farklı tür mallar bakımından ise davacının tanınmışlık iddiası bulunduğundan aynı KHK'nin 8/4. maddesi kapsamında değerlendirme yapılarak sonuca gidilmesi gerekirken işaretler arasında benzerlik bulunmadığına dair yazılı gerekçe ile davanın reddi isabetli değildir.

Ancak, davalı taraf kullanımla ayırt edicilik savunmasında bulunmuş ve mahkemece de markanın kullanımla ayırt edici hale geldiği gerekçesiyle dava reddedilmiştir. 22.06.2004 tarih 5194 sayılı Kanun ile 556 sayılı KHK'nin 7/son fıkrasında düzenlenen kullanımla ayırt edicilik kazandırılması istisnasına ilişkin hükümde yer alan aynı maddenin (b) bendi yürürlükten kaldırılarak yerine (a) bendi getirilmiş ve 42/son fıkrasındaki (b) bendine yapılan atıfta aynı şekilde (a) bendi olarak değiştirilmiştir.

Dairemizin 02.06.2006 tarih 3308/6604 sayılı (...) kararında da açıklandığı üzere, kullanımla ayırt edicilik savunmasının tescilli markanın hükümsüzlüğü için açılan dava tarihine kadar geçen süreyi de kapsayacak şekilde anlaşılması gerekir. Ne varki, somut uyuşmazlıkta 16.02.2007 olan dava tarihinden önce 5194 sayılı Kanun'la 556 sayılı KHK'nin 7/son ve 42/son fıkralarındaki (b) bendine yapılan atıf yürürlükten kaldırılmış olduğundan, kullanımla ayırt edicilik istisnasının da ancak 5194 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 22.06.2004 tarihine kadar gerçekleştiğinin kanıtlanması gerekir.

Davalı taraf bu husustaki delillerini dosyaya sunmuştur. Bu durumda, dava konusu markaya 5194 sayılı Kanun ile yazılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 22.06.2004 tarihine kadar kullanımla ayırt edicilik kazandırılmış olup olmadığı hususunda yeni bir bilirkişi heyetinden rapor alınmak suretiyle sonuca gidilmesi gerekirken mahkemece bu konuda eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile hüküm tesisi de doğru görülmemiştir.

O halde mahkemece öncelikle dava konusu markaya kullanımla ayırt edicilik kazandırılıp kazandırılmadığının tespiti, aksi takdirde ise bu kez uyuşmazlığın yukarıda açıklandığı üzere 556 sayılı KHK 8/1-b ve 8/4. maddeleri gözönüne alınarak yapılacak değerlendirme ile sonuca gidilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddi isabetli görülmediğinden kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.