Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E.2020/6924 K.2022/1920

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 28.03.2017 tarih ve 2014/255 E- 2017/89 K. sayılı kararın davalı vekili ve katılma yoluyla davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf istemlerinin esastan reddine dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi'nce verilen 10.06.2020 tarih ve 2017/4069 E- 2020/992 K. sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili ve katılma yoluyla davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçeler, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin Türk Patent Enstitüsü nezdinde 06, 07, 09, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 37, 41, 42. sınıf bakımından korunan 193798, 93/014794, 95/015895, 98/007797, 2004/46484, 2008/28376, 2011/46562, 2011/53058, 2011/53060, 2011/53061 ve 2011/53059 tescil numaralı “Profilo” markalarının sahibi olduğunu, davalının, müvekkilinin markaları ile iltibasa sebebiyet verecek olan “İbofilo” ibaresinin 07, 08, 11, 12, 20, 21, 24, 27, 35. sınıflarda korunması amacıyla 2011/57605 nolu marka tescil başvurusunda bulunduğunu, başvurunun Resmi Marka Bülteninde ilanı üzerine,

müvekkili tarafından Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan itirazların reddedildiğini, davalı tarafın kötü niyetle hareket ettiğini, basiretli tacir olarak hareket etmediğini, iltibas düzeyinde bir ibareyi marka olarak seçtiğini, marka sahibi firmayı tanıdığını, hatta bayiliğini yaptığını ileri sürerek, davalı şirket adına TPE nezdinde 2011/57605 sayı ile tescil edilen “İbofilo” ibareli markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili 14.3.2016 tarihli ıslah dilekçesi ile, markanın hükümsüzlüğü yanında davacı adına tescilli markanın tanınmış marka olarak tespitine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, müvekkili şirketin kurucusunun adının İbrahim olduğunu ve “İBO” kelimesinin buradan türediğini, bu kelimenin kimsenin tekelinde olmadığını, davacı şirketin iş bu dava açısından uzun süre sessiz kalarak hak kaybına uğradığını, davalı şirkete ait “İBOFİLO” markası ile davacı şirkete ait “PROFİLO” markası arasında benzerlik bulunmadığını, orta düzeydeki tüketici tarafından karıştırılma ya da bağlantı kurulma ihtimalinin de bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

İlk Derece Mahkemesince, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacının “PROFİLO” markasının, TPE nezdinde tescilinin, davalının “İBOFİLO” markasının TPE nezdinde tescilinden çok önce olduğu, markaların tescil oldukları tarih dikkate alındığında davanın açıldığı tarih itibarıyla, davacının, sessiz kalma yoluyla bir hak kaybının söz konusu olamayacağı, davalının tescilli olduğu sınıf ve markaları ile davacı markasının ilişkilendirilebileceği ve kaynağı konusunda iltibas tehlikesinin bulunduğu, davacıya ait markanın tanınmış markalardan olduğu,

davalı şirketin markasını seçerken TTK m. 20/2’ de belirtilen basiretli bir tacirin göstermekle yükümlü olduğu özeni göstermediğinden davalı markasının tüm sınıflar yönünden hükümsüz kılınması gerektiğinden davacının davasının hükümsüzlük istemi yönünden kabulüne, davacının ıslah yolu ile adına tescilli markasının tanınmış marka olarak tespitine karar verilmesini talep ettiği, ancak tanınmışlığın tespiti için davacının önce TPMK’na başvuru yapması ve sonucuna göre TPMK kararına karşı bir dava şeklinde açılması gerektiğinden davacının markasının tanınmış marka olarak tespiti yönündeki isteminin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili ve katılma yoluyla davacı vekili istinaf etmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesince, davacı ıslah dilekçesi ile markası olan PROFİLO ibaresinin tanınmış marka olarak tespitini talep etmiş ise de, tanınmışlığın tespitine ilişkin talebin öncelikle TPE nezdinde başvuru konusu edilip, neticesine göre TPE’ye yönelik bir dava olarak açılmadan doğrudan davalı taraf aleyhine hükümsüzlük davası olarak talep edilmesi mümkün olmadığından davacı vekilinin katılma yoluyla istinaf isteminin reddine, davalının davacı markasının tanınmışlığından yararlanma amacıyla hareket ettiği, dava tarihinde yürürlükte olan 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesi gereğince davalı markasının ortak olmayan tescil sınıfları itibarıyla,

dayanıklı tüketim malları ve küçük ev aletleri sınıfında tanınmış davacı markasının ayırt edici niteliğini zedeleme/sulandırma ihtimalinin bulunduğu, tüm sınıflarda davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi yerinde olduğundan davalı vekilinin istinaf başvurusunun reddine, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak gerekçesinin düzeltilerek, davalı markasının tüm sınıflarda hükümsüzlüğüne, karar kesinleştiğinde kararın TPMK’na bildirilmesine, davacının “PROFİLO” ibaresinin tanınmış marka olarak tespiti isteminin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili ve katılma yoluyla davacı vekili temyiz etmiştir. İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik olarak yapılan istinaf başvurusu üzerine HMK'nın 355 vd. maddeleri kapsamında yöntemince yapılan inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesince esastan verilen nihai kararda, dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi HMK'nın 369/1. ve 371. maddelerinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

KARŞI OY

1- Dava, markanın hükümsüzlüğü ile davacı markasının tanınmış marka olduğunun tespiti istemlerine ilişkindir.

2- Davacı vekili, kendisi adına önceden tescilli PROFİLO ibareli markasının varlığına rağmen, geçmişte müvekkilinin bayiliğini de yapan davalının iltibasa sebebiyet verecek nitelikte olan “İBOFİLO” ibareli markayı kötü niyetle kendi adına tescil ettirdiğini ileri sürerek markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiş, bilahare sunduğu ıslah dilekçesiyle de ayrıca müvekkili markasının tanınmış marka olduğunun tespitine karar verilmesini talep etmiş, davalı vekili ise müvekkili şirketin sahibinin isminin İbrahim olduğunu ve bunun kısaltmasından türetilmiş ibarenin marka olarak tescil ettirildiğini, markalar arasında iltibas bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini talep etmiştir.

3- İlk Derece Mahkemesi (İDM) tarafından hükümsüzlük istemi yönünden markalar arasında iltibas tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, markanın tanınmışlığı istemi yönünden ise öncelikle davalının Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TPMK) başvurarak kurum tarafından başvurunun reddi halinde tanınmışlığın tespiti isteminde bulunulabileceği gerekçesiyle bu istem yönünden davanın reddine karar verilmiş, tarafların istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) tarafından ise, hükümsüzlük istemi yönünden; tescil kapsamındaki benzer mal ve hizmetler yönünden iltibas tehlikesi bulunması,

benzer olmayan mal ve hizmetler yönünden ise davacı markasının tanınmış marka olması nedeniyle markanın hükümsüzlüğü davasının reddi gerektiğinden İDM kararının kaldırılarak bu ilave gerekçeyle davanın reddine, markanın tanınmışlığı istemi yönünden ise istinaf isteminin esas yönünden reddine karar veriliştir.

4- HMK 176 vd. maddeleri uyarınca, tarafların bir davada yapmış oldukları işlemleri kısmen ya da tamamen ıslah etmeleri mümkündür. Davanın tam ıslahında, yeni bir dava dilekçesi verilmesi gerekmekte olup, somut olayda tam ıslahın söz konusu olmadığı konusunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Öte yandan kısmi ıslahla ise, sadece o davada yapılan bir işlemin düzeltilmesini amaçlanmıştır. Kısmi ıslah yoluyla bir davaya yeni bir dava eklenmesi veya yeni bir davanın konusu olabilecek talep eklenmesi mümkün değildir.

5- Somut olayda davacı taraf, markanın hükümsüzlüğü davası açmış bulunmasına rağmen, davayı kamilen ıslah etmeksizin, yeni bir davanın konusunu oluşturacak şekilde “kendi markasının tanınmışlığının tespiti” isteminde bulunması nedeniyle, Mahkemece, ıslah suretiyle bir davaya yeni bir dava eklenemeyeceği gerekçesiyle davanın bu kısmının usulden reddi gerekirken, maddi sebeplere dayalı olarak davanın reddini isabetli bulmuyorum.

6- Bir an için davaya ıslah suretiyle yeni bir dava eklenebileceği kabul edilmiş olsaydı bile, İDM ve BAM tarafından; davacının öncelikle markasının tanınmışlığının tespiti için TPMK’ya başvurması bu yer tarafından başvurunun reddi halinde kararın iptali ve markanın tanınmışlığının tespiti isteminde bulunulabileceğine ilişkin gerekçesi de isabetli değildir. Zira Dairemizin önceki kararlarında da isabetle vurgulandığı üzere ( 11 HD 05.02.2020 T. ve 2019/2980 Esas-2020/931 K..

30.11.2020 T. ve 2020/745 E. - 2020/5483 K.), markanın tanınmışlığı sabit bir olgu olmayıp, her davada dosyaya sunulan deliller itibariyle markanın tanınmış olup olmadığı ve tanınmışlık derecesinin tespit ve değerlendirmesinin yapılması gerektiği, TPMK’nın da kuruluş kanunu uyarınca tanınmış marka tespit ve sicil oluşturma yetkisinin bulunmadığı kabul edilmiş olup, ıslahla eklenen yeni talebin bu gerekçeyle reddi gerektiği halde, aksi yöndeki hatalı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesini de isabetli bulmuyorum

7- Öte yandan, İDM ve BAM’ın markalar arasında iltibas bulunduğuna ilişkin görüşüne de katılmıyorum. Şöyle ki;

Olaya uygulanacak olan mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 8/1-b maddesi uyarınca markalar arasında karıştırılma ihtimalinin tespitinde, markalar arasında tescil kapsamları itibariyle benzerliğin yanında, markalara konu işaretler arasında da markalar arasında aynı ya da bağlantılı idari, ekonomik veya işletmesel bağ bulunduğu ve markaya konu ürünlerin aynı işletmesel kökene sahip olduğu düşüncesini doğuracak, diğer bir anlatımla karıştırılma tehlikesi doğuracak ölçüde bir benzerlik gerekir.

Bu bağlamda markalar görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik testine tabi tutulur ve tüm bu benzerlikler ortalama tüketici kitlesinin bütüncül intibası dikkate alınarak değerlendirmeye tabi tutulur. Bu açıdan bakıldığında her ne kadar PROFİLO ve İBOFİLO ibareleri arasında son beş harf itibariyle görsel bir benzerlik bulunmakta ise de, ortalama tüketici kitlesi davalı markasını “İBO FİLO” olarak iki heceli olarak okuyacak ve değerlendireceklerdir.

Bu bağlamda “İBO” ibaresinin Türk toplumunda çok yaygın ve bilinen haliyle “İBRAHİM” ibaresinin kısaltması olduğu, “FİLO” ibaresinin ise kökeni İtalyanca “dizi, sıra” anlamına geldiği, Türkçe’de de daha çok bir şirkete ait taşımada kullanılan araçlar (gemi filosu, kamyon filosu, taksi filosu vs.) topluluğu anlamında kullanılan bir ibare olarak, bir bütün olarak ise “İbrahim’in Filosu” olarak değerlendirileceği, PROFİLO ibaresinin ise bir bütün olarak Türkçe’de bir karşılığının bulunmadığı ve özel bir anlam çağrıştırmayan bu sebeple ayırt ediciliği yüksek bir ibare olduğu kanaatindeyim.

Bu sebeple markalar arasında KHK’nın 8/1-b maddesi uyarınca karıştırılma ihtimali bulunmamaktadır.

8- Nitekim Dairemiz tarafından da daha önce, benzer gerekçelerle FLO tanınmış markası ile FİLLO başvuru markası arasında karıştırılma tehlikesinin bulunmadığı gerekçesiyle yerel mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir (11 HD. 21.10.2019 T. ve 2018/5231 E. - 2019/6498 K.).

9- Öte yandan, markalar arasında karıştırılma ihtimali doğurmayacak ölçüde bir benzerlik bulunduğundan, olaya uygulanacak 556 sayılı KHK’nın 8/4.

Maddesi uyarınca, davalı markasının tescil edilmesinin “markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabilme” tehlikesinin bulunup bulunmadığının ayrıca irdelenmesi gerekmektedir.

Bir markanın tanınmış olması, o markayla benzerlik gösteren tüm işaretlerin tüm mal ve hizmetler yönünden doğrudan bu riskleri taşıyacağı kabul edilemez. Bu itibarla, davalı markasının tescil kapsamındaki mal ve hizmetler itibariyle, KHK’nın 8/4. Maddesindeki riskleri doğurup doğurmayacağının her bir mal ve hizmet grubu yönünden ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir.

10- Somut olayda, dosyaya sunulan deliller itibariyle, davacı markasının elektrikli ev aletleri sektöründe tanınmış marka olduğu anlaşılmaktadır. Ancak davacı markası ile davalı markası arasında ayniyet düzeyinde bir benzerlik bulunmadığı gibi, davalı markasının tescil kapsamındaki en azından bazı mal ve hizmetler yönünden tanımlayıcılığa yakın ancak tescili de mümkün bir işaret olduğu anlaşılmaktadır.

Söz gelimi, davalı markasının tescil kapsamındaki 12. Sınıf mallar motorlu kara taşıtları yönünden davalı markası, “İbrahim’in Kamyon/Traktör/Taksi Filosu” anlamına gelecek olup hiçbir surette davacı markasının tanınmışlığından haksız faydalanması veya markanın ayırt ediciliğine veya itibarına zarar vermesi söz konusu olamaz. Tescil kapsamındaki birçok mal ve hizmet için de benzer değerlendirme yapılabilir.

11- Bununla birlikte, davalı markasının tescil kapsamındaki bazı elektrikli aletler ile elektriksiz ev aletleri yönünden, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmamakla birlikte “tanınmışlıktan haksız istifade” tehlikesinin bulunduğu düşünülebilir. Ancak Mahkeme gerekçesinde ve kararın dayandığı bilirkişi raporunda böyle bir inceleme ve değerlendirme metodu kullanılmaksızın, markalar arasında tanınmışlık derecesi ile markalar arasındaki benzerlik derecesi değerlendirilmeksizin ve de dikkate alınmaksızın, başvuru kapsamındaki tüm mal hizmetler yönünden davanın kabulü ile markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini doğru bulmadığımdan, BAM kararını onayan Daire çoğunluğunun görüşlerine katılmıyorum.