Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E.2021/4776 K.2022/9040

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 23.11.2017 tarih ve 2017/431 E. - 2017/351 K. sayılı kararın taraf vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf istemlerinin esastan reddine-kısmen kabul-kısmen reddine dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi'nce verilen 29.04.2021 tarih ve 2018/2234 E. - 2021/974 K. sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından duruşmalı, davacı vekilince duruşmasız olarak istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla,

6100 sayılı Kanunun’un 369. maddesi gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçeler, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin “ZARA” markasını çeşitli yazı stilleri ve renklerle 1963 yılından beri kullandığını, tüm dünyada ZARA kelimesinin müvekkili firma ile özdeşleştiğini, markasını ilk kez 1979 yılında İspanya'da tescil ettirdiğini, TPMK nezdinde de ilk kez 1994 yılında 153527 sayı ile tescil ettirdiğini, “ZARA” ibaresinin TPMK tarafından da T/01479 sayı ile tanınmış marka olarak kabul edildiğini, davalının "ZARA" markasını aynen içeren www.byzara.com alan adını kendi adına tescil ettirdiğini ve ilgili alan adı ile işletilen websitesi üzerinde,

tescilli ve tanınmış "ZARA" markasını "BY" ve "BAY" ibareleri ile "BY ZARA" ve "BAY ZARA"şeklinde müvekkilin ana faaliyeti olan tekstil sektöründe markaları ile karıştırılmaya yol açacak şekilde izinsiz ve tescilsiz olarak kullandığını ileri sürerek davalının müvekkil adına tescilli markaları kullanımı ile yarattığı marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, men'i, ref’i, davalıya ait ticaret unvanının terkini ve davalıya ait www.byzara.com alan adına erişimin engellenmesi kararı verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, davaya bakmakta Asliye Ticaret Mahkemelerinin görevli, Denizli mahkemeleri olduğunu, haksız rekabete ilişkin iddiaların 3 yıl geçmesi sonucu zamanaşımına uğrayacağını, tüm talepler yönünden zamanaşımının bulunduğunu, davalı şirket sahipleri nüfus aile kayıt tablosundan da görüleceği üzere ZARA'lı olduklarını, Zara'lı olan şirket sahibi aile, memleketine olan sevgi ve bağlılığı nedeni ile TTK m.43 maddesine dayalı olarak ticaret unvanını "BAY ZARA" olarak belirlediğini ve Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildiğini, davacı tarafın müvekkilinin kötüniyetli olduğu,

haksız kazanç ve yarar sağlamaya çalıştığı yönündeki iddialarını ve İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2016/D.İş sayılı delil tespiti istemi ile alınan bilirkişi raporunu kabul etmediklerini, davalı tarafından kullanılan http://byzara.com.tr şeklindeki internet alan adının da şirket kuruluşuna paralel olarak 12.04.2008 yılında alındığını ve TTK hükümlerine uygun şekilde kullanıldığını, eylemin marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet olarak nitelendirilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

İlk derece mahkemesince tüm dosya kapsamına göre, davalının ticaret unvanı ve alan adı kullanımının haksız olmadığı, tescile uygun olarak unvanı kullanma hakkının olduğu, ancak internet sitesi ve tanıtım vasıtalarında kullanmakta olduğu “BAY ZARA”, “BAYZARA”, “BY ZARA”, “BYZARA” ibarelerinin markasal kullanımlarının ise davacı marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne, davalının kullandığı “BAY ZARA”, “BAYZARA”, “BY ZARA”, “BYZARA” ibarelerinin markasal kullanımı nedeniyle davacının marka hakkına tecavüzünün ve haksız rekabetinin tespitine, durdurulmasına ve önlenmesine,

haksız rekabetin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, davalının ticaret unvanının terkinine yönelik talebin reddine, davalının www.byzara.com alan adlı web sitesinden tecavüze konu içeriklerin çıkarılmasına, mümkün olmadığı takdirde siteye erişimin engellenmesine, markasal kullanımların web sitesinde, fuarlarda, kartvizitlerde, etiketlerde, tanıtım materyallerinde, faturalarda vs. her türlü mecralarda kullanımının önlenmesine karar verilmiştir.

Kararı, taraf vekilleri istinaf etmiştir.

Bölge adliye mahkemesince tüm dosya kapsamına göre, tescilli markalardan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, 6769 Sayılı SMK 156. madde gereğince ihtisas mahkemesi sıfatıyla Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin görevli olduğu, internet sitesi aracılığıyla markaya tecavüze ilişkin davada, fiilin etkisinin tüm Türkiye'de görüleceğinden SMK 156/3 maddesi gereğince davacının istediği yerde davayı açabileceği, davalı şirketin ticaret unvanının 16/04/2008 tarihinde Ticaret Sicile kaydedildiği ve 12/04/2008 tarihinde ticaret unvanının çekirdek unsurunu içeren www.byzara.com alan adının tescil ettirildiği,

davalının ticaret unvanının çekirdek unsurunu, alan adında kullanmakta haklı olduğu, tüzel kişi tacir olan ve basiretli davranmakla yükümlü olan davacı şirketin, davalının tescilli ticaret unvanının ve alan adının terkini için dava açmakta uzun süre sessiz kalarak 19/01/2017 tarihinde dava açmasının TMK 2. maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralına aykırı olduğu, markaya tecavüz fiili yönünden internet sitesi içerisindeki markasal kullanımlar nedeniyle davanın kabul kararı verildiği, her bir talebin koşulları ve karar gerekçelerinin farklı olduğu,

verilen kararın çelişki yarattığından bahis edilemeyeceği, İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2016/138 D.İş. sayılı dosyasında davalının web sitesinde yapılan inceleme ile, davalı şirketin web sitesi sayfalarında başlık kısmında, "hakkımızda" başlıklı tanıtım sayfası içeriğinde, ev tekstil ürünlerinin tanıtıldığı sayfada "By Zara" ibaresinin markasal olarak kullanıldığı, kullanımın ticaret unvanı kullanımı şeklinde olmadığı gibi, "By" ibaresinin İngilizce "tarafından" anlamında kullanıldığı, davalının kullanımının Türkçe karşılığının "ZARA tarafından" anlamına geldiği ve iltibas yaratacak şekilde olduğu,

mahkemece markaya tecavüzün meni ve refine karar verilmesinin yerinde olduğu, ancak dosya kapsamından davalının markasal kullanımının hangi tarihte başladığı tespit edilemediği gibi, markasal kullanımın eski tarihli olduğu ve kullanımdan davacının haberdar olduğu, buna rağmen sessiz kaldığının davalı tarafça ispatlanamadığı, bu nedenle markaya tecavüz ve haksız rekabete yönelik dava yönünden sessiz kalma koşullarının oluşmadığı, davalı vekilinin, ticaret unvanı ve alan adına yönelik davanın sessiz kalma suretiyle reddine ilişkin mahkemenin gerekçesine yönelik istinaf sebebi ile,

davacı vekili lehine iki ayrı vekalet ücretine hükmedilmesinin hatalı olduğu yönündeki istinaf sebeplerinin haklı görüldüğü gerekçesiyle istinaf başvurularının kısmen kabulü ile mahkeme kararının HMK 353/1-b-2-3 maddesi gereğince kaldırılmasına, düzeltilmiş gerekçe ile davanın kısmen kabul kısmen reddine, davalının “BAY ZARA”, “BAYZARA”, “BY ZARA”, “BYZARA” ibarelerini markasal kullanımı nedeniyle davacının marka hakkına tecavüzünün ve haksız rekabetinin tespitine, durdurulmasına ve önlenmesine, haksız rekabetin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına,

davalının ticaret unvanının terkinine yönelik talebin reddine, davalının www.byzara.com alan adlı web sitesinden tecavüze konu içeriklerin çıkarılmasına, mümkün olmadığı takdirde siteye erişimin engellenmesine, belirtilen markasal kullanımların web sitesinde, fuarlarda, kartvizitlerde, etiketlerde, tanıtım materyallerinde, faturalarda vs. her türlü mecralarda kullanımının önlenmesine karar verilmiştir.

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

1- İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik olarak yapılan istinaf başvurusu üzerine HMK'nın 355 vd. maddeleri kapsamında yöntemince yapılan inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesince esastan verilen nihai kararda, dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi HMK'nın 369/1. ve 371. maddelerinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2- Davacı tarafın temyiz itirazına gelince; dava, marka hakkına tecavüzün tespiti, men'i, ref’i, davalıya ait ticaret unvanının terkini ve davalıya ait www.byzara.com alan adına erişimin engellenmesi taleplerine ilişkindir.

Bölge Adliye Mahkemesi tarafından, İlk Derece Mahkemesi kararına yönelik davacı vekilinin istinaf isteminin reddine, davalı vekilinin istinaf isteminin kısmen kabulü ile tecavüzün tespit ve men’ine, önlenmesine, ticaret unvanının terkini talebinin reddine karar verilmiştir.

Olaya uygulanacak 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 29. maddesinin yollamasıyla, Kanunun 7/3-e bendi uyarınca, markaya konu işaretin ticari amaçlarla ticari teşebbüsün ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanılması hali marka hakkına tecavüz eylemleri arasında sayılmıştır. Diğer bir anlatımla, mülga 556 sayılı Marka KHK döneminden farklı olarak, markaya konu işaretin, başkalarınca izinsiz olarak ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanılması hali marka hakkına tecavüz eylemleri arasında sayılmış olup, SMK’nın tüm sınai mülkiyet haklarına ilişkin ortak maddeleri arasında olan 149. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca hak sahiplerinin tecavüzün tespit, durdurma ve önlenmesi yanında tecavüzün sonuçlarının ortadan kaldırılmasını talep hakları da bulunmaktadır.

SMK’nın 7. maddesinin, gerekçesi ile birlikte amaca göre yorumlanması yerinde olacaktır. Kanun’un konuya ilişkin madde gerekçesinde yer alan “Maddenin üçüncü fıkrasının (e) ve (f) bentleri maddeye yeni eklenen bentler olup, bu anlamda özellikle 2015/2436 sayılı AB Direktifine ve uluslararası uygulamalara uyum sağlanmıştır” ifadesi uyarınca, ticaret unvanı ile ticari işletme adlarının hangi kullanım şeklinin tecavüz oluşturacağının AB Marka Direktifinde (Yönergesinde) yer alan düzenlemelere göre yorumlanmasında isabet olacaktır.

Türk hukukunda olduğu gibi, 16.12.2015 tarih ve 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi’nin “Markadan Doğan Haklar” başlıklı 10/3-d. Maddesinde de, markanın ticari unvanı veya ticari işletme adı olarak kullanılmasının markanın kullanılma şekillerinden biri ve marka sahibinin tekelinde olan haklar arasında sayılmıştır. Bununla birlikte, bu maddenin nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkin Yönerge’nin 19 no’lu Önsöz (Başlangıç maddesi) maddesinin gözden kaçırılmaması gerekir.

Anılan 19 no’lu önsöz maddesinde, “İşaretin ticaret unvanı veya ticaret hayatında kullanılan başka bir ad veya işaret olarak kullanımı da, bu kullanım mal veya hizmetlerin ayırt edilmesi amacına hizmet ettiği takdirde, markaya tecavüz olarak kabul edilmelidir” şeklindeki düzenlemeden, markaya konu işaretin ticaret unvanına veya ticari işletme adına tecavüz teşkil edebilmesi, bu işaretlerin ancak mal veya hizmetlerin ayırt edilmesinde ayırt edici işaret olarak kullanılması halinde, diğer bir anlatımla ticaret unvanının marka gibi tanıtıcı işaret olarak kullanılması halinde marka hakkına tecavüz teşkil edeceği kabul edilmelidir.

Yoksa, gıda maddeleri yönünden tescilli bir markaya konu ibarenin, gıda maddesiyle hiç ilgisi olmayan her hangi bir alanda, söz gelimi, yatak, perde, çarşaf vb. başka bir sınıfta mal pazarlamak amacıyla ticaret unvanı alınmasını marka hakkına tecavüz saymak mümkün değildir. Aksi halin kabulü, korumanın marka tescil kapsamıyla sınırlı olduğu ilkesiyle bağdaşmayacaktır.

Somut olayda, davalının davacıya ait tescilli marka ile karıştırılmaya sebebiyet verecek nitelikte benzer işareti gerek tescil kapsamındaki ürünlerde tanıtıcı işaret olarak kullandığı gibi, internet alan adı olarak da kullandığının sabit olması karşısında, Mahkemece SMK’nın 29. maddesi yollamasıyla 7/3-e maddesi uyarınca ticaret unvanının terkinine, 7/3-f maddesi uyarınca da alan adının tahsisinin iptaline (terkinine) karar vermek suretiyle marka hakkına tecavüzün sonuçlarının ortadan kaldırılmasının temini gerekirken hatalı gerekçeyle ticaret unvanı yönünden davanın tamamen reddine, alan adı yönünden ise sadece içeriğin çıkartılmasına karar verilmesi doğru olmamış ve hükmün bu nedenle davacı taraf yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

3- Öte yandan, tek başına ticaret unvanı tescil ettirilmesi ya da alan adının tahsisi marka hakkına tecavüz teşkil etmeyip, ancak markasal olarak, diğer bir anlatımla mal veya hizmetlerin ayırt edici işareti olarak kullanılması halinde marka hakkına tecavüz teşkil edeceğinin kabulünden hareketle, davalının ticaret unvanını ve alan adını ciddi surette markasal olarak kullanımının üzerinden 5 yıldan daha fazla bir sürenin geçtiği davalı tarafça iddia ve ispat edilemediğine göre, Daire içtihatları ile varlığı kabul edilen 5 yıllık sessiz kalma sebebiyle hak kaybının ticaret unvanı ve alan adının tescili tarihinden itibaren başlatılması doğru olmamış, hükmün bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.