Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E.2022/261 K.2023/3737

Taraflar arasındaki marka hükümsüzlüğü davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili şirketin ünlü Amerikalı oyuncu John Wayne'nin çocukları tarafından kurulduğunu ve bugün dahi onlar tarafından idare edildiğini, müvekkilinin 1980'li yıllardan itibaren "John Wayne" ibaresini dünyanın bir çok ülkesinde ve uluslararası patent ofisleri nezdinde adına marka olarak tescil ettirdiğini, müvekkilinin "John Wayne" markasının gerçek hak sahibi olduğu gibi markanın dünya çapında da tanınmış bir marka olduğunu,

davalının 2010/47125 ve 2011/90448 sayılı ve her ikisi de "John Wayne" ibaresinden ibaret olan markaları müvekkili markasının tanınmışlığından haksız olarak istifade etmek amacıyla kötü niyetli bir şekilde adına marka olarak tescil ettirdiği ileri sürerek davalı adına tescilli 2010/47125 ve 2011/90448 sayılı markaların hükümsüz kılınarak sicilden terkinine karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

Davalı ..., cevap dilekçesi sunmamıştır.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davacı yana ait "JOHN WAYNE" ibareli markanın ünlü bir sinema oyuncusunun isminden yaratıldığı, "John Wayne" ibaresi ülkemizde davacı adına marka olarak tescil edilmemiş ise de bir sinema karakterinin ismi olan bu ibarenin ülkemizde bilinen ve tanınan bir isim olduğu, davacının bu ibareyi bir çok ülkede adına marka olarak tescil ettirdiği, davalının hiç bir zorunluluk bulunmamasına rağmen bu ismi davacı şirketle ilgili olan mal ve hizmetlerde marka olarak tescil ettirmesinin kötü niyetli bir davranış olduğu,

kötü niyetin hiç bir zaman ve süreyle sınırlı olmaksızın her zaman ileri sürülebileceği, davalının adına tescilli markayı kovboy resimleriyle birlikte kullanmasının davacı markasına yanaşma ve davacı markasının tanınmışlığından haksız olarak istifade etme amacınına delalet ettiği, davacı adına yurt dışında tescilli olan markalarla davalı adına ülkemizde tescilli bulunan davaya konu markaların görsel ve işitsel açıdan ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu, davacıya ait John Wayne ibareli marka tanınmış olduğu gibi davacının bu marka üzerinde üstün hak sahipliği de bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir .

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; davanın müvekkili markaların tescil edilmesinden beş yıl geçtikten sonra açıldığını, davacının sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradığını, müvekkilinin davaya konu "John Wayne" markasının ülkemizdeki gerçek hak sahibi olduğunu, markayı tescil edildiği tarihten bu yana gerçekleştirdiği yoğun emek ve mesaiyle tanınmış hale getirdiğini, kötü niyetli olmadığını belirterek İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasını istemiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile İlk Derece Mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Davalı vekili temyiz dilekçesinde; istinaf dilekçesinde ileri sürdüğü hususları tekrar ederek kararın bozulmasını istemiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, marka hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk 6100 sayılı Kanun'un 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin (556 sayılı KHK) 8 inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkaraları ile aynı KHK'nın 35 inci ve 42 inci maddeleri

3. Değerlendirme 1.Dava, gerçek hak sahipliği, tanınmışlık ve kötü niyet vakıalarına dayalı marka hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

2.Marka hukukuna egemen olan ülkesellik prensibi gereğince, tescilli bir marka sahibinin hakları ancak markanın tescilli olduğu ülke sınırları dahilinde korunacak olup başka ülkelerde marka koruması için o ülkede, ilgili mevzuatına göre de markanın tescil edilmesi gerekir.

Bu bağlamda her devlet, marka hakkını, maddi ve şekli koşulları yerine getirmek kaydıyla, sadece kendi ülkesinin sınırları içinde koruyacak, yine sadece kendi ülkesinde vuku bulan ihlallerde, tecavüze uğrayan ve kendi kanunlarına göre hak sahibi olan kişinin, kendi ülkesindeki hukuk yollarını kullanmasını sağlayacaktır.

Davacı yan, "John Wayne" ibareli markaları, dünyanın bir çok ülkesinde 1980'li yıllardan itibaren hükümsüzlüğü talep edilen davalı markalarının tescilli olduğu sınıflarda adına marka olarak tescil ettirmiş ise de anılan ibareyi Ülkemizde marka olarak tescil ettirmemiştir. Dosya kapsamında, davacının söz konusu işareti, davalı markalarının tescil ediliği tarihten önce Ülkemizde tescilsiz olarak kullandığına ilişkin bir delil de bulunmamaktadır.

Bu nedenle, davacı yan, kural olarak yurt dışında tescilli olan "John Wayne" ibareli markalarına dayalı olarak davalının aynı ibare ve sınıfa ilişkin markaları Ülkemizde tescil ettirmesine engel olamaz. Zira ülkesellik prensibi gereğince marka sahibinin haklarının ancak markanın tescilli olduğu ülke sınırları dahilinde korunması esastır.

Ancak hukukun genel ilkelerine göre kötü niyetin hiç bir şart ve durumda korunup himaye edilmesi söz konusu olamayacağından kötü niyet, ülkesellik prensibinin istinasını teşkil eder. O halde somut uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması için davalının davaya konu markaları kötü niyetle tescil ettirip ettirmediğinin belirlenmesi gerekmektedir.

3.Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun ( YHGK) 29.06.2022 tarih, 2020/11-699 E., 2022/1093 K. sayılı ilamında da belirtildiği üzere, gerek 556 sayılı KHK’da gerekse de 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda hangi hâllerde kötü niyetli marka başvurusunun söz konusu olduğu belirtilmemiştir.

Ancak genel olarak kötü niyetli marka başvurusu; hak sahibi olmadığını bilmesine rağmen dürüstlük kuralına aykırı şekilde tescil için başvuruda bulunulması veya başvurunun tescil ettirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda başvuru sahibinin markanın aynısının veya benzerinin bir başkası tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekmesi hâli, kötü niyetin varlığında önem kazanmaktadır.

Örneğin, gerçek hak sahibi olmamakla birlikte başkasının ticaretinde kullandığı tescilsiz bir işareti, kendisinin hak sahibi olmadığını bile bile tescili için başvuruda bulunan kimse kötü niyetli sayılacaktır. Yine başkası tarafından kullanılan bir markanın aynısını veya benzerini bilerek ve haklı bir neden olmaksızın sırf rakibini engellemek amacı taşıyan engelleme markaları kötü niyetli marka başvurusu olarak değerlendirmelidir.

Ayrıca başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme ve marka ticareti yapmak ya da şantaja yönelik başvuruda bulunmak ve tescil ettirmek de kötü niyetli olarak kabul edilmelidir. Görüldüğü üzere kötü niyetli marka başvurusu hâli her somut olay kapsamında ayrıca değerlendirilmesi gereken bir husustur.

Bu kapsamda marka hükümsüzlüğü davalarında kötü niyet iddiası ileri sürülmüş ise 4721 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince kötü niyetin korunması söz konusu olamayacağından her somut olayın özellikleri göz önüne alınarak açıkça kötü niyetle gerçekleştirildiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilmelidir.

4.Yapılan açıklamalar ışığında somut olaya dönülecek olursa, İlk Derece Mahkemesince, davacı yana ait "JOHN WAYNE" ibareli markanın ünlü bir sinema oyuncusunun isminden yaratıldığı, "John Wayne" ibaresi ülkemizde davacı adına marka olarak tescil edilmemiş ise de bir sinema karakterinin ismi olan bu ibarenin ülkemizde bilinen ve tanınan bir isim olduğu, davacının bu ibareyi bir çok ülkede adına marka olarak tescil ettirdiği, davalının hiç bir zorunluluk bulunmamasına rağmen bu ismi davacı şirketle ilgili olan mal ve hizmetlerde marka olarak tescil ettirmesinin kötü niyetli bir davranış olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Ancak İlk Derece Mahkemesince tanınmışlığa gerekçe olarak gösterilen hususlar davacı markalarına ilişkin değil ünlü aktör John Wayne'nin dünya ve ülkemizdeki ününe ve tanınmışlığına ilişkindir. Adı geçen aktörün ünü ve tanınmışlığı, sözü edilen aktörün isminden yaratılan davacı markalarına mal edilemez. Tanınmışlık olgusunun, marka hukukunda kabul edilen genel prensipler gereğince ayrıca ispatlanması gerekir.

Bu bağlamda, davacı adına tescilli markalarının dünyanın bir çok ülkesinde tescilli olup kullanılması bu markaların Ülkemizde de tanındığını kabul için yeterli değildir. Ancak aksi kabul edilse dahi Dairemizin 01.03.2021 tarihli 2020/1726 E., 2021/1838 K. sayılı kararınında da belirtildiği üzere kötü niyete ilişkin başka bir emare olmaksızın salt tanınmış markanın aynı veyahut benzerinin tescil edilmesi kötü niyetin varlığını kabul için yeterli değildir.

Kötü niyetin kabulü için bunun yanında, yukarıdaki (4) numaralı bentte de ifade edildiği üzere başvuru sahibinin, markayı gerçekte kullanma amacı olmaksızın engelleme, şantaj ve para koparma gibi amaçlarla tescil ettirdiğinin ispatlanması gerekir.

5.Hemen belirtmek gerekir ki dosya kapsamında, davalının davaya konu "John Wayne" ibareli markaları gerçekte kullanma amacı olmaksızın engelleme, yedekleme veyahut şantaj amacıyla tescil ettirdiğine ilişkin bir delil bulunmamaktadır. Tersine davalının davaya konu markayı tescilli olduğu sınıflarda kullandığı hatta bu markaları çeşitli mecralarda reklam faaliyetlerine konu ettiği anlaşılmaktadır. Bu hale göre, davalının davaya konu markaları kötü niyetle tescil ettirdiğinin kabulü mümkün olmayıp aksi yöndeki İlk Derece ve Bölge Adliye Mahkemeleri gerekçeleri isabetli bulunmamıştır.

6.Bu itibarla, İlk Derece ve Bölge Adliye Mahkemelerince, davacının, ülkesellik prensibi gereğince, yurt dışında tescilli olan "John Wayne" ibareli markalarına dayalı olarak davalının aynı ibare ve sınıfa ilişkin markaları Ülkemizde tescil ettirmesine engel olamayacağı, kötü niyet iddiasının ise ispatlanamadığı gözetilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirmeye dayalı olarak karar verilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle; 1. Temyiz olunan, İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ORTADAN KALDIRILMASINA,

2. İlk Derece Mahkemesi kararının BOZULMASINA,

Peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine,

Dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

13.06.2020 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi. (Karşı Oy)

KARŞI OY

Taraflar arasındaki marka hükümsüzlüğü davasında uyuşmazlık davalının marka tescilinin kötü niyetli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Davacı ... ENTERPRİES Şirketi, davalının 2010/47125 ve 2011/90448 başvuru numaralı markalarının hükümsüzlüğünü talep etmiştir.

2010/47125 sayalı JOHN WAYNE markası 18, 25, 35 inci sınıfda 19.07.2010 tarihinden itibaren, 2011/90448 sayılı JOHN WAYNE markası 35 inci sınıfda 04.11.2011 tarihinden itibaren 10 yıl müddetle tescil edilmiştir.

Marka tescili, kötü niyetli ise, bu tescile dayalı olarak elde edilen koruma dürüstlük kuralına aykırıdır, hakkın kötüye kullanılmasıdır. Yargıtay, markanın tescilinde kötü niyeti ilk defa İstanbul 4. Fikri Sinai Haklar Mahkemesinin direnme kararının Hukuk Genel Kurulu kararı ile yerinde görülmesi neticesinde hükümsüzlük nedeni olarak kabul etmiştir. RG.

512+şekil markasının kötü niyetli tescil edildiği gerekçesiyle verilen direnme kararı Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 16.07.2008 tarih 2008/11-501 E. 2008/507 K. sayılı kararı ile onanmış, bu kararda kötü niyetli tescilin tanımı yapılmıştır.

Buna göre: "Marka Hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanarak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli olarak kabul edilmektedir." 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren SMK'nın 6/9 maddesinde, kötü niyet nispi ret nedeni olarak açıkça düzenlenmiştir.

SMK 25 inci maddede de hükümsüzlük nedeni olarak yer almaktadır.

Kötü niyetli tescilin tespitinde Dairemiz kararları başta olmak üzere bir değerlendirme yapmak gerekir. Markanın yaratılmış marka olması, herkesin aklına gelmesinin ticari hayatın olağan akışı ile bağdaşmaması hallerinde, farklı ülkelerde yer alan kişiler tarafından birbirinden habersiz bir ibare oluşturulmasının olanaksız olduğu halde kötü niyetin varlığı kabul edilmektedir. Bu gibi hallerde, başkasına ait markayı tescil ettirmek isteyen marka sahibinin markayı "tesadüfen" bulduğunu çok inandırıcı açıklama ile ispat etmesi ve ispatlamadıkça kötü niyetinin varlığını kabul etmek gerekir.

HGK'nun 2021/11-76 E., 2023/244 K. sayılı kararında da 556 saylı KHK da ve SMK'da hangi hallerin kötü niyetli marka başvurusu olduğunun belirtilmediği, ancak genel olarak kötü niyetli marka başvurusunun, hak sahibi olmadığını bilmesine rağmen dürüstlük kuralına aykırı şekilde tescil için başvurulması veya başvurunun tescil ettirilmesi olarak tanımlanmıştır. Başvuru sahibinin markanın aynısının veya benzerinin bir başkası tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekmesi halinin, kötü niyetin varlığında önem kazandığı vurgulanmıştır. Kötü niyetli marka başvurusu halinin her somut olayın özellikleri gözönüne alınarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yurt dışında pek çok ülkede tescilli ve kullanılan markada geçen özgün/fantezi kelimenin Türkiye'deki başvuru ve marka sahibi tarafından tesadüfen marka olarak tercih edilmesi gerçekçi değildir.

Davacının aynı ibareli JOHN WAYNE markası yabancı bir marka olup, Türkiye'de tescilli olmadığı, tanınmış sinema oyuncusunun isminden yaratılmış bir marka olup, Türkiye'de bilinen ve tanınan bir karakter olduğu, söz konusu marka Türkiye'de tescilli olmasa dahi hiçbir emtia grubuyla ilişkilendirilmeyecek derecede ayırdediciliği bulunduğu, pek çok ülkede tescilli olup tanınmış olduğu, davalının davacı markasını aynı ve benzer mallar için kovboy karakteriyle kullanarak, davacının markasından yararlanma kastı taşıdığı İlk Derece Mahkemesince alınan bilirkişi raporu ile de anlaşılmıştır.

Bölge Adliye Mahkemesince de benimsenen İlk Derece Mahkemesi kararı gerekçesinde belirtildiği gibi, davalının hiçbir zorunluluk olmadan ve davacının birçok ülkede tescilli olup; tanınmış sinema oyuncusunun ismini taşıyan, aynı ibareyi taşıyan tanınmış markayı davacı markasıyla ilişkilendirecek emtia grubunda tescil ettirmesi tesadüfi olmayıp kötü niyetli ve davacının markasının tanınmışlığından faydalanmayı amaçladığından kötü niyetli tescilin terkini gerekir.

Bölge Adliye Mahkemesince de esasdan ret kararı gerekçesinde davacı markasının Paris Sözleşmesi kapsamında korunduğu ve tanınmış marka olduğu, davalının davacı tanınmış markası olan JOHN WAYNE ibaresinden yararlanma amacıyla hareket ettiği ve kötü niyetli kabul edilmesi gerektiği belirtilmiş olup, haksız yararlanma kastı açık ve bu nedenle kötü niyetli olarak kabulü gerekli ve dosya kapsamına uygun, itibara değer bilirkişi raporu da aynı sonuca varmış iken, kötü niyetin ispatlanamadığı gerekçesiyle bozma kararı verilmesine katılamıyorum, kararın onanması gerektiğini düşünüyorum.