Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E.2014/109 K.2016/282

Taraflar arasındaki “TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 03.11.2009 gün ve 2006/569 E., 2009/255 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 31.10.2011 gün ve 2010/3240 E., 2011/14663 K. sayılı ilamı ile;

(...Davacı vekili, müvekkilinin “BROWNİ” ve “ETİ BROWNİ” markalarının sahibi olduğunu, davalı şirketin “Piyale Kekun Browni” ibaresinin tescili için başvuruda bulunduğunu, TPE nezdinde yaptıkları itirazların ise reddedildiğini ileri sürerek, TPE YİDK’nun red kararının iptali ile davalıya ait markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekilleri ayrı ayrı davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, Browni kelimesinin İngilizce anlamına paralel olarak Türkçede de bir tür kakaolu ıslak kek olarak algılanıp kullanıldığı, dilin ve çoğu zaman kelimelerden oluşan markaların statik, değişmez varlıklar olarak kabulüne imkan bulunmadığı, tüketicilerin taraf markalarını karıştırma ihtimallerinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından verilen kararın iptali ile davalı şirkete ait marka tescil başvurusuna konu işaretin tescili halinde hükümsüzlüğü istemine ilişkindir. Mahkemece, yukarıda değinilen gerekçe ile davanın reddine karar verilmişse de, davacı tarafa ait 2000/3884 sayılı markanın tek ve esaslı unsurunu “BROWNİ” ibaresi oluşturmaktadır.

Söz konusu marka hükümsüz kılınmadığı müddetçe 556 sayılı KHK hükümleri uyarınca herkese karşı ileri sürülebilen mutlak ve inhisari marka hakkı bahşetmektedir. Dava konusu başvuru da “PİYALE KEKUN BROWNİ+şekil” ibaresinden oluşmaktadır. Davacıya ait tescilli markalar açısından “BROWNİ” kelimesinin markanın temel ögesi ve ayırt edici karakteri olduğu göz önüne alındığında, taraf markalarının 556 Sayılı KHK’nin 8/1-b maddesi gereğince benzer oldukları görülmektedir.

Bu durumda taraflara ait markalarda yer alan “BROWNİ” ibaresi dikkate alınarak markaları oluşturan işaretlerin benzer olduklarının kabulü ile davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesis edilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir...)

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, Türk Patent Enstitüsü (TPE) Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu (YİDK) kararının iptali, davalı şirket marka başvurusunun tescili halinde hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

Davacı Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş vekili, müvekkilinin tescilli “BROWNİ” ve “ETİ BROWNİ” markalarının sahibi olduğunu, davalı şirketin “Piyale Kekun browni” ibaresinin tescili için başvuruda bulunduğunu, TPE nezdinde yaptıkları itirazlarının reddedildiğini ileri sürerek TPE YİDK’nın red kararının iptali ile tescil edilmişse davalıya ait markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı TPE Başkanlığı vekili, YİDK kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunmuştur.

Davalı Gıdasa Sabancı Gıda ...Tic. A.Ş. vekili, Browni ibaresinin İngilizce'de bir tür kek anlamına geldiğini, Türkiye'de de bu anlamda bilinip kullanıldığını, bu ibarenin davacının tekeline verilemeyeceğini, müvekkilinin bu markayı kullanmasının kötü niyetli olmadığını, kelimeyi cins anlamı nedeniyle kullandığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkemece; Browni kelimesinin İngilizce anlamına paralel olarak Türkçe’de de bir tür kakaolu ıslak kek olarak algılanıp kullanıldığı, dilin ve çoğu zaman kelimelerden oluşan markaların statik, değişmez varlıklar olarak kabulüne imkan bulunmadığı, tüketicilerin taraf markalarını karıştırma ihtimallerinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine dair verilen karar, davacı vekilinin temyizi üzerine, Özel Dairece, yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmuş, davalı vekillerinin karar düzeltme talebi reddedilmiştir.

Mahkemece, önceki kararda dayanılan gerekçeler genişletilip açıklanarak direnme kararı verilmiştir.

Direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davacı tarafa ait olup tek ve esaslı unsuru “BROWNİ” ibaresi olan 2000/3884 tescil sayılı markanın hükümsüz kılınmadığı da dikkate alınarak, taraf markalarının 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi gereğince karıştırma ihtimali bulunup bulunmadığı, varılacak sonuca göre davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilip verilemeyeceği noktalarında toplanmaktadır.

Uyuşmazlığın çözümünde öncelikle konuya ilişkin kavram ve yasal düzenlemelere değinilmesinde yarar bulunmaktadır:

556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’nin 5. maddesinde tanımlanan marka; bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Markayı kullanma hakkı, münhasıran marka sahibine veya onun yetkilendirdiği kişiye aittir (ARKAN, Sabih: Marka Hukuku, Ankara 1997, c. II, sh. 212). Marka hakkı gayri maddi bir haktır. Tescil edilmekle marka sahibine herkese karşı ileri sürülebilme hakkı tanır.

Tescilli bir markanın ait olduğu mal ve hizmetler bakımından sağladığı korumanın kapsamı ve sınırları Kararnamenin 1, 6, 9 ve 14. maddelerinde etraflıca düzenlenmiş olup, Kararname'nin 6. maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka korumasının tescil yoluyla elde edileceği açıklanmıştır. Bu nedenledir ki; hükümsüzlüğüne karar verilip kesinleşinceye kadar bir marka, geçerli tüm hukuki hakları marka sahibine sağlayacaktır. Aynı ilke; HGK'nın 13.06.2012 gün ve 2012/11-155 E. 2012/376 K. sayılı ilamında da benimsenmiştir.

Bu itibarla; tescilli markalar aleyhine hükümsüzlük davası açılarak mahkeme kararıyla bir marka sicilden terkin edilmediği sürece, marka sahibi marka tescilinin sağladığı hukuki korumadan yararlanacaktır.

Somut olayda, davacı markalarının hükümsüz kılındığı iddia ve ispat edilemediğinden ve halen TPE markalar sicilinde tescilli bulunduğundan, Kararname’nin 6. maddesi uyarınca davacı taraf tescilli markalarının kendilerine sağladığı hukuki korumadan yararlanacaktır.

Bu şekilde davacıların marka tescilinden kaynaklanan haklarını kullanma yetkilerinin bulunduğu saptandıktan sonra, davalı markasının hükümsüz sayılmasını gerektiren nedenlerin bulunup bulunmadığı tespit edilmelidir.

Kararname'nin “Marka Tescilinde Red İçin Mutlak Nedenler” başlıklı 7/1 .a bendinde; 5 inci madde kapsamına girmeyen işaretler ve c bendi gereğince, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretlerin tescil edilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, Kararnamenin 42/1-b maddesinde, aynı Kararname'nin 8. maddesine atıf yapılarak, 8. maddede sayılan hallerde markanın hükümsüz sayılacağı belirtilmiştir. Anılan madde düzenlemesi ;

"Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:

a) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa,

b) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa" şeklindedir.

Bu düzenleme uyarınca getirilen yaptırımın iki koşulun bir arada bulunması halinde uygulanacağı görülmekte olup, bu iki koşuldan birincisi tescili istenen markanın, daha önce tescilli bulunan markanın aynısı veya benzeri olması, ikincisi ise; her iki markanın da aynı veya benzer tür mal ve hizmetlerde kullanılmasının gerekmesidir.

Halk tarafından karıştırılma ihtimalinde ölçü ise; bu işin ilgilisi veya uzmanı değil, tüketici olan halk olduğunun göz önünde tutulmasıdır. Karıştırılma ihtimalinde önemli olan husus, halkın bu iki işaret arasında herhangi bir şekilde herhangi bir sebeple bağlantı kurma ihtimalidir. Buradaki "ihtimal" kelimesi özenle ve özellikle kullanılmış bir kelime olup, şekil, ses, anlam, genel görünüm, çağrışım ve bir seri içinde bulunma izlenimi bu kapsamda değerlendirilmektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 02.10.2013 gün ve 2013/11-52 E., 2013/1416 K. sayılı kararında da aynı ilkeler belirtilmiştir.

Hatta, markalar arasında birçok noktada fark bulunduğu tespit edilse bile “umumi intiba” ikisinin karıştırılabileceği yönünde ise, iki işaret arasında karıştırma ihtimalinin bulunduğu kabul edilmelidir (Tekinalp Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku İst.2012, s. 443)

Farklı unsurları bünyesinde bulunduran bir marka, bir başka markayı çağrıştırıyorsa ve bilhassa halk nezdinde bu başka marka ile bir irtibatının mevcut olduğu düşüncesi yaratıyorsa, "benzer” veya diğer bir ifade ile “karıştırılma ihtimali olan” markadır.

Bir markanın, "ayırt ediciliği" ile "bir başka marka ile karıştırılma ihtimali" birbirleriyle yakından ilgili hususlardır. Bununla birlikte KHK’nın 5. maddesi gereğince ayırt ediciliğin tespitinde markanın içerdiği işaretlerin kendisi dikkate alınmakta ve genel olarak o işaretin ayırt edici olup olmadığı sorgulanmakta iken, karıştırılma ihtimalinde bir marka, başka bir marka ile karşılaştırılmaktadır. Bu itibarla, ilk başta genel olarak ayırt edici karaktere sahip olan bir markanın tescili, KHK’nın 8. maddesi gereğince tescilli bir başka markaya benzediğinden bahisle engellenebilir.

Piyasada daha önceden aynı veya benzeri mal veya hizmetler için korunan ne kadar çok marka bulunuyorsa, yeni bir markanın marka olarak tescili de o kadar zorlaşır. Marka olarak bir işaretin tescili için, o işaretin başka bir mal veya hizmeti ifade eden marka ile bir bağlantısının mevcut olduğunu halkın zihninde uyandıracak derecede çağrıştırmaması gerekir. Bir işaret, görsel, fonetik veya diğer bir açıdan farklı olsa bile, "bütünsel" bir açıdan kendisine yaklaşıldığında herhangi bir sebeple müşteri gözünde başka bir marka ile bağlantısı varmış intibaı yaratarak onu çağrıştırıyorsa ve bu yüzden müşterinin mal veya hizmet tercihinde etkili oluyorsa, marka olarak tescili engellenebilir:

Malın veya hizmetin hitap ettiği müşteri kitlesinin toplumsal düzeyi ve durumu, bir işaretin marka olarak tescilinde etki eden unsurlardır. Farazi üçüncü kişilerin gözünde, kullanılan işaret, somut olayda belli mal veya hizmetin diğerleri ile karıştırılmasını engelliyorsa tesciline itiraz edilebilir.

Korumada öncelik ilkesi gereğince, bir markanın, bir mal veya hizmeti, tescili esnasında tescil edilmiş veya tescil başvuru yapılmış bir markanın kapsadığı diğer mal veya hizmetlerden ayırt etmesi şart koşulmak suretiyle, önceki marka diğerine tercih olunur. Korunacak markanın mutlaka önceden tescil olunması gerekmeyip, hakkında önceden tescil başvurusu yapılmış olması yeterlidir.

Ayrıca, 556 sayılı KHK’nın12. maddesi uyarınca,

“Dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin, ad ve adresini, mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez” şeklindedir.

Bu düzenleme ile tescilli bir markanın, sahibinin iznine gerek olmaksızın, üçüncü kişiler tarafından, anılan maddede öngörüldüğü şekillerde kullanılmasına imkan vermiş olup, bu tür bir kullanımın ticari ve sınai alanda geçerli olan dürüstlük kurallarına aykırı olmaması gerekmektedir. Bu kullanımı KHK’nın 9. maddesine dayanarak engelleme hakkını, bu kullanım ticarî veya sınaî açıdan dürüst telakki edilmek şartıyla, tescilli bir marka sahibinin elinden alınmıştır.

Bu işaretlerin kullanımına izin verilebilmesi için bu kullanımın "dürüstçe ve ticari veya sanayi konularla ilgili olarak'' veya menşe hükme daha sadık bir ifade ile "ticarî veya sınaî açıdan dürüst telakki edilecek tarzda" gerçekleştirilmesi gerekir.

Üçüncü bir kişinin sırf bir başkasının itibarlı kılınmış markasını kullanmak suretiyle haksız avantaj elde etmek veya bir markanın ayırt edici karakterine zarar vermek niyetinde olduğunun anlaşılması halinde, davranışının ticarî veya sınaî açıdan kabul edilemez sayılacağı aşikârdır (KARAN,-KILIÇ, a.g.e. sh. 283).Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 27.05.2015 gün ve 2013/11-2286E.,2015/1449K sayılı ilamında da aynı hususlar vurgulanmıştır.

Somut olay bu ilke ve kavramlar ışığında değerlendirildiğinde:

Davacı şirket adına 03.03.2000 tarihinden itibaren kayıtlı olup tek ve esaslı unsuru “BROWNİ” olan 2000/3884 numaralı marka hükümsüz kılınmadığı sürece herkese karşı ileri sürülebilen mutlak ve inhisari bir marka hakkı vermektedir.

Davacının tescilli markaları ve davalının marka başvurusunun 30.sınıfta olduğu, taraf markalarında yer alan "browni” ibaresi nedeniyle markaların halk tarafından karıştırılma ihtimali bulunduğu anlaşılmakla dava ve başvuru konusu “Piyale Kekun Browni” ibaresi davalı şirketçe kullanılamaz. Bu şekilde kullanım, KHK’nın 12. maddesine de uygun değildir. “BROWNİE” ibaresi davacı şirkete ait markanın asli unsurudur. Davacı taraf, bu ibareyi tek başına marka olarak almıştır.

Tanımlayıcı bir ibare olarak kabul edilse bile marka davacı taraf adına tescilli bulunduğundan hükümsüz kılınmadıkça geçerlidir.

Bu durumda mahkemece, taraflara ait markalarda yer alan “BROWNİ” ibaresi dikkate alınarak markaları oluşturan işaretlerin benzer olduklarının kabulü ile davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yerinde görülmeyen yazılı gerekçelerle hüküm tesis edilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir

Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında bir kısım üyelerce, davalı markasındaki “Browni” ibaresinin cins adı olarak kullanıldığı ve ayırt ediciliğinin bulunmadığı ileri sürülmüş ise de yukarıda açıklanan nedenlerle çoğunluk tarafından bu görüşler benimsenmemiştir.

O halde, Özel Daire bozma ilamında belirtilen gerekçelerle bozma ilamına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.