Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2020/23 K.2021/234

T.C. ANKARA 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ Karar T.C.

ANKARA

1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2020/23

KARAR NO : 2021/234

DAVA

Marka İle İlgili Kurum Kararının İptali, Marka Hükümsüzlüğü

DAVA TARİHİ : 14/05/2014

KARAR TARİHİ : 22/06/2021

Mahkememizde görülmekte olan marka ile ilgili kurum kararının iptali, marka hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesiyle; müvekkili ...nin, Türk Patent Enstitüsü nezdinde. 2000/20685 tescil no ile 01 ila 45. sınıflarda tescilli "..." markasının sahibi olduğunu, tescilli "..." esas unsurlu pek çok markası bulunduğunu, Davalılardan ... SAĞLIK YATIRIMLARI EĞİTİM BİLİŞİM SAN. VE TİC.

LTD.ŞTİ.nin 2010/49078 sayılı başvuru ile "www.mayagoz" ibareli markanın 44.sınıflarda tescili talebi ile Türk Patent Enstitüsü'ne başvurduğunu, başvuruya yaptıkları itirazın TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun ... sayılı kararı ile reddedildiğini, Müvekkilinin tescilli "..." ibareli markaları ile tescili talep edilen "www.mayagoz" ibareli markanın ayırt edilemeyecek kadar benzer olup, müvekkili markaları ile aynı ve aynı türdeki mal ve hizmetlerde tescilinin istendiğini, markada yer alan "www" ön eki ile "GÖZ" ekinin markaya ayırt edicilik katmadığını, baskın ve esaslı unsurun "..." kelimesi olduğunu, Davalı ...

YATIRIMLARI EĞİTİM BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ’nin sürekli "..." markasına benzer bir marka oluşturma çabası içerisinde olduğunu, 2008/28830 kod numaralı, ...

GÖZ ibareli yine 44.sınıfta marka tescil başvurusunun daha önce Türk Patent Enstitüsü tarafından reddedilmesine karşın, farklı bir düzenleme ile yeniden başvurulmasının bunu gösterdiğini, ... markasının, müvekkili tarafından uzun yıllardır süren yatırımlar, tanıtım faaliyetleri, emek ve çaba ile ülke çapında bilinen ve tanınan bir marka haline getirildiğini, ... ibaresinin aynı zamanda 1940 lı yıllara uzanan müvekkilinin tescilli Ticaret Unvanı olduğunu, Müvekkilinin, davalı kullanımlarına karşı sessiz kalmadığını, davalının 2008/28830 sayılı "...

GÖZ" ibareli marka başvurusunun da itirazları üzerine, YİDK'nın 23.05.2014 tarihli kararı ile reddedildiğin iddia ederek, Türk Patent Enstitüsü Yeniden inceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 21.02.2014 tarih ve ... sayılı kararının iptali ile itiraz konusu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.

CEVAP

Davalı Şirket vekili cevap dilekçesiyle. Markaların bir bütün olarak farklı olduklarını, kaldı ki markaların yazı karakteri, fon ve renk seçimlerinin dahi farklılık arz ettiğini, piyasada aynı/aynı tür mallar ve hizmetler için, ... ibaresini farklı şekillerde ihtiva eden çok sayıda markanın tescilli olduğunu, başvuru konusu markanın, müvekkili şirketçe 2004 yılından itibaren çok yoğun biçimde kullanılarak ve reklâm çalışmaları yürütülerek,

kamu nezdinde bilinir hale geldiğini, tüketiciler nezdinde ayırt edicilik kazanmış ve refleksif olarak müvekkilini ve Göz Merkezini çağrıştırdığını, bu kullanım 2004 yılından beri bu şekilde devam ederken, davacı ... ile hiçbir ticari ya da markasal ihtilaf da yaşanmadığını, davacı ..., davalı müvekkil şirketten ve bu faaliyetlerinden haberdar iken bu aşamada iyi niyetli olarak kullanmakta olunan ve ciddi yatırımlara konu olan markanın tesciline engel olmak için yapılan itirazın, sessiz kalarak hak kaybına uğraması nedeniyle dahi reddinin gerektiğini, Davacı Holdingin, dava konusunu markayı sağlık alanında kullanmadığını,

bu nedenle de ticaret unvanını ilgili alanlarda kullanmadığını, Davacının ne markasının, ne de ticaret unvanının tanınmıştık statüsüne kavuşmadığını, Davacının kötü niyetli olup, iddialarının hakkın kötüye kullanımı niteli taşıdığını, davacı ...'in 2000/20685 sayılı markasının kullanmama gerekçesi ile hükümsüzlüğü amacıyla taraflarınca dava ikame edildiğini ifade ederek davanın reddini talep etmiştir.

Davalı Türk Patent vekili cevap dilekçesiyle; açılan davanın yerinde olmadığını, YİDK kararının usul ve yasaya uygun bulunduğunu söyleyerek davanın reddini istemiştir.

YARGILAMA

Mahkememizce, 15/12/2015 tarih ve 2014/208 Esas 2015/366 sayılı kararı ile; iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalının başvurusuna konu marka ile davacının tescilli markasının benzer olduğu, iltibas yaratabileceği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalılar vekilleri temyiz etmiştir

Yargıtay 11.HD'nin 23/01/2018 tarih ve 2016/6586 E . 2018/577 K. sayılı ilamıyla;

''...Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.'' gerekçesiyle, açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA karar verilmiştir.

Davalı ... Yat. Ltd. Şti. vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay 11.HD'nin 11/11/2019 tarih ve 2018/2050 E . 2019/7034 K. sayılı ilamıyla;

1- Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı şirket vekilinin, HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen ve aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

2- Dava, TPMK YİDK kararının iptali ve davalı şirket adına başvurusu yapılan markanın tescili halinde hükümsüzlüğü istemine ilişkin olup, davacı taraf. 2000/20685 sayılı “...” ibareli markasına istinaden, davalı tarafın başvurusuna konu “www.mayagoz” unsurlu markasının hükümsüzlüğünü talep etmiş, davalı şirket ise; işaretler arasında 556 sayılı KHK'nın 8/1-b bendi anlamında bir benzerlik bulunmadığı,

müvekkilinin 2004 yılından beri markayı yoğun ve ciddi bir şekilde kullanıp reklam ve tanıtım faaliyetleri ile ayırt edici hale getirdiğini, bu süre zarfında tarafların markasal ya da ticari bir ihtilaf yaşamadığını, "..." ibareli markasını sağlık ile ilgili hizmetlerde hiç kullanmayan davacının işbu davayı açmasının hakkın kötüye kullanımı niteliği taşıdığını da savunarak davanın reddini istemiştir.

556 sayılı KHK'nın 7/1-b maddesinde yer alan “Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar” düzenlemesi uyarınca, önceden tescilli markanın aynı veya ayırt edilemeyecek ölçüde benzerlerinin aynı tür mal veya hizmetler için tescil başvurusunda bulunulması mutlak ret nedeni olarak kabul edilmiştir.

Buna karşılık KHK’nın 8/1-b maddesindeki “Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa” şeklindeki düzenleme uyarınca, markalar arasında, aynı veya ayırt edilemeyecek derecede,

yani yüksek benzerlik bulunmamakla birlikte tescil kapsamında yer alan mal veya hizmetlerin ortalama tüketici kitlesince her iki marka arasında idari, işletmesel veya ekonomik bağlantı bulunabileceğini düşündürtebilecek ölçüde benzer olan marka başvuruları ise nispi ret nedenine tabi tutulmuştur.

Esasen her iki düzenleme de, marka hukukuna özgü “markada teklik ilkesi”nin de bir yansımasıdır. Kanun koyucu söz konusu düzenlemelerle, bir yandan önceki marka sahibinin ekonomik haklarını korumayı, diğer yandan da tüketici kitlesinin satın aldığı mal veya hizmeti sağlayan firmalar konusunda yanılmalarının önüne geçmeyi amaçlamaktadır.

22.06.2004 tarih ve 5194 s. Kanun ile yapılan değişiklik öncesinde KHK’nın 7/son maddesi uyarınca, aynı veya ayırt edilemeyecek ölçüde yani KHK’nın 7/1-b maddesi ölçeğinde benzer olan markaların kuvvetli tanıtım ve yoğun kullanım sonucu ayırt edici kılınmaları mümkün görülmüş ve bu durumun varlığı halinde marka olarak tescil edilebilecekleri kabul edilmiştir.

Ancak, anılan 22.04.2004 tarihli değişiklik ile bu nitelikteki markaların kullanım sonucu ayırt edici kılınmaları ve bu sebeple tescil edilebilmeleri imkanı ortadan kaldırılmıştır. Bununla birlikte, başvuru markası ile itiraza mesnet marka arasında ayniyet veya ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bulunmaması, buna karşın kural olarak karıştırılma ihtimali doğurabilecek ölçüde benzerlik bulunması, diğer bir anlatımla KHK’nın 8/1-b maddesi ölçeğinde benzer olması halinde, markaların kullanım sonucu ayırt edici kılınmalarını engelleyecek yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.

Dairemizin daha önceki bir çok kararına konu olan ve Öğretide “birlikte var olma” olarak tanımlanan ilke (Buket Gün, Marka Hukukunda Birlikte Var Olma, Oniki Levha Yayıncılık, 2019) uyarınca, itiraza gerekçe markanın tescil kapsamında bulunan mal ve hizmetler yönünden, anılan markaya kural olarak karıştırılmaya yol açacak ölçüde benzer olan bir işaretin uzun yıllar marka olarak kullanılması, kullanımın sürekli ve yoğun şekilde olması ve kuvvetli tanıtımla markanın ayırt edici kılınması,

buna karşılık tescilli marka sahibinin marka başvuru tarihine kadar niza çıkarmaması halinde her iki markanın uzun yıllardır barış içinde birlikte var oldukları ve artık tescilsiz markanın başvuru tarihi itibariyle kullanım sonucu ayırt edici hale geldiğinin ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin meydana gelmeyeceğinin kabulü gerekir.

Önceki markanın sahibince kullanılmaması halinde, markanın kullanım sonucu ayırt edici kılınmasının daha kolay olacağının da kabulü gerekir.

Nitekim, olayda uygulanma yeri olmamakla birlikte kanun koyucu 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 22.12.2016 tarih ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 19/2 maddesinde de önceki marka sahibine karşı, başvurucuya “kullanmama def’inde bulunma” imkanı, önceki marka sahibine de son beş yıl içerisinde markayı ciddi surette kullandığını ispat etme yükümü getirilmiştir.

Öte yandan, somut olayın özelliğine göre, bir markanın uzun yıllardır ve niza çıkarılmaksızın kullanımı ve ayırt edici kılınmasından sonra önceki marka sahibinin, ayırt edici hale getirilen marka başvurusuna karşı çıkması TMK’nın 2.maddesine aykırılık da teşkil edebilir.

Somut olayda da, taraflara ait markalar arasında 556 sayılı KHK’nın 8/1-b ölçeğinde benzerlik bulunduğu, davalı tarafça; davaya konu işaretin tescil başvurusundan önce uzun yıllardır kendilerince nizasız ve yoğun bir şekilde kullanıldığı, markanın kuvvetli tanıtım sonucu ayırt edici hale getirildiği,

buna karşın davacının markayı kullanmadığı da ileri sürüldüğüne göre, dayanılan deliller ve yukarıdaki ilkeler muvacehesinde, davalı başvurusuna konu markanın “birlikte var olma” ilkesi uyarınca ve kullanım sonucu ayırt edici hale getirilip getirilmediğinin incelenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, davalı şirket vekilinin bu yöne ilişkin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile Dairemizin 23.01.2018 tarihli 2016/6586 Esas- 2018/577 Karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına ve hükmün davalı şirket yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.'' gerekçesiyle,

''Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı şirket vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen diğer karar düzeltme istemlerinin REDDİNE, (2) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davalı şirket vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 23.01.2018 tarihli, 2016/6586 Esas- 2018/577 Karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına ve hükmün davalı ... Yat. Ltd. Şti. yararına BOZULMASINA'' şeklinde karar verilmiştir.

Dava mahkememizin 2020/23 E. Sırasına kaydedilmiştir.

GEREKÇE

Mahkemecemizce 03.11.2020 tarihli celsede alınan (29 nolu ara karar ile Yargıtay bozma ilamının (2) nolu bendinin son paragrafında geçen “birlikte var olma ilkesi” bakımından değerlendirme yapılarak davalı tarafın uzun yıllar nizasız ve yoğun bir şekilde kullanmak suretiyle markasına kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandırıp kazandırmadığı, davacının bu markayı tanıyıp tanımadığı hususlarında bilirkişi heyetinden rapor alınmıştır.

Yargıtay 11.HD'nin 11/11/2019 tarih ve 2018/2050 E.

2019/7034 K. sayılı bozma ilamı doğrultusunda alınan bilirkişi raporunda da zikredildiği üzere; davalı yanın, 2004 yılından beri “tıbbi hizmetlerde”, “...” şeklinde markasal kullanımlarının var olduğu, davalı yanın fiili kullanımlarından kaynaklı olarak bugüne kadar taraflar arasında herhangi bir hukuki sürecin yaşandığı yönünde dosya kapsamında bir delilin mevcut olmadığı, dolayısıyla davalı yanın aktif ve fiili kullanımları çerçevesinde taraflar arasında barışçıl bir birlikte olma hali mevcut olduğu gibi ilgili hizmetlerdeki kullanım açısından da davalının, davacıdan daha eskiye dayanan kullanımlarının bulunduğunun görülebildiği,

davacının 2000/20685 sayılı markasının tescilli olarak korunduğu, anılan markanın kapsamında “tıbbi hizmetler”in yer aldığı, davacının buna rağmen davalı fiili kullanımlarına karşı hukuki bir müdahalede bulunmadığı, fiili kullanımlar itibariyle taraflar arasında barışçıl bir birliktelikten bahsedilebileceği, ancak davacının yine 2000/20685 sayılı markasına dayalı olarak, davalı tarafça gerçekleştirilen marka başvurularına karşı düzenli olarak itirazlarda bulunduğu,

dolayısıyla davalı taraf marka başvurularına karşı davacının sessiz kaldığından bahsedilemeyeceği, sonuçta davacı ile davalı yanın, sicildeki hak sahipliği bakımından ise fiili kullanımla oluşan durumun aksine barışçıl bir süreç içerisinde olmadıkları, fiili durum ve sicildeki durumlar açısından çatışan bu iki durumun ortaya koyduğu hukuki sonucun birlikte var olma kriteri bakımından aranılan şartları sağladığı anlaşılmış, davanın reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

MASRAF DÖKÜMÜ

(DAVALI TÜRKPATENT)

Temyiz Harç Toplamı :172,70-TL Gider Avansı : 83,40-TL

TOPLAM :256,10-TL

MASRAF DÖKÜMÜ

(DAVALI ŞİRKET)

Temyiz Harç Toplamı : 247,50-TL Gider Avansı :1.862,85-TL

TOPLAM :2.110,35-TL