Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2020/374 K.2021/309

.... VEKİLİ : Av. ....

DAVA

Marka YİDK Kararının İptali ve Tescil

DAVA TARİHİ : 07/12/2020

KARAR TARİHİ : 29/09/2021

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 30/09/2021

Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan Marka YİDK Kararının İptali İle Tescil istemli davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dilekçeleriyle özetle, müvekkilinin 2019/135766 sayılı ... ibareli marka için başvuru yaptığını, bu başvurunun 170896 sayılı marka mesnet gösterilerek 03. Sınıftaki bir kısım emtiaların MDB tarafından red edildiğini, söz konusu red kararına karşı YİDK nezdinde yapılan itirazın kısmen kabul edilerek 03. Sınıftaki “Deri, vinil, metal ve ahşap için parlatma ve bakım ürünleri: cilalar, bakım kremleri, cilalama amaçlı vaks.” emtiaların kabul edildiğini, “Beyazlatma ve temizlik amaçlı maddeler: deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, leke çıkarıcılar, bulaşık yıkama maddeleri” mallarının red edildiğini,

taraf markaların yazım karakterinin tamamen farklı olduğunu, bu nedenle markaların görsel olarak benzer olmadığını, müvekkilinin ... markası üzerinde kazanılmış hakkının olduğunu, müvekkilinin ... markasını ilk kez 1996 yılında tescil ettirdiğini, markasını zaman zaman yenileyerek ve güncelleyerek tescil ettirdiğini, ... ibaresini 2008 ve 2012 yıllarında 03. Sınıfta tescil edildiğini, bu markaların tescil kapsamında “Ağartma ve temizlik amaçlı maddeler.

Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil ). Sabunlar. Diş bakımı ürünleri. Aşındırıcı ürünler (Zımpara bezleri, zımpara kağıtları, ponza taşları, aşındırıcı pastalar dahil).

Parlatma ve bakım ürünleri (deri, vinil, metal, ahşap v.b.için ).” malların yer aldığını, bu markalardaki asli unsurunun da ... ibaresi olduğunu, redde mesnet olan markanın 03. Sınıfta 1997 yılında tescil edilmiş olması ile müvekkilinin 03. Sınıftaki kazanılmış hak sahibi olduğu gereceğini değiştirmeyeceğini, müvekkilinin ... markasını uzun süredir kullandığını ve markalar ile ilgili olarak redde mesnet marka sahibi ile herhangi bir hukuki çekişmesinin bulunmadığını, kısmi redde mesnet olan marka sahibi tarafından sessiz kalındığını,

aynı sınıfta aynı ibare ile tescil edilen iki markası bulunurken davaya konu olan markanın red kararına anlam verilmediğini, müvekkilinin ... ibareli seri markaların sahibi olduğunu beyan ederek TÜRKPATENT YİDK'nın ... sayılı kararının iptali ile 2019/135766 sayılı marka başvurularının tescil sürecinin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı kurum vekili cevap dilekçesinde özetle; karşılaştırılan markalardaki tek unsurun ... ibaresi olduğunu, markaların ayırt edilmeyecek derecede benzerlik incelemesi dahi yapılmayı gerektirecek bir durum olmadığını, markaların aynı olduğunu, aynı unsurun büyük harflerle ve aynı yazı karakteri ile yazıldığını, redde konu olan malların da aynı olduğunu, davacının önceki tarihli markalarından kaynaklı hak iddiasının da yerinde olmadığını, davacının önceki tarihli markalarında başkaca unsurların bulunduğunu ifade ederek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davanın açılmasını müteakip davaya katılan tarafların dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, sundukları deliller alınmış, marka tescil ve başvuru dosyaları ile alâkalı kayıtları getirtilmiş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, taraflar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, tahkikat icra olunmasını ve bilirkişi raporu alınmasını müteakip, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yazı İşleri Yönetmeliği'nin 41/2. maddesi hükmü de gözetilerek taraf vekillerine tahkikat ve yargılamının geneliyle ilgili son sözleri de sorulmuş; sözlü iddia ve savunmada bulunma olanağı tanınmıştır.

GEREKÇE

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, TÜRKPATENT YİDK kararının yerinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

DEĞERLENDİRMELER

6769 S. SMK’ nın 5/1-ç maddesi “aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markalar mutlak olarak reddedilir hükmünü içermektedir. 6769 S. SMK’ nın marka tescilinde red için mutlak nedenlere ilişkin 5/1-ç maddesi kapsamında belirtilen, iki koşulun birlikte varlığıdır: a) Markaların aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olması. b) Mal ve/veya hizmetlerin aynı/ aynı tür olması, Her iki koşulun birlikte sağlanması halinde, sonraki tarihli başvuru, önceki markanın varlığı nedeniyle reddedilebilir.

İŞARETLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yukarıda da kısaca değinildiği üzere “Aynı” markalar, birbirleri ile görsel olarak aynı olan ve tüketiciler tarafından birbirinden ayırt edilmesini sağlayan unsurları bulunmayan markalardır. İşaretlerin farklı yazı karakterleri veya farklı renklere sahip olmaları, markaların “ayniyet” kavramını değiştirmez. Ancak sonraki markada asgari ayırt edicilik düzeyindeki ek sözcük ya da grafik unsurlarının bulunması ayniyet kriterini ortadan kaldırmaya yeter nitelikte olacaktır. 5/1-ç maddesinin uygulanabilmesi için markalar arasındaki benzerliğin, iltibasa yol açıp açmayacağının ayrıca incelenmesinin gereksiz kılacak derecede güçlü ve açık olması gerekir.

Burada ne tür farklılıkların ayniyet ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olma kriterlerini ortadan kaldırdığı tartışması ortaya çıkmaktadır. Örneğin hiçbir figüratif unsur içermeyen ve sadece tek bir sözcükten oluşan markaların harflerinin, sonraki başvuruda büyük ya da küçük yazılması ya da standart harf karakterlerinin (times new roman, arial, calibri vb) değiştirilerek yazılması ayniyet kriterini pek tabi ortadan kaldırmayacaktır.

Ancak markanın ek bir harf, hece ya da kelime içermesi, işaretler arasında figüratif unsurlar açısından farklılıklar bulunması, sonraki markanın farklı kavramsal algı oluşturma ihtimali olan şekillerde yazılması gibi durumlarda markalar arasındaki ayniyet kriteri ortadan kalkabilecektir. Bu noktada renk unsurlarında yaratılan farklılıkların da ayniyet kriterini ortadan kaldırabileceği göz ardı edilmemelidir.

Örneğin salt ana renklerden birinde değişiklik yapılması (önceki marka siyahken sonraki markanın kırmızı, yeşil, mavi ya da gri yazılması gibi) doğal olarak ayniyeti ortadan kaldırmaya yeterli olmayacaktır. Ancak sonraki markayı oluşturan sözcüğün karakteristik bir renk kompozisyonu içermesi (ki bu durum markada figüratif bir algı yaratabilecektir) halinde yine ayniyet kriterinin kanaatimizce var olmadığından bahsedilme ihtimali doğacaktır1.

Çünkü artık ortaya yeni bir mizanpaj çıkmış olup sözcükler her ne kadar ortak ise de tüketici markalar arasında doğrudan ve hiç tereddüt yaşamadan ayniyet düzeyinde bir ilişki kurmayacak, sonraki markayı önceden bildiği marka ile sadece ilişkilendirme eğilimi içerisinde olacaktır ki; bu durum SMK’nın 6/1 maddesinin konusudur.

Dolayısıyla karşılaştırılan iki işaret arasında görsel, anlamsal ya da fonetik algılardan birinde farklılık yaratan ek bir unsurun ortaya çıkması halinde artık SMK’ nın 5/1-ç maddesinin uygulanabilirliği ortadan kalkmaktadır.

Eğer tüketici, firmalar arasında ayniyet değil bir idari ekonomik bağlantı olduğu ve tüketici tarafından karıştırılma ihtimalinin bulunduğu fikrine varıyorsa bu durumda markanın 5/1-ç maddesine göre reddi mümkün değildir. Zira burada ayniyetten bahsetmek mümkün değildir. 5/1-ç maddesinin uygulanabilmesi için markalar arasındaki benzerliğin, iltibasa yol açıp açmayacağının ayrıca incelenmesinin gereksiz kılacak derecede güçlü ve açık olması gerekir.

Davacının dava konusu marka tescil başvurusu incelendiğinde; her hangi bir şekil unsuru içermeden düz yazı ve büyük harflerle “...” ibaresinden oluştuğu, kısmi redde mesnet olan markada yine herhangi bir şekil unsuru içermeden düz yazı ve büyük harflerle “...” ibaresinden oluştuğu, bu anlamda karşılaştırılan markalar birebir aynıdır. Diğer bir ifade ile dava konusu markada ayniyeti ortadan kaldıran ek ibarelerin yer almadığı farklı yazı stili ve formu, farklı grafik düzeni ve farklı renk unsurlarının vb. kullanılmamış olması nedeniyle 6769 S. SMKK’nın 5/1-ç maddesi koşullarının oluştuğu,

EMTİALARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Taraf markaların benzerliği koşulu gerçekleştirdikten sonra bu sefer diğer koşul olan markaların mal ve hizmetlerin aynı veya aynı türdeki olması gerekliliğine dair değerlendirme yapılması gereklidir. Bu kapsamda davacının davaya konu markasının başvuru kapsamında reddedilen malların redde mesnet olarak gösterilen markaların tescil kapsamında yer aldığı, taraf markalarının emtia listelerinin karşılaştırıldığında davacının 2019/135766 sayılı ... ibareli markası kapsamından "03.

SINIF: Beyazlatma ve temizlik amaçlı maddeler: deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, leke çıkarıcılar, bulaşık yıkama maddeleri. Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil; ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç). Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç).

Diş bakımı ürünleri: diş macunları, diş parlatma ve beyazlatma maddeleri, tıbbi amaçlı olmayan ağız gargaraları." mallarının YİDK tarafından iptal edilerek çıkartıldığı,

Davaya konu olan marka kapsamındaki redde konu olan“Beyazlatma ve temizlik amaçlı maddeler: deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, leke çıkarıcılar, bulaşık yıkama maddeleri.” mallarının redde gerekçe gösterilen markanın tescil kapsamında yer almadığı, bu kapsamda bu mallar bakımından karşılaştırılan markalar görsel ve işitsel olarak birebir aynı olsa da markaların kapsamlarındaki bu malların aynı/aynı tür olmaması sebebiyle 6769 S.

SMKK’nın 5/1-ç maddesi koşulları oluşmadığı, ancak davaya ve kısmi redde konu olan “Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil; ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç). Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç).

Diş bakımı ürünleri: diş macunları, diş parlatma ve beyazlatma maddeleri, tıbbi amaçlı olmayan ağız gargaraları” malları redde mesnet olan markanın tescil kapsamında yer alması nedeniyle bu mallar bakımından 6769 S. SMKK’nın 5/1-ç maddesi koşulları oluşacağı,

MÜKTESEP HAK İDDİASI

Tüm bunlara ilaveten davacı dava dilekçesinde “...” ibaresini içeren markalarının TÜRKPATENT nezdinde tescilli olduğunu ifade etmiştir. Bilindiği üzere; eski tescilin kazanılmış hak teşkil edebilmesi için bazı koşulların gerçekleşmesi gerekir. Yargıtay ....HD. 19.09.2008 gün ve 7547/10251 sayılı "..." yine, 14.11.2008 gün ve 11505/12839 sayılı 'Ülker DONUT' kararlarında kazanılmış hak teşkil eden önceki markaların tespiti yönünden bazı kıstaslar getirmiştir.

• Buna göre, öncelikle kazanılmış hak sağlayan markanın tescilli olarak uzun süre kullanılması, bir başka deyişle kullanım ve tescilinin taraflar arasında artık çekişme konusu olmaktan çıkmış olması, kabullenilmesi gerekir.

• İkinci olarak bu markaya dayalı olarak yapılan başvurunun da kazanılmış hak sağlayan markanın asli unsuru muhafaza edilerek, işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı izlenim korunmak suretiyle oluşturulması aranacaktır. Zira önceki markanın asli unsuru dahi değişmiş ise bu artık yeni bir marka başvurusu olacağından önceki markanın zaman içindeki değişikliklere uyarlanması için yapılmış bir başvuru olduğu kabul edilemez.

• Son olarak sonraki başvurunun, önceki markanın kapsadığı mal/hizmet ile aynı veya aynı tür emtiaları içermesi, kapsamını genişletme yoluna gitmemesi zorunludur.

2012/26111, 2008/24739 sayılı davacı markalarının müktesep hakka konu olduğu ve tescil tarihlerine bakıldında uzun süredir tescilli olarak markaların varlıklarını koruduğu, müktesep hakkın oluşması için incelenmesi gereken en önemli unsurlardan biri de dava konusu markada, müktesep hak iddia edilen markaya nazaran kapsamın genişletilmemiş olmasıdır.

Kazanılmış hakların korunmasındaki amaç; eski tarihli marka sahibinin markasında esaslı değişiklik yaratmayan kimi eklemeler yaparak seri markalar yaratmasına ve markasını güncel ihtiyaçlara uyarlamasına imkan tanımaktır. Somut olayda, davacı adına tescilli önceki markalardaki asli unsurunun davaya konu olan ... ibaresi olduğu, markalarda üstte karikatürize edilen balık figürüne benzer bir şekil konumlandırılsa da söz görünümden yüksek konuşur ilkesi kapsamında ve ek olarak balık firgürlü ... ibaresinin işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı izlenim korunduğu bu şeklin farklılaşma olarak algılanacak bir husus olmadığı,

Bunların yanı sıra marka işlem dosyası kapsamında dava konusu olan mallarla ilgili olarak uzun süreli marka kullanımına ilişkin delil bulunmamaktadır. Sunulan deliller, konfeksiyon ürünleri kapsamındaki marka kullanımına ilişkindir. Dolayısıyla davacı tarafından ileri sürülen müktesep hak iddiası bakımından aranan kriterlerin somut uyuşmazlık kapsamında ispatlanamadığından oluşmadığı,

Netice itibariyle,

Davaya konu olan .... sayılı ibareli marka ile kısmi redde konu olan 170896 sayılı markalar görsel ve işitsel olarak birebir aynı olsa da davaya ve redde konu olan “Beyazlatma ve temizlik amaçlı maddeler: deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, leke çıkarıcılar, bulaşık yıkama maddeleri” malların redde mesnet olan markanın tescil kapsamında yer almadığı bu nedenle 6769 S. SMK’nın 5/1-ç maddesi koşulları oluşmadığından bu yönüyle TürkPatent YİDK’nın kararında bir isabetsizlik bulunduğu,

Davaya konu olan 2019/135766 sayılı ibareli marka ile kısmi redde konu olan 170896 sayılı markanın görsel ve işitsel olarak birebir aynı olsa da davaya ve redde konu olan “Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil; ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç). Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç).

Diş bakımı ürünleri: diş macunları, diş parlatma ve beyazlatma maddeleri, tıbbi amaçlı olmayan ağız gargaraları” malların redde mesnet olan markanın tescil kapsamında yer aldığı ve bu nedenle 6769 S.

SMK’nın 5/1-ç maddesi koşulları oluştuğundan bu yönüyle TürkPatent YİDK’nın kararının yerinde olduğu, ancak “Beyazlatma ve temizlik amaçlı maddeler: deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, leke çıkarıcılar, bulaşık yıkama maddeleri.” malları bakımından yerinde olmadığı,

Davacının önceki tarihli tescillerinin iş bu markaya müktesep hak oluşturduğundan söz edilemeyeceği anlaşıldığından davanın kısmen kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

MASRAF DÖKÜMÜ

İlk Masraf : 62,20.-TL Bilirkişi Ücreti : 2.250,00.-TL

P.P : 57,50.-TL

TOPLAM : 2.369,70.-TL