Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2021/195 K.2022/18

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan Marka YİDK Kararının İptali istemli davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dilekçeleriyle özetle, müvekkilinin ... ... ibareli marka başvurusunun SMK 5/1- b ve 5/1-c maddeleri gerekçe gösterilerek reddedildiğini, karar itiraz edildiğinde YİDK tarafından 9, 35 ve 36. Sınıflar yönünden reddedildiğini, 16, 37, 38 ve 42. Sınıflar yönünden ise kabul edildiğini, başvurunun soyut ve somut ayırt ediciliğe sahip olduğunu, “...” markasının hem müvekkilinin yürüttüğü bir sadakat programı hem de ödeme aracı olarak kullanıldığını Türkiye’de bu anlamda tanınmışlığa ulaştığını, başvuru markasının ... çatı markasının alt markası olduğunu, ... esas unsurlu seri markaları olduğunu, bu markaların içerisinde 09,

35 ve 36 sınıflarda redde konu mal ve hizmetlerin de olduğunu, daha önce tescili talep edilen 2011/96860 sayılı “...” ibareli marka başvurusunun 09,35 ve 36. Sınıflarda tescilinin reddine dair verilen Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurumu’nun iptali talebi ile ikame edilen davada, KHK’nın 7. Maddesi (a) bendinde düzenlenen mutlak ret nedenleri açısından tesciline engel bir durum olmadığı ve davanın kabulüne karar verildiğini, verilen kararın onanarak kesinleştiğini, daha önce de açılan davalarda markaların kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığı gerekçesi ile YİDK kararlarının iptaline karar verildiğini,

başvuru markasının bir emtiayı tanımlamadığını ve herkesin kullanımına açık bir ibare olmadığını, başvurudaki ... ibaresinin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını, başvuruda dikkat çekici mor ve turuncu renklerin bir araya getirildiğini, kelimelerin alt alta yazılı ve sağa yaslandığını, “...” ibaresinin “P” harfinin önüne “hız” izlenimi veren bir şeklin yer aldığını, Mayıs 2021 itibariyle; müvekkili cirosunun (alkol, sigara, kontör hariç) %87’si, satış işlemlerin %54,17’si de ... karttan geçtiğini, Bugün itibariyle 12.678.864 adet ...

Kart müşterisi bulunduğunu, her ay 350.000 adet basılan M... kataloglarında (gazete, dergi vs. aralarına koyulan tanıtım materyali) ve dijital ... kataloglarında (https://www.....com.tr/mc/kataloglarimiz/migroskop-dijital/83) ... programı üyesi müşterilere sağlanan kampanya ve indirimlere yer verildiğini, müvekkilinin ... (moneyclubkart ve moneykredicard) markası gazete ilanlarında billboard ilanlarında televizyon reklamlarında ve radyo reklamlarında ayrıca internette ... adreslerinin yanı sıra sosyal medyada www.facebook.com/moneyclubkart ve ... adreslerinde kullanıldığını beyan ederek TÜRKPATENT YİDK'nın 26.05.2021 tarih,

2021-M-2650 sayılı kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı kurum vekili cevap dilekçesinde özetle; başvurunun para ve ödeme anlamına geldiğini, ticari alanda serbest kullanımda olduğunu, reddedilen sınıflar yönünden belirli bir ticari kaynağa ait bir işaret olarak algılanmayacağını, bu itibarla, başvurunun bir bütün olarak, markanın asli işlevi olan belirli bir işletmeye ait mal ve hizmetleri, diğer işletmelere ait benzer mal ve hizmetlerden ayırt etmeyi sağlama işlevini yerine getiremeyeceğini, malların/hizmetlerin vasfını/karakteristik özelliğini belirtiyor olması nedeniyle ayrıca tanımlayıcı nitelikte olduğunu, davacının markasının tanınmış olduğunu iddia ettiğini ancak marka örnekleri ve somut koşulların farklı olduğunu, YİDK kararının yerinde olduğunu ifade ederek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davanın açılmasını müteakip davaya katılan tarafların dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, sundukları deliller alınmış, tescil ve başvuru dosyaları ile alâkalı kayıtları getirtilmiş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, taraflar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, tahkikat icra olunmasını ve bilirkişi raporları alınmasını müteakip, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yazı İşleri Yönetmeliği'nin 41/2. maddesi hükmü de gözetilerek taraf vekillerine tahkikat ve yargılamının geneliyle ilgili son sözleri de sorulmuş; sözlü iddia ve savunmada bulunma olanağı tanınmıştır.

GEREKÇE

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının iddiaları karşısında, YİDK Kararının iptalinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

DEĞERLENDİRMELER

Somut Ayırt Ediciliğe İlişkin Değerlendirme

1) Genel Olarak

“Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler” marka olarak tescil edilemez. Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler’den kasıt ise hiçbir ayırt ediciliğe sahip olmayan dolayısıyla tüketiciler tarafından marka olarak algılanamayacak işaretlerdir. Belirtilen mutlak tescil engeli bakımından aranan ayırt edicilik koşulu başvuru veya tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerle bağımlılık içinde olan ayırt ediciliği nitelemektedir. Başka bir ifadeyle burada aranan, somut ayırt ediciliktir.

Söz konusu tescil engeline ilişkin düzenlemenin gerekçesinde “Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde, sicilde gösterilebilir olmasına rağmen ‘ilgili mal veya hizmetler için’ ayırt ediciliğe sahip olmayan, dolayısıyla tüketiciler tarafından marka olarak algılanmayacak işaretlerin tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir. ...” şeklinde bir açıklama yapılmıştır. Gerekçede kullanılmış olan “ilgili mal veya hizmetler için ayırt ediciliğe sahip olma” ifadesi, buradaki ayırt ediciliği, marka olarak seçilmiş işaretin, kapsamındaki mal veya hizmetlere “bağlı/bağımlı ayırt edicilik” olarak ifade etmeye imkân vermektedir.

Söz konusu tescil engelini örneklendirmeye çalışırsak; bira şişesi şeklinin “bira, bira yapımında kullanılan preparatlar.” malları için tescil edilmek istenmesi durumunda şeklin, tescil kapsamındaki mala bağlı/bağımlı bir işaret olması nedeniyle “herhangi bir şekilde ayırt edici niteliği bulunmayan işaret” olmaktan kaynaklı mutlak tescil engeli söz konusu olacaktır. Aynı şekilde “anahtar” sözcüğünün “anahtarlıklar, çilingir hizmetleri” gibi mal veya hizmetler için tescil edilmek istenmesi durumunda da marka olarak tescil edilmek istenen işareti oluşturan sözcük unsurunun, tescil edilmek istendiği mal veya hizmetlere bağlı/bağımlı olması nedeniyle tescil edilebilmesi mümkün olmayacaktır.

2) Somut Olaya İlişkin Değerlendirme

Dava konusu uyuşmazlıkta davacının başvurusunda dava konusu YİDK kararı ile SMK 5/1-b yönünden reddedilen mal ve hizmetler (09-3) Manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş bilgisayar programları ve yazılımları; bilgisayar ağları vasıtasıyla indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kaydedilebilen elektronik yayınlar; manyetik/optik okuyuculu kartlar, manyetik, optik ve elektronik ortamlara kaydedilmiş çekilmiş sinema filmleri, diziler ve video müzik klipleri.

(09-5) Bilet otomatları, nakit para çekme makineleri. (35-3) İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri, geçici personel görevlendirme (başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik işlemleri gibi iş takibi) hizmetleri”dir.

Çıkartılan bu mal ve hizmetlerin tüketici ortalama tüketiciye nazaran daha yüksek dikkat seviyesine sahip olacaktır. Zira iş yönetimi ile ilgili danışmanlık isteyen tüketici bu hizmeti sunan firmalarla görüşüp değerlendirme yaparak nihai kararını verebilecektir. Bunu gibi çıkartılan mallardan örnek vermek gerekirse manyetik kart üretimi veya nakit para çekme makinesinin üretimi yine ona özgü sanayi dalına ait olup tüketicisi de çoğunlukla bankalar olacaktır.

Manyetik kart veya para çekme makinesinin son kullanıcısı ise işbu kart ve makinenin ait olduğu bankanın müşterisi olacağından yine gösterdiği özen alelade olmayıp daha dikkatli davranacaktır.

Federal Mahkemeler de, “tescili talep edilen malın/hizmetin hedef kitlesinde olan, ortalama bir bilgi seviyesine sahip kişi”leri, “ilgili tüketici” olarak adlandırmaktadır4. Ortalama tüketici algısı, tescili talep edilen mala/hizmete göre değişmekte, bazı mal/hizmet alımlarında tüketici yüksek seviyede bir dikkat göstermekte, daha özenli bir inceleme yapmaktadır. Örneğin, tüketici beyaz eşya alırken gösterdiği dikkati ve özeni, gıda ürünleri için göstermemektedir. Bunun nedenleri arasında tüketime konu malların/hizmetleri kullanım alanları, süresi, satın alma sıklığı gibi hususlar yer almaktadır.

Davacının başvurusuna konu ... ... ibareli marka incelendiğinde; mor renkle beyaz zemin üzerine yazılı “...” ibaresi ile hemen altına daha küçük şekilde turuncu renkle yazılı “...” ibaresi, “p” harfinin başında çok hızlı imajı yaratmak için figüratif unsur eklendiği tespit edilmiştir. Markada yer alan “...” ibaresi şu haliyle daha baskın ve büyük olarak yer almaktadır. Başvuruda yer alan “...” sözcüğü esasen İngilizce bir sözcük olup Türkçe karşılığı “para”dır. “...” ibaresi ise “ödemek, ödeme, ücret” anlamlarına gelmektedir. Başvuru konusu ibare bir anlamda “para ödeme” ve buna benzer bir anlam ifade ettiği,

Bu kapsamda başvurudan çıkartılan mal ve hizmetlerden (09-3) Manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş bilgisayar programları ve yazılımları; bilgisayar ağları vasıtasıyla indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kaydedilebilen elektronik yayınlar; manyetik/optik okuyuculu kartlar, manyetik, optik ve elektronik ortamlara kaydedilmiş çekilmiş sinema filmleri, diziler ve video müzik klipleri ile (09-5) Bilet otomatları” emtiaları yönünden SMK 5/1 (b) kapsamında tüketiciler tarafından marka algısı oluşturacağı, işbu malları çağrıştırmadığı, marka ibaresi ile bu emtialar arasında herhangi bir ilişki olmadığı, dolayısıyla bu mallar için ayırt ediciliğe sahip olduğu,

Başvurudan çıkartılan diğer; “(09-5) nakit para çekme makineleri”, “(35-3) İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri, geçici personel görevlendirme (başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik işlemleri gibi iş takibi) hizmetleri” ve “(36) Finansal ve parasal hizmetler'' yönünden ise yeterli ayırt ediciliği sağlamadığı, malların para çekmeye, para yatırmaya yarayan ödeme aracı niteliğinde olduğu,

keza hizmetlerin de yine bir çeşit ödemelerin gerçekleştirilmesine yarayan veya para transferi, para birikimi ve buna benzer çeşitli parasal hizmetleri sağladığı, dolayısıyla bu mal ve hizmetler ile ilişkili olduğu bu sebeple kısmen tanımlayıcı kabul edilebileceği,

Ancak marka işlem dosyasına sunulan bir kısım kesinleşmiş mahkeme kararı ve Yargıtay kararı incelendiğinde ... ibaresinin soyut ve somut ayırt ediciliği olduğu, “finansal ve parasal hizmetler, iş yönetimi, idaresi ve bu konularla ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri (ithalat ihracat acente hizmetleri dahil) hizmetler” açısından davacının markasının tescilini istediği işbu mal ve hizmetler açısından Türkiye’de yoğun kullanım ile ayırt edici nitelik kazandığı” ve diğer (09. Sınıf bakımından) mallar bakımından mutlak tescil engelinin varlığından bahsedilemeyeceği”ne ilişkin Yargıtay ilamı olduğu,

Netice itibariyle başvuru kapsamından çıkartılan (09-3) Manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş bilgisayar programları ve yazılımları; bilgisayar ağları vasıtasıyla indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kaydedilebilen elektronik yayınlar;

manyetik/optik okuyuculu kartlar, manyetik, optik ve elektronik ortamlara kaydedilmiş çekilmiş sinema filmleri, diziler ve video müzik klipleri ile (09-5) Bilet otomatları ve nakit para çekme makineleri” ile davacının yaygın kullanımı, reklam ve tanıtımı, markaya yatırımı neticesinde ... ibareli markalarının ayırt edici hale geldiği Yargıtay kararları ile sabit olan (35-3) İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri,

geçici personel görevlendirme (başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik işlemleri gibi iş takibi) hizmetleri ve (36) Finansal ve parasal hizmetler'' yönünden ayırt edici hale geldiği, markada “...” ibaresinin ön planda olduğu, “...” ibaresinin daha küçük puntolarla yazıldığı, dolayısıyla ... esas unsurlu markaların serisi şeklinde algılanacağı, SMK 5/1 (b) kapsamında tüketiciler tarafından marka algısı oluşturacağı,

Tescil Talep Edilen Malların Özelliklerinin Belirtilip Belirtilmediğine İlişkin Değerlendirme

1) Genel Olarak

Başvurunun mutlak ret gerekçelerinden bir diğeri; “Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler”in marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkindir.

Mutlak ret sebepleri, marka olarak seçilmiş işaretin marka olma niteliğini engelleyen hallere ilişkindir. Değerlendirme konusu düzenleme, mal veya hizmetin özellikleri hakkında bilgi içeren işaretlerle ilgilidir. Tasvir edici/tanımlayıcı işaret olarak nitelendirilen bu tür işaretler, herkesin kullanımına açık tutulması gereken, ayırt ediciliğe sahip bulunmayan ve hiç kimsenin tekeline verilmeyecek işaretlerdir. Söz konusu işaretleri münhasıran ve esas unsur olarak içeren markaların ret nedeni olarak yer alması, rekabetin bozulmasının ve diğer üreticiler ile tüketicilerin bundan zarar görmesinin önlenmesine yönelik olarak tercih edilmiştir. Bu yaklaşım, tüm modern marka sistemlerinde ve AB Marka Tüzüğünün 7. maddesinde de aynen yer almaktadır.

Tanımlayıcı işaretler, belirli bir teşebbüse değil; ürünün kendisine veya objektif özelliklerine yönelik atıfta bulunmakta; bunlarla özdeşleşmektedir. İşbu işaretler ticaret hayatında ürünün niteliğini, cinsini, üstün özellik veya kalitesini, miktarını, kullanım amacını, mali değerini, coğrafi kaynağını, üretim veya sunum zamanını vs. özelliklerini göstermektedir. Bunların yanı sıra olması gereken özelliği, bileşimi, içeriği, hedef kitleyi, şekli veya etkili tanımlayan işaretler de tasviridir.Bir ibarenin tanımlayıcı addedilebilmesi için, ortalama tüketicinin tescili talep edilen ibare ile mal/hizmet arasında var olan ilişkiyi bir irdeleme ya da analize gerek kalmadan doğrudan kurması gerekmektedir.

Örneğin, Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi (The Court of First Instance of the European Communities, CFI)’nin “... )” kararında, bir marka başvurusunun eşya listesinde birbirleri ile bağlantılı hizmetlerin yer alması ve marka başvurusu yapılan ibarenin bir kısım mal/hizmet için tanımlayıcı olması nedeni ile başvurunun reddedilebileceği belirtilmiş, ibare, sadece “sağlık sigortası hizmetleri” için değil, “sigortacılık hizmetleri”nin tamamı bakımından tanımlayıcı bulunarak reddedildiği,

Türkiye, AB ve ABD tanımlayıcılık uygulamalarında, marka başvurusunda bulunulan bir ibarenin tanımlayıcı olarak değerlendirilmesi, tescili talep edilen mal/hizmet ile ibarenin ilişkili olmasına bağlıdır. Tescili talep edilen malların/hizmetlerin ibare ile doğrudan bir ilişkisi bulunmaması durumunda, marka başvurusunda bulunulan ibarenin ayırt edici olduğu kabul edilmektedir. Örneğin, “... (dondurma)” ibaresi dondurmalarda ayırt edici niteliğe sahip değil iken, arabalarda ayırt edici niteliktedir.

Başvuruya konu işaret, 6769 s. SMK’nın 5/1 (c) bendi kapsamında tanımlayıcı nitelikte değerlendiriliyorsa, kural olarak, işaretin ayırt ediciliğinin bulunmadığı da kabul edilir. Öte yandan, ayırt edici nitelikten yoksun olarak değerlendirilen bir işaretin aynı zamanda tanımlayıcı olduğu sonucunun çıkartılmaması gerekir.

Benzer bir anlayışla, başvuruya konu işaret, her ne kadar tescili talep edilen mallar/hizmetler için doğrudan tanımlayıcı olmasa da, diğer bir deyişle 5/1 (c) bendi kapsamında reddedilmese de, malların ticari kökenini göstermekten ziyade ilgili tüketici kesimi tarafından salt malların/hizmetlerin doğası hakkında bilgi veren bir işaret olarak algılanıyorsa 5/1 (b) bendi anlamında hâlâ tescil engelinin bulunduğu kabul edilir.

Örneğin, Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, T-470/09 sayılı “Medi” kararında belirttiği üzere.

1, 3, 5, 9, 10, 17, 35, 38, 39, 41, 42 ve 44 üncü sınıflara dâhil mallar/hizmetler için tescili talep edilen “Medi” ibaresinden müteşekkil başvuru her ne kadar tescili talep edilen malların ya da hizmetlerin tamamını doğrudan tanımlamasa da “medi” ibaresinin “tıp, tıbbi” anlamlarına gelen “medikal” kelimesinin yaygın kullanılan kısaltması olması nedeniyle ilgili tüketiciler tarafından malların ve/veya hizmetlerin ticari kökenini işaret eder nitelikte algılanmayacağından ayırt edici nitelikte bulunmayarak reddedildiği,

2) Somut Olaya İlişkin Değerlendirme

Yukarıda “somut ayırt ediciliğe ilişkin değerlendirme” başlığı altında yer alan değerlendirmelerimizde belirttiğimiz tüketici kitlesi ve tescil talebine konu olan işaretin anlamı ve yarattığı algı açıklanmıştır.

Başvuru kapsamından çıkartılan “Manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş bilgisayar programları ve yazılımları; bilgisayar ağları vasıtasıyla indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kaydedilebilen elektronik yayınlar; manyetik/optik okuyuculu kartlar, manyetik, optik ve elektronik ortamlara kaydedilmiş çekilmiş sinema filmleri, diziler ve video müzik klipleri.

Bilet otomatları, nakit para çekme makineleri” ile yaygın kullanım, reklam ve tanıtım ile ayırt edici hale geldiği Yargıtay ilamı ile sabit olan ... ibaresinin “İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri, geçici personel görevlendirme (başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik işlemleri gibi iş takibi) hizmetleri, Finansal ve parasal hizmetler''” yönünden vasıf, cins, nitelik bildirir nitelikte ve tanımlayıcı olmadığı anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda başvuruya konu “... ...” ibaresi de ... esas unsurlu markaların yeni bir serisi olarak algılanacağından çıkartılan mal ve hizmetler yönünden tamamlayıcılığı bulunmayan ve ayırt edici niteliği olan bir ibare olduğu,

Netice itibariyle,

Dava konusu marka başvurusunun, tescil talebinin reddedildiği “Sınıf 9:Manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş bilgisayar programları ve yazılımları; bilgisayar ağları vasıtasıyla indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kayıt edilebilen elektronik yayınlar; manyetik/optik okuyuculu kartlar, manyetik, optik ve elektronik ortamlara kaydedilmiş çekilmiş sinema filmleri, diziler ve video müzik klipleri. Bilet otomatları, nakit para çekme makineleri.

Sınıf 35: İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri, geçici personel görevlendirme ( başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik işlemleri gibi iş takibi) hizmetleri.

Sınıf 36: Finansal ve parasal hizmetler'' için ret gerekçesi olarak gösterilen SMK 5/1-b ve 5/1-c kapsamında “somut ayırt edicilik” ve “tanımlayıcılık” ile ilgili tescil engelinin bulunmadığı, markada yer alan ... esas unsurunun kullanım ile ayırt edicilik kazandığı, TÜRKPATENT YİDK 26.05.2021 tarihli, 2021-M-2650 karar sayılı kararının yerinde olmadığı sonuçlarına varılmış davanın kabulüne karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurumuştur.

MASRAF DÖKÜMÜ

İlk Masraf : 127,10.-TL Bilirkişi Ücreti :2.250,00.-TL

P.P : 44,00.-TL

TOPLAM :2.421,10.-TL