Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2022/250 K.2023/49

... 2. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

TÜRK MİLLETİ ADINA

ESAS NO : 2022/250

KARAR NO : 2023/49

HAKİM : ... ... KATİP : ... ...

DAVA

Marka YİDK Kararının İptali

DAVA TARİHİ : 23/06/2022

KARAR TARİHİ : 09/02/2023

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 10/02/2023

Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan Marka YİDK Kararının İptali istemli davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dilekçeleriyle özetle, müvekkilleri tarafından yapılan 16.07.2021 tarihli, ... başvuru numaralı, “...” şekil ve ibareli marka tescil başvurusunun TÜRKPATENT Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından, 2014 32687 sayılı “...” ibareli marka gerekçe gösterilerek SMK m.5/1,ç hükmü bağlamında reddedildiğini, marka başvurusunun reddi kararına karşı yapılan itiraz ile başvurunun, TÜRKPATENT YİDK’nın 27.05.2022 tarihli ve 2022-M-6483 sayılı kararı ile nihai olarak reddedildiğini, Müvekkilleri ... şirketinin, Delhi’de tıp ve şifalı bitkiler alanında uzman, dönemin ünlü hekimi tarafından 1906 yılında kurulan bir ilaç şirketi olduğunu,

1947 yılında ... Pakistan ve ... Hindistan olarak ikiye bölünen şirketin, 1948 yılında müvekkillerinin ilaç sektöründe faaliyetlerine başladığını, aynı yıl eğitim alanında da hizmet vermek adına bir vakıf kurduğunu, “...” sözcüğünün Urdu dilinde “acı çeken arkadaş” anlamına geldiğini, müvekkillerinin yaratıcısı ve gerçek hak sahibi olduğu “...” ibareli markanın, 1942 tarihinde ... Hindistan’dan, müvekkilleri ...

Pakistan’a devrolunduğunu ve o tarihten bu yana müvekkilleri adına tescilli olarak korunduğunu, 1973 yılında Pakistan ile Bangladeş’in ayrılmasının ardından müvekkillerinin ...

Bangladeş’e 05. sınıfta korunan “...” markasının kullanımına dair lisans verdiğini, anılan şirketler dışında herhangi bir kişinin “...” ibaresi üzerinde kullanım hakkı bulunmadığını, kapsamında 05. sınıftaki malların bulunduğu “...” ibaresinin esas ya da münhasır unsur olarak içeren markaların yalnız Pakistan’da değil başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede resmi marka tescil ofisi nezdinde tescilli ve/veya tescil başvurusuna konu edildiğini, Google üzerinden yapılan arama sonuçlarında müvekkillerinin ve markalarının tanınmışlığının ortaya koyulacağını, redde mesnet markanın sahibi üçüncü kişi ...

İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından daha önce yapılan, kapsamlarında 05. sınıftaki malların yer aldığı 2015/48728 sayılı, 2019/15747 sayılı başvurunun, müvekkillerinin itirazı üzerine başvurunun kötü niyetle yapılmış olması nedeniyle reddedildiğini, iki başvurusunda da açıkça görüleceği üzerine müvekkillerinin yaratıcısı ve gerçek hak sahibi olduğu “...” ibaresinin söz konusu başvurularda esas unsur olarak kullanıldığını, müvekkillerinin yan kuruluşu olan ...

Foundation Pakistan aracılığı ile ... Laboratories Wakf Bangladeş’e lisans verilerek müvekkillerine ait “...” ibareli markanın Bangladeş’te kullanılmasına izin verildiğini, lisans sözleşmesinin taraflarından ...

Laboratories Wakf Bangladeş’in birinci başkan yardımcısı ve yetkilisi olan Bangladeş uyruklu Mohammad Zamal Uddin isimli şahsın aynı zamanda redde gerekçe marka sahibinin ortaklarından biri olduğunu, müvekkilleri tarafından “...” markasının kullanımına ilişkin müvekkille-rinden lisans alan Bangladeş’teki şirketin ortaklarından birinin Türkiye’deki bir şirkete ortak olması ve ticaret yaşamının olağan akışında tesadüf olarak değerlendirilemeyecek şekilde bu şirket adına “...” ibareli marka tescil başvurusunda bulunulmasının bile tek başına redde gerekçe markanın tescil başvurusunun kötü niyetli şekilde yapıldığını ortaya koyduğunu,

redde gerekçe olan... sayılı markanın hükümsüzlüğü ve kullanılmaması nedeniyle iptali istemiyle müvekkilleri tarafından açılan davanın Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2022/165 Esas sayılı dosyası üzerinden görüldüğünü beyan ederek TÜRKPATENT YİDK’nın 2022-M-6483 sayılı kararının iptali ile ... sayılı marka başvurusunun tescil işlemlerinin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı kurum vekili cevap dilekçesinde özetle; somut incelemede, başvuru ile reddine gerekçe olarak gösterilen... sayılı "..." ibareli markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunun açıkça görüldüğünü, ayrıca, ret kararına konu malların aynı veya aynı türdeki malların ret gerekçesi markanın/markaların kapsamında bulunduğunun tespit edildiğini, dolayısıyla, başvuru hakkında 6769 s. SMK'nın 5/1-(ç) bendi uyarınca verilen ret kararının hukuka uygun olduğunu, başvuru sahibinin markanın uzun yıllardır kullanılıyor olduğu ve mesnet markanın kötü niyetle tescil edilmiş olduğu iddialarının,

mahkeme nezdinde ileri sürülebilecek iddialar olduğunu, 6769 sayılı SMK'da 5/1-(ç) bendi kapsamındaki mutlak tescil engelini ortadan kaldırmadığından başvuru sahibinin itirazının reddi gerektiğini, diğer yandan her markanın özgünlük derecesi, tasarımı, tescile konu mallar/hizmetlerin ve bu mal ve hizmetlerin tüketici grubunun özellikleri,

markanın tescil kapsamındaki mal/hizmetler üzerindeki ayırt edici niteliği gibi unsurlar açısından kendine özgü özellikler taşıdığından ve ancak tüm bu unsurların birlikte değerlendirilmesi sonunda tescil başvurusuna ilişkin karar oluşturulabildiğinden dilekçede başka marka başvurularına ilişkin verilen kararların işbu itirazın değerlendirilmesinde dayanak gösterilmesinin haklı bulunmadığını beyan ederek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davanın açılmasını müteakip davaya katılan tarafların dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, sundukları deliller alınmış, tescil ve başvuru dosyaları ile alâkalı kayıtları getirtilmiş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, taraflar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, tahkikat icra olunmasını ve bilirkişi raporu alınmasını müteakip, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yazı İşleri Yönetmeliği'nin 41/2. maddesi hükmü de gözetilerek taraf vekillerine tahkikat ve yargılamının geneliyle ilgili son sözleri de sorulmuş; sözlü iddia ve savunmada bulunma olanağı tanınmıştır.

GEREKÇE

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının iddiaları karşısında, YİDK Kararının iptali koşullarının oluşup oluşmadığı noktasında toplanmaktadır.

İşlem dosyasının tetkikinde; davacı şirketin, 16.07.2021 tarihinde ... sayı ile yapmış olduğu başvuruda, “...” markası için, ilk olarak (99-5) sınıf olarak kaydedilen “İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçlar; tıbbi amaçlı hijyen ürünleri; tıbbi amaçlı diyet maddeleri, bebek mamaları; tıbbi amaçlı yakılar, pansuman malzemeleri; diş dolgu malzemeleri, diş mumu; dezenfektanlar; zararlı bitkileri, hayvanları ve mantarları imha edici maddeler” şeklinde listelendiği, Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından, ilk olarak başvurunun yayımlanması karar verildiği, daha sonra, 06.12.2021 tarihinde başvurunun REDDİNE karar verildiği,

gerekçe olarak 6769 s. SMK m.5/1(ç) maddesinin gösterildiği, benzer görülen marka bilgisinin ise “Tescil no. 2014 32687, Koruma Tarihi. 21.04.2014, “...”, ... GIDA İTH.İHR.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. (Bağlar Mh. Koçman Cd. Gül Sk.

No:27/3 Güneşli Bağcılar İstanbul)” şeklinde olduğu, davacı şirket tarafından Kurum kararına karşı itiraz edildiği, 27.05.2022 tarihinde itiraza karşı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, yapmış olduğu incelemede, 2022-M-6483 sayılı davaya konu kararı ile kısaca itirazın reddine karar verildiği, kararın ilgililere tebliğ edildiği ve yasal süresi içerisinde işbu davanın açıldığı belirlenmiştir.

I-Aynılık veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzerlik Kavramları;

Marka başvurusunun mutlak red nedeni içinde reddedilebilmesi için iki koşul bulunmaktadır. İlk koşul “aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescili için başvurusu yapılmış” bir markanın varlığıdır. Diğer koşul ise “markanın daha önce tescil edilmiş veya tescili için başvuru yapılmış olan marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olması”dır. Bu doğrultuda markanın reddedilebilmesi için bu iki koşulun aynı anda bulunması gerekmektedir.

“Aynı” kavramı açıklamayı gerektirmeyecek kadar açıktır. Başvuru konusu işaret önceki tarihli marka veya başvuru konusu işaret ile hiçbir farklılık içermemektedir.

“Ayırt edilemeyecek kadar benzerlik” ise, başvuru konusu işaret ile önceki tarihli marka veya başvuru konusu işaret arasında herhangi bir benzerlik değil, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bulunmalıdır. Benzerlik incelemesi yapılırken marka ve işareti oluşturan unsurlar göz önünde bulundurulmalı; birden ziyade unsur söz konusu ise, ana unsur itibari ile benzerliğin derecesi tayin edilmelidir.

Aynı doğrultuda incelemeye esas teşkil etmesi açısında; "aynı" olma; karşılaştırılan işaretlerin özdeş, birbirinden farksız, birebir aynı, taklit v.b. olmalarını ifade eder. Bunun yanında, işaretlerin örneğin farklı renk veya büyüklükte olması, yazı karakteri ya da tipinin farklılaştırılması gibi değişiklikler de "aynı" olma durumunu etkilemez. "Ayırt edilemeyecek kadar benzerlik" ise, karşılaştırılan işaretler arasındaki farklılıkların markanın kapsadığı mal ve hizmetin orta düzeydeki alıcı kitlesi üzerinde bıraktığı genel izlenim itibariyle önemsenmeyecek derecede düşük olması nedeniyle aynı işaret gibi algılanmasıdır.

Genel olarak marka hukukuna ilişkin aynılık/benzerlik değerlendirmesinde bütünsellik ilkesi esastır. Markalar arasında benzerliğin olup olmadığına, markanın bütünü itibariyle bıraktığı etki dikkate alınarak karar verilir.

Markalar arasındaki benzerliğin, tüketicileri, satın almayı düşündükleri mal/hizmet yerine bir başka mal/hizmet almak durumunda bırakması kadar, tüketicilerin iki farklı marka karşısında bulunduklarını anlamalarına rağmen bu markaların aynı kişiye ait olduğunu sanmaları ya da bu malları/hizmetleri üreten/yapan işletmeler arasında idari ekonomik açıdan bir ilişkinin bulunduğu düşüncesine kapılmaları da benzerlik kapsamında sayılmalıdır.

Markaların esas unsurlarının aynı veya benzer olması, markanın genel görünümüne etkisi az olan diğer unsurlardaki farklılığa rağmen, iltibasa yol açabilir.

Olayın özelliklerine göre, yapılan karşılaştırmada, işitsel, görsel veya kavramsal benzerliklerden bir ya da birkaçının önemi ön plana çıkabilir. Şekil markalarında doğal olarak görsel benzerlik önem taşır. Şekil ve sözcük bileşimi ile oluşturulan markalar da ise, “söz görünümden daha yüksek sesle konuşur” ilkesi gereği genellikle sözcük baskın ve ayırt edici unsurdur.

Önemli olan her somut olayın kendi koşulları içerisinde değerlendirilmesi, markaların ve markaların kapsamındaki çekişmeli olan her bir mal/hizmet grubu bakımından, o mal veya hizmetin hitap ettiği ortalama tüketicilerin aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer marka değerlendirmesinde bulunma ihtimalinin tespitidir.

Müktesep Hak Kavramı

6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu 5/1-(ç) maddesi kapsamında “Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler” açısından markanın reddi halinin bir istisnası bulunmamakta, aynı maddenin devamı 5/2 maddesi uyarınca, “Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez.” hükmü getirilmiş olsa da.

Uygulamada, mutlak red gerekçesi olan SMK m. 5/(1)-ç kapsamında; mükerrer markalarda seri marka, başlangıçta tesciline itiraz edilmemesi nedeniyle farklı kişiler adına tescil edilmiş ve uzun süredir varlığını sürdüren markaları ifade ettiği kabul edilmektedir. Marka sahibinin tekliği ilkesinin istisnalarından ilki, SMK m. 5/3 hükmünde düzenlenmiş olan muvafakat kavramıdır. Diğer istisna ise, SMK m. 25/6 hükmünde düzenlenen sessiz kalma yoluyla hak kaybıdır.

Anılan hükme göre: “Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez”.

İşte söz konusu istisnaların gerçekleştiği durumlarda, mükerrer markalar birlikte varlıklarını sürdürmekte; marka sahibi markasının aynısının ya da benzerinin bir başkası adına tescil edilmiş olmasına katlanmaktadır. Adı geçen eserde. “Yüksek Mahkeme kararlarına göre: mükerrer marka sahibi, aynı zamanda markasının seri markasını oluşturma konusunda da kazanılmış (müktesep) hak sahibidir.

Yargıtay’a göre; mükerrer markaların seri markalarının tescili engellenmemelidir; zira bir işletme ile özdeşleşmiş markanın zaman içindeki değişiklik ve gelişmelere uyum sağlaması ve asıl unsuru korunarak seri markalar yoluyla kendini yenilemesi, zorunlu veya gerekli olabilir.

Bu nedenle mükerrer markalardan birinin seri markasının tescili, mutlak ret nedenleri kapsamında TÜRKPATENT tarafından resen ya da nispi ret nedenleri kapsamında mükerrer marka sahibi tarafından engellenemez; zira böyle bir engelleme, taraflar arasındaki menfaat dengesini zedelemektedir. Bu itibarla; marka sahibinin, kendi markasının seri markalarını, bu markalar mükerrer marka sahibinin markasıyla aynı ya da benzer olsa bile tescil ettirme hakkı bulunmaktadır.

Anılan durumlarda, tescil, SMK m. 5.1.ç ve m. 6.1 hükümleri gerekçe gösterilerek engellenememekte ya da bu hükümlere dayanılarak hükümsüzlük davası açılamamaktadır.” ifadelerine yer verilmektedir.

Müktesep hak SMK’da hüküm altına alınmamış olmakla birlikte, KHK döneminden itibaren Yargıtay içtihatlarıyla birlikte Türk hukukunda marka hakkının bir istisnası olarak kabul edilmiştir. Müktesep hakkın kabulü için, marka tescilinde bulunacak marka sahibinin eski markasını uzun süredir kullanıyor olması, bir diğer deyişle marka kullanımı ve tescilinin taraflar arasında çekişmeli olmaması; müktesep hak iddia edilen markanın eski markanın asli unsurunu muhafaza etmesi ve bu markadan uzaklaşmadan oluşturulmuş olması; aynı mal ve hizmet grupları için tescilin talep edilmiş olması gerekmektedir. Müktesep hak talebi herhangi bir şekilde önceki markanın mal hizmet listesini genişletecek şekilde olmamalıdır.

İnceleme Konusu Markaların Mal/Hizmet Listelerinin Karşılaştırılması;

Davaya konu olan markanın red edilen mallarının, redde mesnet markanın tescilli sınıfı kapsamında yer aldığı, dolayısıyla karşılaştırılan markaların mallarının aynılığı/ ayırt edilemeyecek kadar benzerliği ve/veya benzerliği koşulunun somut olay açısından sağlanmış olduğu,

Somut olayda, çekişmeli olan mallar ve hizmetler açısından yapılan değerlendirmede söz konusu malların hizmetlerinin alıcılarının, belli bir dikkat düzeyine sahip tüketiciler olduğu, aynı / ayırt edilmeyecek kadar benzer / benzer mal ifadesi, ortalama tüketicilerce aynı (veya ilişkili) kaynaktan geldikleri varsayımıyla karıştırılma ihtimalinin konusu olabilecek mal ve hizmetleri içermektedir. Bu çerçevede, aynı (veya ilişkili) kaynaktan geldikleri varsayılabilecek ilişkili mal ve hizmetler de aynı / ayırt edilemeyecek kadar benzer mal ve hizmet tanımlamasının içeriğine girmektedir.

Mal ve hizmetlerin aynılığı, ilke olarak mal ve hizmetlerin aynı şekilde yazılmış, ifade edilmiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, aynı mal ve hizmetin birden fazla isme sahip olması veya piyasada anıldığı isimle teknik, bilimsel, literatüre geçmiş isminin farklı olması veya yabancı dildeki isminin Türkçeye de geçmiş olması durumlarında da mal ve hizmetler farklı şekilde ifade edilmiş olsalar da aynı olarak kabul edilecektir.

İncelemeye esas teşkil etmesi açısından yerleşik yargı kararlarına bakıldığında; çekişme konusu malların, belli bir dikkat düzeyine sahip veya ortalama tüketicisinin zihnindeki marka algısının değerlendirmede dikkate alınması gerektiğine ulaşılmaktadır.

İnceleme Konusu Markalar Açısından Aynılık / Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzerlik Karşılaştırılması;

Davacı şirkete ait ve üçüncü tarafa ait marka karşılıklı olarak değerlendirildiğinde, taraf markalarının kelime markası oldukları, davaya konu markanın “...” ibaresini, redde mesnet markanın “...” ibaresini içerdiği,

Dava konusu marka ile redde mesnet markalar karşılaştırıldığında, her iki markada da ortak unsurun “...” ibaresi olduğu, markaların anlamlarına ilişkin olarak yapılan araştırmada, davacı yanın, ibarenin anlamı ile ilgili olarak, “acı çeken arkadaş” anlamına geldiğini belirttiği, davacının yanın beyanı dışında “...” ibaresinin belli başlı diller arasında anlamına rastlanmadığı bu hali ile anlamsal olarak aynı olduğunun kabul edildiği, markaların Türkçe okunmasının muhtemel olduğu, bu hali ile fonetik olarak da aynılığın devam ettiği, görsel olarak yapılan karşılaştırmada, her iki taraf markasının da kelime markası olduğu,

her iki markanın da beyaz zemin üzerine siyah tonlarda, büyük harflerle “...” ibaresi içerdiği, diğer taraftan kullanılan yazı karakterlerinin farklı olduğu, son dönem TÜRKPATENT marka başvuru sisteminde, kelime markası başvuruları için marka görseli aranmadığı gözetildiğinde, taraf markalarının görsel olarak da aynı olduğunun kabul edilmesi gerektiği, incelemeye konu markalarının, fonetik, anlamsal ve görsel olarak bir bütün halinde değerlendirilmesi esas olacağından, karşılaştırmaya konu markaların bu hali ile aynı oldukları,

Somut olayda, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden, tüketici işlemi ya da tüketiciye yönelik uygulamaların her aşamasında makul düzeyde bilgiye sahip olan gerçek veya tüzel kişi olan ortalama tüketici açısından, karşılaştırmaya konu markaları, aynı anda ya da ayrı ayrı görmesi halinde, bu markaların ilişkili markalar olduğunu sanma tehlikesi bulunmamaktadır.

Ne tür farklılıkların ayniyet ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olma kriterlerini ortadan kaldırdığı tartışması açısından, değerlendirmesine esas olarak.

Örneğin hiçbir figüratif unsur içermeyen ve sadece tek bir sözcükten oluşan markaların harflerinin, sonraki başvuruda büyük ya da küçük yazılması ya da standart harf karakterlerinin / yazı stilinin değiştirilerek yazılması ayniyet kriterini ortadan kaldırmayacağını, ancak markanın ek bir harf, hece ya da kelime içermesi, işaretler arasında figüratif unsurlar açısından farklılıklar bulunması,

sonraki markanın farklı kavramsal algı oluşturma ihtimali olan şekillerde yazılması gibi durumlarda markalar arasındaki ayniyet kriterinin ortadan kalkabileceğini, bu noktada renk unsurlarında yaratılan farklılıkların da ayniyet kriterini ortadan kaldırabileceğini kabul edilerek yukarıdaki sonuca ulaşılmıştır.

Davacının Müktesep Hak İddiası Açısından Yapılan Değerlendirme;

Dosya kapsamında yapılan incelemede, davacının yurtdışında faaliyet gösterdiği, bu kapsamda, Avrupa Birliği ile çeşitli ülkelerde tescilli markalarının olduğu görülmüştür. Diğer taraftan davacı yanın kötü niyet iddiası da bulunmakla, söz konusu iddianın 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu 5/1-(ç) maddesi kapsamında markanın reddi halinin bir istisnası olmadığı, davacı yanın bu yönde ... Haklar Hukuk Mahkemesinin 2022/165 Esas sayısı üzerinden dava açtığı, davacı yanın Türkiye’de tescilli önceye dayalı markasının bulunmadığı; müktesep hakka ilişkin şartların oluşmadığı ve davacı yanın, mükerrer marka sahibi olarak, markasının seri markasını oluşturma konusunda kazanılmış (müktesep) hak sahibi olarak kabul edilemeyeceği ,

Netice itibariyle,

1-) Dava konusu ... sayılı davacı şirket marka başvurusunun, redde mesnet... tescil numaralı marka ile 6769 s. SMK m. 5/1-(ç) kapsamında aynı olduğu,

2-) Davacının müktesep hakkının bulunmadığı,

3-)Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 27.05.2022 tarih ve 2022-M-6483 sayılı kararının yerinde olduğu, iptali koşullarının oluşmadığı sonuç ve kanaatlerine varılmış açılan davanın reddine karar verilmiştir.

Kâtip Hâkim ... · ✍e-imzalıdır ✍e-imzalıdır