Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2022/344 K.2023/80

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan Marka YİDK Kararının İptali istemli davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dilekçeleriyle özetle, müvekkilinin 1967 yılından beri ...Ticaret Odası’na 94262 sicil nosu ile kayıtlı olan, Türkiye'nin en köklü ilaç şirketlerinden biri olduğunu, davalı TÜRKPATENT nezdinde tescil edilmiş 100'e yakın markası bulunduğunu, dava konusu uyuşmazlık ile ilgili olarak da 103250 sayılı “...” markasının 05. Sınıfta tescilli olduğunu, ayrıca müvekkilinin “...” markalı ürünlerinin 1998 yılından beri piyasaya arz edildiğini,

hal bu iken müvekkilinin aynı “...” ibareli markanın 03. Sınıfa giren emtialarda da tescili için TÜRKPATENT nezdinde dosyaladığı ...sayılı markanın TÜRKPATENT tarafından SMK m. 5/1-b-c bentleri gerekçe gösterilmek suretiyle “Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil;

ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç)” emtiaları açısından kısmen reddedilmesinin haksız ve hukuka aykırı bir işlem olduğunu, zira her ne kadar dava konusu edilen YİDK kararında “...”ün, farmasötik ve kozmetik ürünlerinde nemlendirici olarak ve yaraları iyileştirmek için kullanılan bir provitamin olduğu vurgulanıyor ise de, bu ibarenin davacı tarafından markasal hüviyette zaten uzun yıllardır kullanılıyor olduğunu ve davacı adına ayırt edicilik kazanmış olduğunu, dolayısıyla SMK'nın m. 5/2 hükmü uyarınca reddinin mümkün olmadığını, zira işletmelerin,

güncel ve ekonomik gelişmelere ayak uydurmak maksadıyla zaman zaman diğer unsurlar gibi markalarını da ürettikleri ürün ve hizmet çeşitlerine uyum sağlayacak şekilde revize etmek durumunda olduklarını, asli unsurları aynı kalarak versiyonları geliştirilen bu markalara hukuk literatüründe seri markalar adının verildiğini, dava konusu edilen markanın da müvekkilinin “...”lü seri markalarının bir devamı niteliğini haiz olduğunu, müvekkilinin “...” markalı kremlerinin Irak, Makedonya, Katar, Yeni Zelanda, Kosova, Libya gibi pek çok ülkeye yoğun olarak ihracatının yapıldığını,

en çok kullanılan arama motoru olan Google’a “...” yazıldığında ekrana 3 milyonun üzerinde sonuç gelmekte olduğunu ve bunların müvekkilinin “...” markalı ürünlerine ilişkin olduğunu, TÜRKPATENT’in 2021 tarihli Marka İnceleme Kılavuzu'nda da 03 ve 05. sınıflara giren emtialar arasındaki sıkı bir ilişkinin bulunduğunun kabul edildiğini, kaldı ki dava konusu edilen “...” ibaresinin, kısmen reddedildiği emtialar yönünden tanımlayıcı olmadığını, zira davacıya ait “...” markalı ürünün aslında B5 vitaminin bir formu olan “dekspantenol” etken maddesini içerdiğini,

her ne kadar ilaç markaları yönünden etken maddelerin/jenerik işaretlerin kullanma hakkı kimsenin tekeline bırakılamaz ise de, etken maddeden türetilen adların bu hususun dışında kaldığını, “...” ibaresinin de “dekspantenol” etken maddesinin adından yeterince farklılaşmış olduğunu, sonuç olarak müvekkilinin önceki tarihlerden beri tescilli olan markasından gelen kazanılmış hakkı, kullanım sonucu elde ettiği ayırt edicilik ve müvekkilinin “...” markasına 1998 yılından beri yaptığı yatırım gözetilmeden verilen YİDK kararının haksız ve hukuka aykırı olduğunu beyan ederek,

TÜRKPATENT YİDK’nın 28.06.2022 tarihli ve ...sayılı kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı kurum vekili cevap dilekçesinde özetle.

6769 sayılı Kanun’un 5/1-b maddesindeki tanımlamadan marka olarak tescil edilecek olan bir sözcüğün hem ayırt edici bir niteliği olmasının hem de ayırt ettiği mal ve hizmetler açısından ayırt edici niteliğe sahip olması gerektiğinin anlaşıldığını, buradaki ayırt edicilikten kastın markanın, ürünün kendisinden ve yine ürünün adından farklı bir işaret, sözcük veya isim olması ve kolayca tanınır nitelikte bulunması gerektiğini, markanın kullanılacağı emtianın özgün yapısına bağlı olmadan algılanabilmesinin, üzerinde kullanılacağı ürünlerden bağımsız olmasının gerektiğini, somut olaya konu markanın,

kısmi redde konu emtialar bakımından ilgili tüketiciler tarafından belirli bir ticari kaynağa ait bir işaret olarak algılanmamakla birlikte, markanın asli işlevi olan belirli bir işletmeye ait mal ve hizmetleri, diğer işletmelere ait benzer mal ve hizmetlerden ayırt etmeyi sağlama işlevini yerine getiremediğini, aynı zamanda tasviri/tanımlayıcı bir ibare de olduğunu, dava konusu markada “...” ibaresinin başkaca kelime, renk ve şekil unsurlarıyla kullanılmamış olmasının işaretin bu niteliğini daha da pekiştirdiğini, davacının müktesep hak iddia ettiği 103250 sayılı markasının sadece 05. sınıftaki “tıbbi ilaç” açısından tescilli olduğunu,

dava konusu edilen markanın kapsamından ise 03. sınıftaki “Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil; ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç)” emtialarının çıkartılmış olduğunu, SMK m. 5/2 hükmüne göre davacı lehine bir sonuca varabilmek için aranan kriterlerin, bir markanın tanınmışlığı için gerekli şartlardan daha hafif olmadığını, bu madde hükmünün uygulanabilmesi için söz konusu işaretin tanınmış bir marka gibi refleks halinde akla gelebilmesi gerektiğini,

davacının somut uyuşmazlıkta böyle bir durum bulunduğunu ispat edemediğini ifade ederek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davanın açılmasını müteakip davaya katılan tarafların dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, sundukları deliller alınmış, tescil ve başvuru dosyaları ile alâkalı kayıtları getirtilmiş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, taraflar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, tahkikat icra olunmasını ve bilirkişi raporları alınmasını müteakip, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yazı İşleri Yönetmeliği'nin 41/2. maddesi hükmü de gözetilerek taraf vekillerine tahkikat ve yargılamının geneliyle ilgili son sözleri de sorulmuş; sözlü iddia ve savunmada bulunma olanağı tanınmıştır.

GEREKÇE

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının iddiaları karşısında, YİDK Kararının iptali koşullarının oluşup oluşmadığı noktasında toplanmaktadır.

İşlem dosyasının tetkikinde; davacı firmanın 10.01.2022 tarihinde, 03. Sınıfa giren emtialarda kullanılmak üzere dosyaladığı bu marka tescil başvurusunun, Markalar Dairesi Başkanlığı’nın 20.02.2022 tarihli ve 220132648 sayılı kararı ile, 6769 sayılı SMK’nın m. 5/1(b)-(c) hükümlerine göre emtia listesine giren.

“Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil; ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç)” emtiaları açısından kısmen ve re’sen reddedilmesi ve geri kalan emtialar açısından 28.02.2022 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilanına karar verilmesi üzerine, davacı firmanın 17.03.2022 tarihinde bu kısmi red kararına itiraz ettiği ve itirazının ekinde, başvuru konusu markanın kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığına dair, huzurdaki dava dosyasına sunmuş olduğu delillerin aynısını sunduğu,

bu itirazının da Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun huzurda dava konusu edilen 28.06.2022 tarihli ve ...sayılı kararı ile nihai olarak reddedildiği, red kararının ilgililere tebliğ edildiği ve yasal süresi içerisinde işbu davanın açıldığı belirlenmiştir.

DEĞERLENDİRMELER

DAVACININ ...BAŞVURU SAYILI MARKASININ KISMEN REDDEDİLDİĞİ EMTİALAR BAKIMINDAN SOYUT VE SOMUT AYIRT EDİCİLİĞİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI:

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 4. Maddesine göre; “Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla, kişi adları dahil, sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların biçimi veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işaretten oluşabilir”. SMK’nın “Marka tescilinde mutlak red nedenleri” başlıklı 5. Maddesinin 1/b bendine göre ise; “Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler marka olarak tescil edilemez”.

Markanın en önemli fonksiyonu markanın ayırt edici bir işaret olmasıdır. Ayırt edicilik fonksiyonu, işaretlerin genel ve temel bir özelliğidir. Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yaradığından, bir işaretin marka olma kabiliyetine haiz olması, o işaretin ayırt edicilik fonksiyonuna sahip olmasına bağlıdır. Bir işaretin bu fonksiyona sahip olup olmadığının tespiti ise soyut olarak yapılmalıdır. Bir işaretin soyut ayırt edicilik niteliğinin varlığı tespit edildikten sonra, o işaretin marka olabilmesi açısından, ayrıca çizimle görüntülenebilmesi veya benzer biçimde ifade edilebilmesi gerekmektedir.

Marka, ayırt edicilik fonksiyonunun gereği olarak, mal ve hizmetleri ferdileştirmekte ve bunları tüketiciler için piyasada teşhis edilebilir hale getirmektedir. Tüketiciler bu sayede, almak istedikleri mal ve hizmetleri başka teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt edebilmektedir. Mal ve hizmetlerin piyasada teşhis edilebilir hale getirilmesi ile, farklı teşebbüslerin mal ve hizmetleri için piyasa şeffaflığı da sağlanmaktadır.

Markanın piyasa şeffaflığını sağlama fonksiyonunun yerine getirilmesi, markanın bir diğer fonksiyonu olan iletişim fonksiyonu ile kolaylaşmaktadır. Markanın iletişim fonksiyonu, piyasada mal ve hizmet arz edenlerle talep edenlerin aralarında iletişim kurmalarını sağlamaktadır. Bu yolla marka, teşebbüslerin mal ve hizmetlerini kolayca satmalarına ve tüketicilerin, malın menşei, nitelikleri ve imajı hakkında bilgilendirilmelerine hizmet etmektedir.

Bilgilendirme neticesinde üreticiler, mal ve hizmetlerinin kalitesi ile tüketicileri kendilerine bağlayabilirler. Marka, iletişim fonksiyonu ile aynı zamanda rekabet piyasası ve tüketiciler açısından markanın teşhis fonksiyonunu somutlaştırmaktadır.

Markanın çok fonksiyonluluğu, marka hukukuna ilişkin düzenlemelerin uygulama alanının tayininde ve problemlerin çözümünde büyük önem arz etmekte ve dikkate alınması gerekmektedir.

İşaretlerin yukarıda belirtilen özelliklere ve fonksiyonlara sahip olabilmesi için öncelikle ve özellikle sınırlarının belirlenebilir olması gerekmektedir. Bir işaretin içerisinde bulunan unsurlar tespit edilebilir nitelikte değilse işaretin sınırlarının tespit edilmesi mümkün değil demektir. İşaretin unsurlarının dolayısıyla sınırlarının tespit edilebilir olması o işaretin diğer benzer işaretlerden ayırt edilmesini sağlamakta ve bu yolla teşebbüslerin mal ve hizmetlerinin ayırt edilmesini sağlamaktadır. Eğer işaretin unsurları tespit edilebilir değilse, o işaretin benzer diğer işaretlerden ayırt edilmesi mümkün değildir. Böyle bir işaretin soyut ayırt edici niteliğinin varlığından da söz edilemez.

İşaretin, markaya özgü bu fonksiyonları yerine getirebilmesi, yani marka olabilmesi için maldan fonksiyonel açıdan bağımsız ve malın serbestçe seçilmiş bir unsuru olması zorunludur. Mal ve hizmetten bağımsız olmak demek, o malın ayrılmaz bir parçası olmamak, serbestçe seçilmiş bir unsur olmak, fonksiyonel açıdan o maldan farklı olmak, malın veya hizmetin kavram olarak adıyla aynı olmamak ve malın kavramsal unsurları arasında yer almamak demektir. Yani marka, malın özünden, tabiatından farklı olmalı, mala tamamen yabancı olmalıdır.

Malın özüne ait olan, malın kavramsal unsurları arasında yer alan veya malın fonksiyonel açıdan gerekli bir unsuru olan işaretler marka olma kabiliyetine sahip değildir. Markanın maldan bağımsız olma şartı, malları teşhis edilebilir hale getirme fonksiyonunun zorunlu bir sonucudur. Piyasada malları teşhis edilebilir hale getirerek benzerlerinden ayıran marka, fonksiyonel olarak maldan, paketinden ve ambalajından bağımsız olmalıdır.

Örneğin, cam eşyalar ve kablolar üzerindeki renkli çizgiler, o malların fonksiyonel açıdan zorunlu unsuru değildir, çünkü farklı çizgiler veya desenler bu malların farklılaştırılması için kullanılabilir. Ancak, markanın bağımsızlığından söz edilirken, markanın malın bir parçası olmadığı iddia edilmemektedir. Söz konusu olan, markanın maldan cisimsel olarak bağımsız olması değil, markanın malları ayırt etme fonksiyonunun gereği olarak fonksiyonel açıdan maldan farklı olmasıdır.

Dolayısıyla, bu özelliklere sahip bir işaretin, malın teknik açıdan birleştirilmiş bir unsuru olması, marka olarak tescil edilebilmesine engel değildir.

Belirtilen bu şartları yerine getiren işaretler 4. madde anlamında marka olma niteliğine sahiptir. Şekiller de kural olarak markanın belirtilen bu fonksiyonlarına sahiptir, yani soyut ayırt edicilik niteliği vardır. Bir işaretin tescil edileceği mal veya hizmetten bağımsız olarak/herhangi bir mal veya hizmetle ilişkisi olmadan marka olma niteliğine (soyut ayırt edici nitelik) sahip olup olmaması ile, işaretin ilgili olduğu somut mal ve hizmetler bakımından ayırt edici niteliğinin bulunup bulunmamasını (somut ayırt edici güç) birbirinden ayırt etmek gerekmektedir ve her bir marka için ayırt edicilik incelemesi her iki nitelik açısından da ayrı ayrı yapılmalıdır. Bütün bunlardan sonra;

Dava konusu edilen ... işareti, renk ve şekil unsurlarından yoksun bir kelime markasıdır; işarette düz yazım karakterindeki siyah renkli harflerle, sadece baş harfi büyük olacak şekilde yazılmış “...” ibaresi işaretin tek unsur olarak kullanılmıştır ve bütünleşik olarak markanın esas unsuru olduğu hususunda herhangi bir tereddüt yoktur.

Bu ibarenin, Türkçe’de yerleşik olarak bilinen/kullanılan bir anlamı olmadığı görülmekle birlikte, “D-...” veya “Panthenol” kelimelerinin, günümüzde ilaç ve kozmetik sektöründe, cilt problemlerine karşı kullanılan bir vitamin türü olan “dekspantenol” etken maddesinin kısaltılmış adı olarak kullanıldığı da anlaşılmaktadır.

Nitekim; davacının “...” markalı ürünlerinin birim formülünün de 50 mg dekspantenol, metil paraben ve parfüm içerdiği, bu kremlerin etken maddesinin “dekspantenol” olduğu, sekspantenolün B-kompleks vitaminlerinden biri olan pantotenik asid’in ön maddesi olduğu ve deri tarafından hızla emilerek vücutta pantotenik asid’e dönüştüğü, pantotenik asidin de, organizmada deri ve mukozanın oluşmasını sağlayan yapı taşlarından biri olduğu, derinin kendisini yenilemesine ve derideki kızarıklıkların ve tahrişlerin giderilmesine, yaraların iyileşmesinin hızlanmasına yardımcı olduğu, buna göre;

her ne kadar “...” kelimesinin bir etken maddenin tam ismi olmadığı, etken maddenin isminin “dekspantenol” olduğu anlaşılabilmekte ise de, günümüzde piyasada pek çok aktör tarafından bu etken maddenin isminin “...” olarak da kullanıldığı görüldüğünden, “...”ün ne anlama geldiğinin ilk bakışta kavranması ve tüketicide doğrudan bir algı uyandırması, bu algının da herkeste “B5 vitaminin bir formu” ile ilgili olması ihtimali çok yüksektir.

Zaten davacı taraf da, “...” markasını, sayılan özellikleri haiz olan bir kremde markasal hüviyette kullandığını ifade etmektedir.

Yani, yerleşik anlamı itibariyle “...” ibaresi tek başına, yani başkaca bir şekil/başka kelime unsuru ile birlikte kullanılmadığı halde, bu ibarenin ortalama tüketici tarafından doğrudan/ilave zihni bir çabaya gerek olmaksızın doğrudan “bilinen” anlamı ile algılanacağı, bu nedenle de, bilhassa farmasötik özelliği de haiz olan kozmetikler ve ilaçlar özelinde markasal hüviyette somut ayırt ediciliği haiz olmadığı,

herkes tarafından aynı şekilde algılanan ve ilaç/ilaçlı kozmetik sektöründe başta deri olmak üzere saçı ve tırnakları da nemlendirme, iltihap ve tahriş önleme, güçlendirme, parlatma özelliklerini haiz kremleri üreten her aktör tarafından yaygın olarak kullanılabilecek olan bir ibarenin, bir markanın esas/tek unsuru olarak kullanılarak, belirli bir ticari kaynağa ait bir işaret olarak algılanması ve o ticari kaynağın ürünlerini diğer ticari kaynakların ürünlerinden ayırmasının mümkün olmadığı,

Ancak; dava konusu edilen markanın kapsamından çıkartılan ve huzurda dava konusu edilen; “Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil; ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç)” açısından bakıldığında, “...” veya tam doğru terimi ile “Dekspantenol”ün sayılan ürünlerin etken maddesi olamayacağı, zira parfümlerin ve kişisel amaçlı koku vericilerin “cildi nemlendirme, iyileştirme” özelliklerini haiz olmadığı, kozmetik ürünlerden de “ilaç ihtiva eden kozmetikler”in HARİÇ tutulduğunun, emtia listesinde açıkça belirtilmiş olduğu görüldüğünden, davacının markasının kısmen reddedildiği emtialar yönünden “...” ibaresinin, markasal hüviyette kullanılabilecek başka herhangi bir ibareden daha düşük bir somut ayırt ediciliğinin olmadığı,

Sonuç olarak; işaretinin, başvurunun kısmen reddedildiği, ilaç ihtiva etmeyen kozmetiklerden, parfümeriden, koku vericilerden kavramsal açılardan bağımsız olması, bu emtiaların temel özelliğini/işlevini/fonksiyonunu gösteren bir işaret olmaması, markasal hüviyette kullanıldığı zaman ve takdirde bu emtiaları, piyasaya aynı emtiaları arz eden diğer ticari kaynakların/aktörlerin ürünlerinden ayırabilecek olması nedenleriyle, kısmen reddedildiği emtiaların tamamı açısından marka olarak somut ayırt edici niteliğe sahip olduğu,

DAVACININ ...BAŞVURU SAYILI MARKASININ KISMEN REDDEDİLDİĞİ EMTİALAR AÇISINDAN TANIMLAYICI/TASVİRİ NİTELİKTE OLUP OLMADIĞI;

6769 sayılı SMK’nın 5/1-c bendine göre, “Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler” marka olarak tescil edilemez.

Bir işaretin SMK m. 5/I-c kapsamında değerlendirilebilmesi için; mal veya hizmetin karakteristik bir özelliğini, vasfını, amacını hiçbir özel zihni çabaya mahal bırakmadan, mal veya hizmet ile sıkı ilişkisi sebebiyle mal veya hizmetin bir özelliğini derhal düşündürmesi ve akla getirmesi gerekmektedir. SMK 5/1-c hükmü uyarınca, marka kapsamındaki mal veya hizmetleri tanımlayıcı nitelikteki işaretler marka olarak tescil edilmek suretiyle bir şahsın inhisarına verilemez.

Zira mal veya hizmeti tanımlayıcı nitelikteki bu tür işaretler üzerinde bir kişiye marka hakkı tanınması, rekabet imkânının haksız biçimde sınırlandırılmasına yol açar. Çünkü marka üzerinde elde edilen hak, aynı zamanda bir ‘tekel hakkı’dır. Marka sahibi, kendisi dışındaki kişi ve kuruluşların, aynı işareti/tanıtma vasıtasını, başkalarının kullanmasını engelleyebildiğinden, bu, söylenebilmektedir.

Dolayısıyla, üzerinde kullanılacağı mal veya hizmetin karakteristik bir özelliğini tek başına ihtiva eden, o mal veya hizmet için tanımlayıcı olan bir işaret, marka olarak tescil edilmemelidir. Bu tür işaretler, ancak ve sadece, yanına ayırt edici ekler/eklemeler/başka unsurlar alınmak şartıyla oluşturulacak yeni markalarda herkes tarafından kullanılabilir.

Bu durumda; dava konusu “...” işaretinin, huzurda dava konusu edilen, kısmen reddedildiği tıbbi amaçlı/tıbbi niteliği de bulunmayan emtialar açısından tanımlayıcı özelliği bulunup bulunmadığı irdelenmelidir.

Dava konusu edilen ... işaretinde tek başına ve bir bütün olarak esas unsur olarak kullanılmış olan “...” kelimesi, günümüzde, ilaç/ilaçlı kozmetik sektöründe pek çok aktör tarafından, “dekspantenol” isimli etken maddeyi tanımlayacak biçimde kullanılmaktadır.

Ancak; bu etken maddenin başta deri olmak üzere saçı ve tırnakları da nemlendirme, iltihap ve tahriş önleme, güçlendirme, parlatma özelliklerini haiz kremlerde kullanıldığı fiiili gerçeği gözetildiğinde, davacının markasının kapsamından çıkartılmış olan ve huzurda dava konusu edilen “Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil; ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç)” emtialarının bu nitelikleri haiz olmasının bir önem arz etmediği, bu emtiaların bu fonksiyonlar için kullanılmadığı,

dolayısıyla bahsi geçen emtialar açısından “...” ibaresinin tasviri/tanımlayıcı niteliği haiz olmadığı,

Sonuç olarak; dava konusu edilen ... işaretinin, kısmen reddedildiği emtiaları tanımlayıcı olmadığı,

DAVA KONUSU ...SAYILI MARKA BAŞVURUSUNDA GEÇEN İŞARETİN KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAZANIP KAZANMADIĞI HUSUSU:

Marka tescilinde mutlak ret nedenlerinin tek istisnası 6769 sayılı SMK’nın 5. maddesinin ikinci fıkrasında; “Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez” şeklinde düzenlenmiştir. Bu hüküm ile; bir markanın başvuru tarihinden önce kullanılmış olması ve bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanması halinde, o markanın tescil ile koruma altına alınması sağlanmak istenmiştir.

Marka hukukunda geçerli olan ilke, tescilde öncelik ilkesidir. Bu ilkenin istisnası ise, markanın tescilden önce ayırt edici nitelik kazanmasıdır.

Bir işaretin SMK m. 5/2’ye göre kullanım neticesi ayırt edici nitelik kazanabilmesi için belli bir mal veya hizmetle ilgili olarak yoğun bir tutundurma kampanyası eşliğinde uzun süre kullanılması ve bunun sonucunda o malla ilgili çevrelerde bu işaretin belli bir işletmenin markası olarak algılanmaya başlanması ve bu yolla diğer markalar karşısında ayırt edici nitelik kazanmış olması gerekir.

Böyle bir algılanmanın var olup olmadığının tespitinde, tescili istenen işaretin kullanım yoğunluğu, coğrafi alan olarak yaygınlığı, kullanım süresi, işaretin marka olarak algılanması için reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise ne miktarda tanıtım harcaması yapıldığı, basın ve yayın yoluyla markanın ülke genelinde bilinirliğinin sağlanıp sağlanmadığı gibi hususlar dikkate alınır.

Ülkenin sadece belli bir bölgesinde markanın kullanılmış olması ile, kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanılamaz. Zira; marka tescili ile ülke genelinde bir koruma sağlanmaktadır. Örneğin, vasıf bildiren bir markanın tesciline izin verilebilmesi için, markanın korumanın geçerli olduğu ülkenin hemen hemen bütün bölgelerinde ayırt edici nitelik kazanmış olması gerekmektedir.

Ancak marka belli bir bölgede kullanılmakla birlikte ülke genelinde reklam ve tanıtım faaliyetleri yapılmış ve marka ülke genelinde bilinir hale gelmişse, kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanır.

Yani; kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılabilmesi için ülke genelinde bulunan ilgili tüketicilerin büyük bir bölümünün markayı tanımış olması ve markayı gördüğünde vasıf veya coğrafi kaynak bildiren bir ibare vs. değil de davacı markasının akla geliyor olması gerekmektedir. Ayrıca bu ayırt edici niteliğin marka başvurusundan önce, bir başka görüşe göre ise, marka tescil başvurusu hakkında karar verildiği anda kazanılmış olması gerekmektedir.

Bu maddede düzenlenen “öncelikli ve ayırt edici kullanım”, işareti hem marka olarak, hem de mal ya da hizmeti tanıtmak ve ayırt edebilmek amacıyla kullanımdır. Buna ilaveten, bu madde anlamında ayırt edici güç kazanma, işaretin, tescili talep edilen mal veya hizmetler bakımından ticaret hayatında kendini kabul ettirmiş, kendisine bağlamış, ilgili piyasada kendisini bu işaretle tanıtmış olması anlamına gelmektedir. SMK m. 5/2’deki hükmün uygulanabilmesi için işaretin, belli bir mal veya hizmetle ilgili olarak tanıtım faaliyetleri eşliğinde uzun süre kullanılmış ve bu kullanım sonucunda o malla ilgili çevrelerde belirli bir teşebbüsün markası olarak algılanır hale gelmiş olması gerekmektedir.

Marka başvurusunda bulunan kişi, markasının kullanım neticesi ayırt edici güç kazandığını ispat etmek için, markayı ne zamandan beri kullandığına dair delilleri, yapmış olduğu reklam ve tanıtım faaliyetlerine ve markanın kullanıldığı mal veya hizmetlerden elde edilen ciroya, pazar payına, markanın coğrafi yaygınlığına ilişkin belgelerini, aynı zamanda sanayi ve ticaret odaları ile ilgili meslek kuruluşlarından alınacak belgeleri veya markanın kullanımına ilişkin yaptırdığı anketleri sunması gerekmektedir. Markanın normal kullanımına ilişkin deliller, örneğin fuarlara katılım, şirketin satış rakamlarını içeren tablolar tek başına kullanım neticesi ayırt edici gücün kazanılması için yeterli değildir.

Diğer taraftan; markanın kullanım neticesi ayırt edici güç kazanabilmesi için, ilgili çevrede kullanılmış ve ayırt edici güç kazanmış olması gerekmektedir. İlgili çevrede ayırt edici gücün kazanıldığının kabul edilebilmesi için, bu çevrenin önemli bir bölümünde markanın menşei belirttiği yönünde kanaat oluşmalıdır. Dolayısıyla, SMK m. 5/2 hükmünün uygulanabilmesi için, ayırt edici gücün kazanıldığı çevrenin de tespit edilmesi gerekmektedir. Bu anlamda ilgili toplumsal çevreyi, tescilsiz marka veya diğer işaretlerin kullanıldığı mal veya hizmetlerin gerçek veya potansiyel tüketicileri, bu alanda mal veya hizmet sunan veya dağıtan diğer kişiler oluşturmaktadır. Bütün bunlara göre;

Davacının TÜRKPATENT marka işlem dosyasına sunmuş olduğu belge ve deliller incelendiğinde; davacının “...” markasını, uzun yıllardır, derinin kendisini yenilemesine ve derideki kızarıklıkların ve tahrişlerin giderilmesine, yaraların iyileşmesinin hızlanmasına yardımcı bir kremde/ilaç ihtiva eden kozmetikte kullandığı anlaşılabilmekte ise de, markanın kullanıldığı bu ürün ile başvurunun kısmen reddedildiği emtiaların farklı olduğu, davacının markasının kısmen reddedildiği.

“Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil; ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç)” emtialarında, “...” ibaresinin davacı tarafından markasal hüviyette kullanımı neticesinde bir ayırt edicilik kazanmış olduğuna dair marka işlem dosyasına herhangi bir delil sunulmadığı,

Sonuç olarak; davacının işaretine, “Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil; ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç)” bakımından kullanım sonucu ayırt edici nitelik, yani; söz konusu emtialar özelinde, markasal anlamda hukuken korunması gereken ekonomik bir değer kazandırdığı, marka işlem dosyasına sunulan delil ve belgelerden anlaşılamadığından, somut uyuşmazlıkta SMK m. 5/2 hükmünün uygulanmasını gerektirecek bir durum bulunmadığı,

DAVACININ “...” İBARESİ ÜZERİNDE ÖNCEKİ TARİHLERDE TESCİL EDİLMİŞ MARKASINDAN KAYNAKLI MÜKTESEP Bİ HAKININ BULUNUP BULUNMADIĞI;

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 19.08.2008 gün ve 7547 E. 10251 K. sayılı ve 14.11.2008 gün ve 11505 E., 12839 K. sayılı kararlarında kazanılmış hak teşkil eden önceki markaların tespiti yönünden bazı kıstaslar getirmiştir. Buna göre bir kazanılmış haktan söz edilebilmesi için;

• Kazanılmış hak teşkil eden markanın tescilli olarak uzun süre kullanılması, bir başka deyişle kullanım ve tescilinin taraflar arasında artık çekişme konusu olmaktan çıkmış olması, kabullenilmesi,

• Bu markaya dayalı olarak yapılan başvurunun da, kazanılmış hak teşkil eden markanın asli unsuru muhafaza edilerek, işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı izlenim korunmak suretiyle oluşturulması (‘zira, önceki markanın asli unsuru dahi değişmiş ise, bu artık yeni bir marka olacağından önceki markanın zaman içindeki değişikliklere uyarlanması için yapılmış bir başvuru olduğu gibi kabul edilemez’),

• Son olarak da, sonraki başvurunun, önceki markanın kapsadığı mal/hizmet ile aynı veya aynı tür emtiaları/hizmetleri içermesi, kapsamını genişletme yoluna gitmemesi,

şartları HEPSİ BİRDEN aranmaktadır. Ayrıca, müktesep hakka ilişkin ilkeler uygulanırken, başvuru sahibinin, son başvurusuna konu işaretin, davalı veya bir başkasına ait tescilli markalara yanaşmaması ve onlarla iltibas oluşturma çabasına girmemesi gerekir.

Yani; önceki tarihte tescilli olan markaların serisi niteliğindeki bir ibarenin marka olarak tescil olunabilmesi için, aynı veya benzer olarak başkası adına tescil olunmuş marka ile yakınlaşma ve benzeştirme amacı taşımaması, bir başka deyişle haksız rekabet ve iltibas tehlikesine yol açılmaması gerekir.

Nitekim, Yargıtay’ın bu husustaki diğer bir emsal kararında da; “...başlangıçta karşı çıkılmaması nedeniyle farklı kişiler adına tescil edilmiş mükerrer markaların varlığı halinde, işaretler arasında benzeştirme, yakınlaştırma (iltibas tehlikesi) amacını taşımayan sonraki tarihli seri markaların da tescili mümkün olacaktır.

Bir işletme ile özdeşleşmiş temel markaların zaman içindeki değişiklik ve gelişmelere uyum sağlaması ve temel vasfını koruyarak seri markalar yoluyla kendini yenilemesi ve bir anlamda çoğalması zorunlu ve gerekli olabilir...” hususlarına hükmedilmiştir.

Son olarak da, müktesep hak iddialarına mesnet alınan markanın fiilen kullanılıyor olduğunun ispat edilmiş olması da, müktesep hak kriterlerine ilaveten incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken bir husustur.

Davacının müktesep hak iddialarına mesnet aldığı markasının tescil tarihinin 09.03.1988 tarihi olduğu görüldüğünden, davacının bu markasının yukarıda alıntı yaptığımız Yargıtay emsal kararında yer alan birinci kriter ile uyumlu olduğu, ayrıca görselli bu markanın esas unsurunun tek başına “...” ibaresi olduğu ve dava konusu edilen görselli markanın da aynı ibareyi esas/tek unsur olarak ihtiva ettiği ve bu işaretlerin sırf kelime markası olma hüviyetleri itibariyle genel görünümlerinin de ayniyete yakın benzer olduğu görüldüğünden, davacının bu markasının müktesep hak kriterlerinden ikincisiyle de uyumlu olduğu,

davacının 103250 sayılı markasının sadece “tıbbi ilaç” için tescilli olduğu, huzurda dava konusu edilen markanın ise, ilaçlar dışında kalan, hatta ilaç ihtiva etmediği özellikle vurgulanmış olan “kozmetikler, parfümeri, koku vericiler” için tescil ettirmek istendiği göz önünde bulundurulduğunda, dava konusu edilen markanın bu emtialar yönünden tescilinin, yukarıda yer verdiğimiz; “sonraki başvurunun, önceki markanın kapsadığı mal/hizmet ile aynı veya aynı tür emtiaları/hizmetleri içermesi, kapsamını genişletme yoluna gitmemesi...” şeklindeki Yargıtay kriteri ile uyumlu olmadığı, zira;

“ilaç”lar ile “ilaç ihtiva etmeyen kozmetik ve parfümeri”nin benzer alıcı çevresine hitap ettiği, benzer ihtiyaçları karşıladığı, aynı satış yerlerine ve dağıtım kanallarına sahip olduğu, birbirleri yerine ikame edilebildiği ve birbirlerini tamamlayıcı nitelikleri olduğu, söylenemeyecektir.

Sonuçta; davacının, önceki tarihlerde tescilli markasından gelen ve himaye görmesi gereken müktesep bir hakkının somut olayda bulunmadığı, Netice itibariyle, 1) Marka olabilecek nitelikte somut ayırt ediciliğinin bulunduğu, 2) Tanımlayıcı nitelikte olmadığı, 3) Kullanımı sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğunun ispat edilemediği, 4)Davacının 103250 sayılı markasından gelen ve himaye görmesi gereken bir müktesep bir hakkının bulunmadığı, 5) Dava konusu edilen 28.06.2022 tarihli ve ...sayılı YİDK kararının iptali koşullarının oluştuğu sonuç ve kanaatlerine varılmış açılan davanın kabulüne karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

MASRAF DÖKÜMÜ

İlk Masraf : 172,90.-TL Bilirkişi Ücreti :3.100,00.-TL

P.P : 79,50.-TL

TOPLAM :3.352,40.-TL