Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2022/504 K.2023/45

... 2. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

TÜRK MİLLETİ ADINA

ESAS NO : 2022/504

KARAR NO : 2023/45

HAKİM : ... ... KATİP : ... ...

DAVA

Marka YİDK Kararının İptali ile Hükümsüzlük

DAVA TARİHİ : 09/05/2019

KARAR TARİHİ : 09/02/2023

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 10/02/2023

Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan Marka İle İlgili YİDK Kararının İptali, Marka Hükümsüzlüğü istemli davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dilekçelerinde özetle; davalı şirket tarafından 2018/14721 sayılı ...CLUB ŞEKİL ibareli marka başvurusunun 34 ve 35. Sınıftaki ürün ve hzmetler yönünden yapıldığını, yayına müvekkilince yapılan itirazın Markalar Dairesi ve YİDK tarafından başvuru ile itiraza gerekçe gösterilen markaların görsel,işitsel veya anlamsal düzeyde ilişkilendirilme ihtimali de dahil olmak üzere karışmaya yol açabilecek derecede benzer bulunmadığından bahisle reddedildiğini, müvekkilinin 1902 yılından bugüne kadar tütün sektöründe faaliyet gösterdiğini,

dünyanın en eski ve saygın gruplarından British American tobacco Grubu’na dahil şirketlerden biri olduğunu, 1998 yılında kurulan şirketin 180’den fazla ülkede faaliyet gösterdiğini, ..., Lucky Strike, Pall Mall, Viceroy gibi dünya çapında tanınmış markaların da sahibi olduğunu, iş bu davaya konu ... markasının ihdası,piyasaya sürülmesi ve tescilli marka olarak korunmasının Danimarka Patent Ofisi nezdinde VA 1935 00731 sayı ile halen tescilli olduğunu,ülkemizdeki ilk tescilin ise 79240 sayı ile 1958 yılına dayandığını, 99863 sayılı ... markasının aynızamanda Türkpatent nezdinde T/02627 sayı ile tanınmış olarak tescilli olduğunu,

itiraza dayanak ... ibareli markalarının T/02627 , 2016/78339, 2016/75935, 2015/80108, 2015/72456, 2015/30936, 2015/20884, 2015/100437 , 2014/40187, 2014/17065, 2014/12691, 2014/12687, 2014/03196, 2014/03195, 2014/03192, 2014/01286, 2013/98239, 2013/98238, 2013/92821, 2013/66751, 2013/37763, 2013/35747, 2013/102754, 2013/09559, 2012/92649, 2012/60910, 2012/60262, 2011/71479, 2011/56189, 2011/30664, 2011/09927, 2010/55771, 2010/06895, 2010/06893, 2009/46841, 2009/46840, 2009/08192, 2009/06373, 2009/02586, 2009/02363, 2009/02362, 2008/68893, 2001/26333, 2000/06927, 84/081803, 83/079240 olduğunu,

müvekkilinin ... markaları ile birlikte kullandığı şekil markasının da 2009/54183 no ile tescilli olduğunu, markaların iltibasa neden olacak şekilde benzer olduğunu, davalı markasının baskın unsurunun ...kelimesi olduğunu, Club ibaresi ve kalp şeklinin markanın ...olarak algılanmasının önüne geçmediğini, müvekkili ve davalının markalarının ilk üf harfinin birebir aynı olduğunu, markadaki K, E, O harflerinin müvekkilinin ... markasındaki yer alan harflerin stilizasyonu le ayniyete varan derecede benzer olduğunu, davalının müvekkiline ait tescilli markaları/kullanılan paketleri taklit ettiğini,

markaların bütün olarak bıraktığı izlenimin karıştırılabilir şekilde benzer olduğunu, başvurunun kapsadığı ürünlerin birebir aynı, hizmetlerin ise doğrudan bağlantılı olduğunu, markalar arasında iltibas ihtimali bulunduğunu, müvekkiline ait ... markalarının tütünler,sigaralar vb. Ürünler için tanımış bir marka olduğunu, SMK 6/5.

Madde gereği tanınmış markaların farklı ürünler için olsa dahi korunmasının öngörüldüğünü, davalının, müvekkilinin tanınmış ... markasına iltibas yaratacak derecede benzer olan ...ibaresini seçmesinin basit bir tesadüf olarak değerlendirilemeyeceğini, markanın fiili kullanımının da müvekkilinin markaları ile birebir aynı olduğunu, davalının ayrıca sitematik şekilde 3. Kişilere ait farklı markaları taklit eden başvurular yaptığını, davalının kötüniyetli başvuruda bulunduğunu ifade ederek,

TÜRKPATENT YİDK'nın 09/03/2019 tarih ve 2019/M-1950 sayılı kararının iptaline, davalı şirket adına yapılan 2018/14721 sayılı ve "...club" ibareli marka başvurusu tescil edilmişse hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı TÜRKPATENT vekili cevaplarında özetle. SMK 6/1.

Madde kapsamında bir tescil engelinden bahsedebilmek için markaların benzer olması,kapsadıları mal/hizmetlerin aynı/benzer olması ve iltibas yaratması koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerektiğini, dava konusu markaların incelendiğinde ,taraf markalarının ortalama tüketici nezdinde karıştırılacak derecede benzer olmadığını, başvuru markasının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini, ...CLUB ibaresi ile ... ibaresi arasıdna görsel ve işitsel benzerlik olmadığı gibi kavramsal benzerlik de olmadığını, davalı şirket başvurusunun konusu olan işaretin,davacıya ait tescilli markalara toplu olarak bıraktığı umumi intiba itibariyle,

ilk bakışta kolayca tefrik edilemeyecek şekilde benzediğinden ve bu suretle iltibasa sebebiyet vereceğinden söz edilebilmesinin olanaksız olduğunu, taraf markaları arasında işaret benzerliği olmadığından mal ve hizmet benzerliği incelemesine ihtiyaç bulunmadığını, iltibas tehlikesinin bulunmadığını, somut olayda tanınmışlık koşullarının da oluşmadığını, davalının marka ticareti yapmak,yedekleme veya şantaj yahut davacıyı engelleme, pazara girişini güçleştirmek veya davacıya zarar verme kastıyla hareket ettiğini kabule yeterli bulunmadığını bu nedenle kötüniyetli başvuru olduğu ispat edemediğini ifade ederek,

davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davalı şirket vekili cevaplarında özetle; davacının kötüniyetli olduğunu, uyuşmazlık konusu markaları taşıyan ürünlerin sigara olduğunu, Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin markalar arasındaki iltibas ihtimali tamamen ortadan kaldıran ve işbu davanın adeta konusuz kalması sonucunu doğuran emredici hükümler ihtiva ettiğini, davacının amacının müvekkili şirket gibi müteşebbislerin piyasaya girmesini engellemek olduğunu, düz paketleme uyglaması kapsamında tütün mamüllerinin renk, logo,

kurumsal görseller ve şekil markaları gibi tüm dikkat çekici unsurlardan arınmış şekilde tek bir trenkte satışa sunulacak olduğunu, davacının bu düz paketleme uygulaması hakkında beyanda bulunmadığını, yine davacının Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi gereği markasının sigara paketleri üzerinde nasıl gözükeceğinden yani markasının eylemli olarak ticari hayata ne şekilde gireceğinden bahsetmediğini, düz paket sistemiyle birlikte tarafların markaları arasında en ufak bir iltibas ihtimali dahi olmadığını, tarafların markaları arasında işitsel, görsel veya biçimsel hiçbir benzerlik olmadığını,

düz paketleme sistemine geçilmemiş olsaydı dahi davacı markası ile müvekkili markasının iltibas ihtimalinin bulunmadığını, müvekkilinin Azerbaycan pazarında fiilen kullandığı sigara birim paketlerinin fon renginin tamamen siyah olduğunu ve bu rengin geceyi ve gece hayatını simgelediğini, müvekkilinin markasının mutlak bir özgünlük içerisinde olduğunu, davacı markası ile bağlantısı olmadığını, müvekkilinin Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirliklerinde de aynı şekilde tescili olduğunu fiilen yoğun şekilde kullanılan markasına davacı şirketin hiçbir şekilde itiraz etmediğini,

Türkiye’deki marka tescilini hükümsüz kılmaya çalışmasının samimyetsiz olduğunu, Türkiye’de sigara satin almak isteyen herhangi bir tüketicinin bir raf/reyon karşısında geçip de bir çok sigara markası arasıdnan birseçim yapmasının ve dilediği sigarayı kendi eliyle raftan almasının gerek hukuken gerekse de fiilen imkansız olduğunu, satış görevlilerinin bulunduğunu, dolayısıyla davacıya ait sigarayı almak istereken müvekkiline ait sigarayı almasının imkansız olduğunu, dolayısıyla tüketici nezdinde markaların karıştırılması ve başvuru sahibinin bu karışıklıktan haksız fayda sağlaması iddialarının gerçek dışı olduğunu,

müvekkilinin daha önce farklı marka tescil başvurularında bulunmuş ve bunların reddedilmiş olmasının müvekkilinin işbu davaya konu marka trescilinde muhakkak kötüniyetli olduğu şeklinde yorumlanamayacağını ifade ederek, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davanın açılmasını müteakip yargılamaya katılımı olan tarafların dava, cevap, cevaba cevap, ikinci cevap dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, sundukları deliller alınmış, marka tescil ve başvuru dosyaları ile alâkalı kayıtları getirtilmiş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, taraflar sulhe teşvik olunmuş, arabulucuya gitme hakları hatırlatılmış, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, tahkikat icra olunmasını müteakip, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yazı İşleri Yönetmeliği'nin 41/2. maddesi hükmü de gözetilerek taraf vekillerine tahkikat ve yargılamanın geneliyle ilgili son sözleri de sorulmuş; sözlü iddia ve savunmada bulunma olanağı tanınmıştır.

GEREKÇE

Mahkememizce davanın reddine karar verilmiş ... Bölge Adliye Mahkemesinin 20. Hukuk Dairesi 03.11.2022 gün ve E:2020/1640, K:2022/1385 sayılı kararıyla mahkememiz kararını;

"...

Somut uyuşmazlıkta da ilk derece mahkemesince, hükmün gerekçe kısmının 3. sayfasının son paragrafında "... davaya konu markalarda “KEN” ibaresinin ortak olması, taraf markalarının ilk seslerinin aynı olması, ortalama tüketicinin markayı okurken bu ibareyi okuyacak olması karşısında davaya konu markaların sesçil benzerlik taşıdığı, ilgili tüketicilerin psikolojik olarak farklılığı gösteren noktalara değil benzerliği sergileyen noktalara dikkatlerini yoğunlaştırması, markaların görsel ve sesçil olarak birbirlerine benzemesi karşısında markaların bütünsel olarak benzer olduğu,

taraf markalarının ortak oldukları emtia/hizmetler hemen her yaştan ve kesimden tüketiciye hitap etmekte olup ilgili tüketicinin ortalama tüketiciler olduğu anlaşılmıştır." şeklinde tespitlere yer verilerek, marka işaretlerinin bütünsel olarak benzer oldukları ve başvuru kapsamındaki ürünlerin ortalama tüketicilere hitap ettiği belirtildiği halde müteakip paragrafta, "... somut uyuşmazlıkta tek harf değişikliğinin görsel, işitsel, yazılış ve anlamsal bakımından dava konusu markanın üzerinde kullanılacağı emtianın tüketicisi olan bilinçli tüketici (sigara, tütün ürünleri sektörü) nezdinde iltibası önleyici mahiyette olduğu,

farklılığın ortalama tüketici tarafından algılanabilir nitelikte olduğu, sonuç olarak, her ne kadar davacı markalarının kapsamındaki mallar ile dava konusu markanın mallar/hizmetler aynı/aynı tür/benzer/ilişkili olsa da, marka işaretleri bakımından işitsel, görsel ve anlamsal benzerlik bulunmaması nedeniyle dava konusu marka ile davacıya ait markalar arasında karıştırılma ihtimalinin söz konusu olmadığı..." denilerek, bir önceki paragrafta yapılan tespitlerin aksi yönde değerlendirmeler yapılmıştır.

Görüldüğü üzere, gerekçeli kararda hem taraf markalarının bütünsel olarak benzer oldukları ve başvuru kapsamındaki ürünlerin hemen her yaştan ve kesimden ortalama tüketiciye hitap ettiği, hem de markaların işitsel, görsel ve anlamsal yönden benzer olmadıkları gibi markanın kapsadığı emtianın tüketicisinin de dikkat ve bilinç seviyesinin yüksek bulunduğu şeklinde çelişkili tespitlere yer verilerek, gerekçe içinde çelişkiye yol açılmıştır.

Bu husus, az yukarıda açıklanan gerekçeli kararın kendi içinde çelişkili olmamasına ilişkin ilke ve yasa hükümlerine aykırıdır. O halde, gerekçeli kararda yaratılan çelişki giderilecek şekilde yeniden bir karar verilmesi zorunlu olduğundan, usul ve yasaya aykırı olan hükmün kaldırılması gereklidir.

Her ne kadar bölge adliye mahkemeleri, hukuki denetimin yanında aynı zamanda maddi vakıa incelemesi de yaparak, tahkikat sonucuna göre yeniden esas hakkında hüküm kurabilir ya da yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasında hata edilip de yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde, veyahut kararın gerekçesinde hata edilmiş ise düzelterek yeniden esas hakkında karar verebilirse de somut olayda, mahkeme kararının gerekçesi çelişkili olduğundan, ortada hukuki ve maddi vakıa denetimine elverişli bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu nedenle Dairemizce kararın gerekçesinde yaratılan çelişki giderilecek şekilde davanın yeniden görülüp yeni bir karar verilmesi için ilk derece mahkemesine ait kararın esası incelenmeden kaldırılmasına" şeklindeki gerekçe ile mahkememiz kararının kaldırılmasına, şeklinde karar vermiştir.

Davacı ve davalılar arasındaki uyuşmazlık, markaların ve emtiaların benzer olup olmadığı, karıştırılma ihtimalinin olup olmadığı, davalının kullanım ispatına ilişkin def'isinin yerinde olup olmadığı, YİDK kararının yerinde olup olmadığı, davalı markasının hükümsüzlük ve terkin şartlarının oluşup oluşmadığı, davacının tanınmış marka ve kötü niyet itirazlarının yerinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Celp olunan tescil dosyaları kapsamından davalının 2018/14721 sayılı "...club" ibareli marka başvuru sahibi olduğu beyan, tevsik ve müşahede olunmaktadır.

Davaya konu 2018/14721 sayılı "...club" ibareli marka için davalı şirket tarafından 14/02/2018 tarihinde 34. ve 35. Sınıf mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde marka tescil başvurusunda bulunulduğu, başvurunun yayınına karar verildiği, ilana karşı davacının “...” ibareli bir takım markalarına dayalı olarak itirazda bulunduğu, TÜRKPATENT YİDK’nın 09/03/2019 tarih ve 2019/M-1950 sayılı kararı ile itirazın reddine karar verildiği ve bunun üzerine işbu davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Toplanan delillere, benimsenen karşı görüş bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre;

Davalı şirkete ait davaya konu 2018/14721 sayılı markanın tescil sınıfları arasında bulunan: 34. Sınıf: “Tütün, çiğneme tütünleri, sigaralar, purolar. Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, tütün içenlere mahsus malzemeler: pipolar, puro ve sigara ağızlıkları, küllükler, tütün kutuları, sigara sarmak için aletleri, sigara kağıtları, nargileler, çakmaktaşları, çakmaklar, elektronik sigaralar ve bunlarla kullanılan kartuşlar.

Kibritler.”(Tamamı) 35. Sınıf: “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için tütün, çiğneme tütünleri, sigaralar, purolar. Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, tütün içenlere mahsus malzemeler: pipola , puro ve sigara ağızlıkları, küllükler, tütün kutuları, sigara sarmak için aletleri, sigara kağıtları, nargileler, çakmaktaşları, çakmaklar, elektronik sigaralar ve bunlarla kullanılan kartuşlar.

Kibritler. mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)” emtia ve hizmetlerinin davacı muterize ait markalarda aynen yahut ilişkili emtia/hizmetler olarak bulunduğu, bu emtia/hizmetler bakımından SMK Md. 6/1’de sayılan emtiaların benzer olması şartının sağlandığı, davaya konu davacı markası herhangi bir renk ve şekil unsuru içermeyen sözcük markası olduğu, marka kompozisyonunda “...” ibaresi büyük puntoyla yazıldığı,

markada bulunan “Club” ibaresi ayırt ediciliği düşük bir ibare olup bu kapsamda markanın esaslı unsurunun “...” ibaresi olduğu, yine davaya konu davacı markalardan 2009/54183 tescil numaralı markası hariç tamamının “...” ibaresi çerçevesinde yaratılmış markalar olduğu, markaların bazılarında bu ibarenin yanına eklenmiş ve marka algısı düşük olan başkaca unsurlar varken bir kısmında ise sadece “...” ibaresinin bulunduğu, bu kapsamda davacı markalarının esaslı unsurunun “...” ibaresi olduğu anlaşılmıştır.

Dava konusu “...klub” ibareli marka kelime+şekil, davacının redde gerekçe gösterdiği markaların bir kısmı kelime, bir kısmı kelime+şekil ve “şekil” ibareli marka ise şekil markaları olduğu, hem dava konusu markada hem de davacı markalarında (“şekil” ibareli marka hariç) kelime unsurlarının ön planda olduğu şekil unsurlarının dikkat çekici düzeyde olmadığı, başvurusu yapılan “...klub” ibareli markanın esas unsurunun “...” ibaresi olduğu, davacıya ait markaların esas unsurlarının ise “...” ibaresi, “şekil” ibareli markanın esas unsurunun ise münhasıran elektrikli veya elektronik mallarda açma/kapama düğmesini ifade eden şekil ibaresi olduğu,

davacı markaları ile dava konusu marka karşılaştırıldığında her ikisinin de kısa olarak değerlendirilebilecek dört harf, dava konusu markanın iki heceden oluştuğu, davacı markalarının ise tek heceden oluştuğu, kelime unsurları arasındaki tek farklılığın son harf olan ''T'' ve 'O'' harflerinden kaynaklandığı, markalardaki tek harf değişikliğinin görsel, işitsel, yazılış ve anlamsal bakımından dava konusu markanın üzerinde kullanılacağı emtianın tüketicisi olan bilinçli tüketici (sigara, tütün ürünleri sektörü) nezdinde iltibası önleyici mahiyette olduğu, farklılığın ortalama tüketici tarafından algılanabilir nitelikte olduğu, sonuç olarak,

her ne kadar davacı markalarının kapsamındaki mallar ile dava konusu markanın mallar/hizmetler aynı/aynı tür/benzer/ilişkili olsa da, marka işaretleri bakımından işitsel, görsel ve anlamsal benzerlik bulunmaması nedeniyle dava konusu marka ile davacıya ait markalar arasında karıştırılma ihtimalinin söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.

Davacı “...” esas unsurlu markalarının tanınmış marka olduğunu iddia ettiği, TÜRKPATENT nezdinde “...” ibaresinin davacı adına T/02627 sayılı başvuru kapsamında 08.03.2016 tarihinde tanınmış marka olarak tescil edildiği, her ne kadar “...” markası tanınmış marka olarak tescil edilmişse de SMK’nın 6/5. Maddesinde aranan diğer şartların gerçekleşeceğine dair davacı tarafından somut delil dosyaya sunulamamış olması karşısında SMK 6/5.

Madde uygulama şartlarının oluşmadığı, davacının, davalının marka tescil başvurusunda kötü niyetli davrandığına yönelik ileri sürdüğü iddiaları ile ilgili olarak dosyaya herhangi bir belge sunmadığı gibi davalının anılan başvuruyu kötü niyetli olarak gerçekleştirdiğini gösterir herhangi bir emareye de dosya kapsamında rastlanmadığından, kötü niyet iddialarının ispatlanamadığı anlaşılmıştır.

Neticede dosya incelendiğinde, bilirkişi karşı görüş raporu ve tüm dosya kapsamından; dava konusu davalının 2018/14721 sayılı “...CLUB” ibareli markası ile davacının “...” ibareli markaları arasında marka işaretleri bakımından işitsel, görsel ve anlamsal benzerlik bulunmadığı, doyasıyla markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı, kötü niyet iddialarının ispatlanamadığı, YİDK kararının yerinde olduğu, TÜRKPATENT YİDK’nın 09/03/2019 tarih ve 2019/M-1950 sayılı kararının iptali şartlarının oluşmadığı, hükümsüzlük ve terkin koşullarının oluşmadığı, anlaşıldığından davanın reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Kâtip Hâkim ... · ✍e-imzalıdır ✍e-imzalıdır