Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2020/384 K.2021/155

Davacı vekili, müvekkilinin çakmak emtiasında kullandığı “...” (... sayılı) markasının ve ... sayılı tasarımın hak sahibi olduğunu, müvekkilinin ayrıca ... ..., ... ..., ... ... şekil, ... markalarının da sahibi olduğunu, davalı tarafın, tasarımdan kaynaklı hakları davacıya ait olan ve davacının özgün bir form ve bizzat şekil formunun kendisi üzerinden yakaladığı markasal algıya sahip üç boyutlu tasarımının kendisini (farklı açılardan çekilmiş görselleri ile birlikte) üzerine,

... markasını, marka örneğinde küçücük ve okunamayacak şekilde, yani sırf bir şekilde tescil almak, aslında bu kelime ile marka örneğinde ayırt edici algı taşımamak için eklediği açıkça belli olacak biçimde ek yaparak, kendisi adına bütünde, davacı tasarımının kendisine marka tescili alması sebebiyle olduğunu, bunun hem davacının KHK'nın 8/5. maddesi anlamında öncelikli kullanımlarının olması hem de belirgin kötü niyet içermesi ve davacı ile haksız rekabet yaratması sebebiyle işbu davanın ikame edildiğini, davacının KHK'nın 8/3. md. anlamında önceye dayalı hakkının korunması gerektiğini,

davacının eskiye dayalı kullanımlarının işbu dava dosyasında sunulan delillerden anlaşılacağını, davacının 8/5 anlamında da hak sahibi olduğunu, davacının dava konusu markanın asıl tescili istenen ve ön plandaki asıl unsuru olan çakmak özgün formunun kendi tasarımına sahip olduğunu, asıl tasarımsal özellik içeren ürünün özgün gövde formunun, dava konusu hem ... hem de ... sayılı markalarda aynen bulunduğunu, davalının kötü niyetli hareket ettiğini ileri sürerek,

davalı adına tescilli ... ...+Şekil ve ... sayılı ...+Şekil markalarının tescil kapsamında bulunan tüm mallar yönünden hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini istemiştir.

CEVAP

Davalı vekili, davacı tarafın davalı firmaya ait “...” markasını, dava konusu yapılmış ... markalarının üzerinde hangi büyüklükte kullanması gerektiğine ve kötü niyete ilişkin beyanlarının herhangi bir dayanağı olmadığını, bunun inisiyatifinin davalı firmada olduğunu, kötü niyetli olarak benzer tasarım/marka tescil başvurularında bulunduğunu, davacı tarafa ait ... sayılı ... markasında yer alan çakmak formunun ve ... sayılı markasında yer alan ... çakmak formunun davacı adına tescilli olmadığını, ...

Sportif’in ... nolu dosya ile başvurusunu yaptığı tasarımlarını tescil ettiremediğini, yani ... Sportif’e ait olan ... sayılı ... markasında birebir yer alan çakmak formunun şu anda tescilli olmadığını, davanın haksız ve yerinde olmadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ BOZMASI

Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 28/09/2020 tarih ve 2019/5272 esas, 2020/3582 karar sayılı ilamıyla özetle;

"...Dava, davalıya ait markaların hükümsüz kılınması istemine ilişkindir. Davacı yan, davalı adına tescilli markalarda yer alan çakmak şeklinin müvekkili adına tescilli ... sayılı tasarımda yer alan çakmak şekilleriyle ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu ileri sürerek, davalıya ait 2 adet markanın 556 sayılı KHK’nın 8/3. ve 8/5. maddesine dayalı olarak hükümsüz kılınmasını istemiştir.

İlk Derece Mahkemesince, benimsenen bilirkişi raporuna dayalı olarak, davacı tasarımının, davalıya ait markalara benzemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Ancak bilirkişilerce değerlendirme yapılırken salt 556 sayılı KHK’nın 8/3 ve 8/5. maddelerine dayalı olarak inceleme yapılmışsa da, işbu dava bakımından öncelikle tartışılması gereken husus davalıya ait markaların aynı KHK’nın 5. maddesine göre marka olarak tescil ettirebilecek işaretlerden olup olmadığıdır.

Bu itibarla, ilk derece mahkemesince, davalıya ait markaların, içerdikleri çakmak şekli sebebiyle marka olarak tescil ettirilebilecek işaretlerden olup olmadığına ilişkin bilirkişi incelemesi yaptırılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi doğru görülmemiş, ilk derece mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin bölge adliye mahkemesi kararının bozularak kaldırılması gerekmiştir..." gerekçesi ile bozulmuş, usul ve yasaya uygun görülen özetlenen bozma ilamına uyularak yargılamaya devam olunmuş;

çözümü teknik ve özel bilgiyi gerektirdiği düşünülen konularda bilirkişi incelemesi yaptırılmış, alınan rapor dosyadaki kanıtlarla tutarlı, delillerin değerlendirilmesi aracı olarak denetim ve hüküm kurmaya elverişli kabul edilmiştir.

Davalının ... ve ... sayılı markalarında yer alan işaretlerin 556 Sayılı KHK’nın 5. Maddesine göre marka olarak tescil ettirilebilecek işaretlerden olup olmadığı hususunda değerlendirme:

556 sayılı KHK’nın 5. Maddesinin 1. fıkrasına göre. “Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir”.

KHK’nın “Marka tescilinde red için mutlak nedenler” başlıklı 7. Maddesinin 1/a bendine göre ise. “5’inci madde kapsamına girmeyen işaretler marka olarak tescil edilmez”. Aynı maddenin son bendine göre de. “Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez”.

Buna göre; şekiller de kural olarak markanın belirtilen bu fonksiyonlarına sahiptir, yani soyut ayırt edicilik niteliği vardır. Ayrıca KHK’nın ilgili hükmünde “malların biçiminin” de “çizimle görüntülenebilmesi, baskı yoluyla yayınlanabilmesi ve çoğaltılabilmesi” şartıyla marka olarak tescil edilebileceği düzenlenmiştir.

Bu yüzden de, somut davaya konu “malın biçimi” markalarının, bu özelliği sebebiyle, 5. Madde anlamında marka olarak tescil edilebilecek işaretler olduğu düşünülmektedir. Bundan sonra. Marka olabilecek bu işaretlerin, ayırt edici niteliği haiz olup olmadıklarının da incelenmesi gerekmektedir.

Bu meyanda; bir işaretin herhangi bir mal veya hizmet bakımından marka olma niteliğine (soyut ayırt edici nitelik) sahip olup olmaması ile, işaretin ilgili olduğu somut mal ve hizmetler bakımından ayırt edici niteliğinin bulunup bulunmamasını (somut ayırt edici güç) birbirinden ayırt etmek gerekmektedir ve her bir marka için ayırt edicilik incelemesi her iki nitelik açısından da ayrı ayrı yapılmalıdır.

Bütün bunlardan sonra; dava konusu .... ve ... işaretleri; çizimle belirlenebilen, sınırları tespit edilebilen şekillerdir.

Bunlar; silindirik formada ana gövde ile bu ana gövdeye bağlı dörtgen formunda arka gövde ile, bu gövdelerin alt kısmının/tabanının birleşik görüntüsünün ve bu gövdelerin tepesine konuşlandırılmış daire formunda kesite sahip alev muhafaza kısmı ve ateşleme mekanizmasını oluşturan tırtıklı formda yatay yerleştirilmiş metal silindirden müteşekkil ürün formunun/şeklinin dört farklı açıdan (yandan, önden,

arkadan ve hafif bir meyille alttan) görüntüsünün kara kalemle çizilmesinden ve formun üst/alev muhafaza kısmına baş harfi büyük altı çizili düz yazı karakterindeki harflerle “...” ibaresinin yazılmış halinden oluşmuş dörder şekilden müteşekkil işaretlerdir. İşaretlerin farkı; ... sayılı markada kullanılan işaretin alev muhafaza kısmının üstünün örtülü, ... sayılı işarette ise açık olmasıdır.

Bu nedenle; bu şekillerin/işaretlerin birer marka olarak kullanılarak, belirli bir ticari kaynağa ait bir işaret olarak algılanması ve o ticari kaynağın emtialarını diğer ticari kaynakların emtialarından ayırması mümkün görülmektedir.

Çakmak işaretlerinin, üzerinde kullanılacakları emtialar açısından somut ayırt edici niteliğinin incelenmesine geçildiğinde; markaların tescili kapsamına giren “Sigara içenler için malzemeler; kibritler; sigara içenlere mahsus çakmaklar; puro çakmakları için gaz kapları; çakmaktaşları; elektrikli sigaralar; elektrikli purolar; elektrikli pipolar; sigara içme simülatörleri, yani tıbbi kullanıma yönelik olmayan, tütün içermeyen elektronik sigaralar, purolar ve pipolar; tütün.

Elektronik sigaralar için sıvılar, lezzet veya aroma vericiler.

Elektronik sigara içme cihazları ve elektronik sigaralar için ampuller, kartuşlar ve yedek kartuşlar; elektronik sigara içme cihazları.” emtiaları açısından, bu emtiaları kavramsal olarak doğrudan çağrıştırıp çağrıştırmadıkları, söz konusu emtialarla doğrudan bağlantıları olup olmadığı ve bu sebeplerle de bu emtialarda marka olarak kullanılmalarının, aynı emtiaları üreten/piyasaya arz eden diğer ticari kaynakların ürünlerinden ayrılmasının mümkün olup olmadığı incelenmelidir.

Somut davada davalının markalarının emtia listesinde yer alan “sigara içenlere mahsus çakmaklar” haricinde kalan emtialar açısından, dava konusu markaların/işaretlerin somut ayırt ediciliği haiz olduğu doğrudan söylenebilecektir. Zaten de somut uyuşmazlıkta çekişme konusu olan husus, davalının bu markalarının “sigara içenlere mahsus çakmaklar”da kullanımı ve spesifik olarak bu emtialar açısından somut ayırt edici niteliğidir.

Doktrinde de şekil ve sözcük bileşimi ile oluşturulan markalarda, “söz görünümden daha yüksek sesle konuşur” ilkesi gereği genellikle sözcük baskın ve ayırt edici unsurdur. Dava konusu markalarda yer alan asli unsur ... ibaresi ve yan yana konumlandırılmış 4 adet çakmak görselinin bütünü 556 sayılı KHK’nın 5. maddesine göre “sigara içenlere mahsus çakmaklar” emtiası için marka olarak tescil ettirebilecek işaretlerden olduğu kanaatine varılmıştır.

Bütün bunlara göre; sonuç olarak; dava konusu edilen ... ve ... sayılı markalarda yer alan işaretlerin; marka olarak tescil ettirilebilecek ve soyut ayırt edici niteliği haiz işaretlerden olduğu, tescilli oldukları emtialardan “sigara içenlere mahsus çakmaklar” haricindeki emtialar açısından somut ayırt edici niteliklerinin de yüksek olduğu, spesifik olarak bu emtialar açısından ise ... ibaresi ile birlikte somut ayırt edici niteliklerinin, var olduğu, kanaatine varılmıştır.

Davacının önceki kullanıma dayalı gerçek hak sahipliği iddiasının davalının ... ve ... sayılı markalarının hükmüne etkisi yönünden değerlendirme:

556 sayılı KHK’nın 8/3 maddesinde “Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenilen marka, aşağıdaki hallerde tescil edilmez.a) Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise,b)Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa,” denilmektedir.

Aynı mevzuatın 42. maddesinde “Hükümsüzlük halleri” başlığı altında, 1(b) bendinde. “8’inci maddede sayılan hallarde markanın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir.” denilmektedir. Yani, KHK 8/3 maddesinde düzenlenen durum gerçekleştiği takdirde, tescil edilmiş bir markanın KHK 42/1(b) bendine göre hükümsüzlüğü talep edilebilir.

Bu hüküm markanın gerçek sahibinin eskiye dayalı kullanımını tescilden üstün tutarak gerçek hak sahibinin korunmasını sağlamaktadır. Bu madde hükmünde yer alan itirazın kabul edilebilmesi için itiraz sahibinin o işaret üzerinde başvuru tarihinden önce hak sahibi olması veya rüçhan hakkını elde etmesi ve bunları ispat etmesi gerekmektedir.

KHK m. 8/3 hükmü açık olup, bu hüküm “tescilsiz bir markanın/işaretin ticarette kullanılmasından doğan bir öncelik hakkı”nı korumaktadır. Davacının huzurdaki davasına mesnet aldığı markaları ve endüstriyel tasarımı ise tescillidir ve korunmaları KHK m. 8/3 hükmüne göre değil, m. 8/1(b) veya m. 8/5 hükümlerine göre istenebilir.

Ayrıca da; davacı tarafın “önceki kullanımlardan doğan gerçek hak sahipliği” hususunda dava dosyasına sunmuş olduğu 2014 tarihli faturalar, davalının hükümsüzlüğü talep edilen markalarının koruma tarihinden önce kesilmiş faturalar olmadığından, davacı da bu hususta başka bir delil de sunmamış olduğundan21, davacının “önceki kullanımlardan doğan gerçek hak sahipliği” iddiasının tevsik edilememiş olduğu değerlendirilmiştir.

Bu nedenle de; somut olayda, davacının önceki kullanıma dayalı gerçek hak sahipliği iddiasının dava konusu markaların hükmüne bir etkisinin/engelinin olamayacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Davacının ... sayılı endüstriyel tasarımından kaynaklanan sınai mülkiyet hakkının davalının ... ve ... sayılı markalarının hükmüne etkisi yönünden değerlendirme:

556 sayılı KHK’nin 8. maddesinin 5. fıkrasına göre “tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir.” Aynı mevzuatın 42. maddesinde “Hükümsüzlük halleri” başlığı altında, 1(b) bendinde; “8’inci maddede sayılan hallarde markanın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir.” denilmektedir. Yani, KHK 8/5 maddesinde düzenlenen durum gerçekleştiği takdirde, tescil edilmiş bir markanın KHK 42/1(b) bendine göre hükümsüzlüğü talep edilebilir.

Bu hüküm kapsamına, kişilik haklarından isim hakkı ile fotoğraf üzerindeki hak, FSEK kapsamında telif hakları ve sınaî haklar olan marka, tasarım, patent, faydalı model, coğrafi işaret, ticaret unvanı, işletme adı ve alan adı girer.

Davacının sınai mülkiyet hak iddiasına dayalı olarak korunmasını istediği “çakmak” tasarımı, davalı tarafın dava konusu edilen markalarında, aynı detaylarda ve özelliklerde ve dahi tek başına, baskın unsur olarak kullanılmamış olduğundan, davalının markaları bir bütün olarak, ... ibaresi ile birlikte davacının üzerinde hak iddia ettiği tasarımı çağrıştırmamakta ve bu yüzden de somut olayda davacının, ... sayılı endüstriyel tasarımından doğan sınai hakkının davalının tescilli markalarının hükmüne bir etkisinin olamayacağı kanaatine varılmıştır.

Somut davada davalı şirket başvurusunun kötü niyetli olduğuna ilişkin somut veriler dosya kapsamında bulunmamaktadır. Bu nedenle kullanılış amacı ve fonksiyonlarına aykırı bir şekilde, davacı veya iyiniyetli üçüncü kişileri baskı altında tutma, spekülasyon yapma, yedekleme, onlara şantaj yapma veya engelleme amacına ilişkin herhangi bir olgu ve olay söz konusu olmadığından, davalı şirketin kötü niyetli olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

10.01.2017 gün ve 29994 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 22.12.2016 gün ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Geçici Madde 1/(1) hükmü uyarınca anılan kanunun yayımı tarihinden önce yapılmış marka tescil başvurularına, başvuru tarihinde yürürlükte bilinen 556 sayılı KHK hükümlerinin uygulanmasının zorunlu bulunması, YİDK kararının iptali ve buna bağlı tescil istemli davaların başvuru tarihindeki hukuki durum nazara alınarak sonuca bağlanmalarının gerekli olması karşısında 556 sayılı KHK hükümlerinin uygulanarak sonuca bağlanmalarının icap etmesi nedeniyle yeni SMK'nın yargılamanın yukarıdaki biçimde sonuçlandırılmasını engellemediği düşünülmüştür.

Usul ve yasaya uygun bulunan Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 28/09/2020 tarih ve 2019/5272 esas, 2020/3582 sayılı ilamında belirtilen ve uyulan gerekçelerle; davanın reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

DYS üzerinden E-İmza ile imzalanmış olup, Ayrıca fiziki olarak imzalanmayacaktır.