Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2022/182 K.2022/229

Davacı vekili 23.03.2015 harç tarihli dava dilekçesi ve duruşmadaki beyanlarında özetle. Müvekkil şirket, dünya çapında 4. Büyük çikolata ve şekerleme üreticisi unvanına sahip olduğu, en çok tanınan “... ...” markası üzerinde münhasıran hak sahibi olduğu gibi, bu ürünlere ilişkin, ambalaj tasarımı ve orijinal şekillerini de münhasıran çeşitli tescil ve marka başvuruları ile korumaya aldığını,

TPMK nezdinde ... ... ürün ambalaj kompozisyonları için 30. sınıftaki mallarda tescilli 31.01.1994 tarih ve 153362 sayılı “AMBALAJ ŞEKLİ” ve 19.01.2001 tarih ve 2001 01134 sayılı “ŞEKİL” markalarının sahibi olduğunu ve bununla birlikte davacının ... ... markalı ürünleri için yaratmış olduğu ÖZGÜN ÜRÜN ŞEKLİ’ni müstakilen koruma altına almak için WIPO nezdinde 665564 sayı ile ve TPE nezdinde 2007 7218 sayı ile tescil ettirdiğini, davalının 2013/25436 sayılı ... ibareli marka başvurusundan haberdar olan davacının yaptığı itirazların reddedildiğini, taraflar arasındaki ihtilaflar da dikkate alındığında davalının kötüniyetli olduğunu,

davalı firmanın daha önce benzer şekiller için yapmış olduğu marka başvurularının davacının itirazları üzerine reddedildiğini, davaya konu “...” markasının, davacının tescilli “ŞEKİL” markaları ile karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olması nedeniyle KHK m. 8/1(b) uyarınca kısmen hükümsüz kılınması gerektiğini, ayrıca davaya konu markanın davacının “AMBALAJ ŞEKİL” markalarındaki “ÜRÜN ŞEKLİ” nin ayırt edilemeyecek derecede benzerini içerdiğini, bu şeklin bir teknik zorunluluktan kaynaklanmadığını, davalının davacı markalarını taklit ettiğini,

davaya konu markanın müvekkilin markalarına olan benzerliği yanında tescil edildiği sınıfların da müvekkilin markalarının tescilli olduğu sınıflarla aynı ve benzer olmasının halk nezdinde karıştırılma ihtimaline yol açacağını, davalının iltibas yaratma gayreti ile hareket ettiğini, davalının basiretli bir tacir gibi davranması gerektiğini, dürüstlük kuralına uymak zorunda olduğunu ancak davalının kötüniyetli hareket ettiğini belirterek dava konusu YİDK kararının iptaline ve davaya konu markanın 30. sınıfta yer alan "Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar.

Bal, arı sütü, propolis. Tapyoka, sago. Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler. Mayalar, kabartma tozları; unlu mamullerin formunu, rengini iyileştirici, bayatlama süresini geciktirici doğal maddeler. Her türlü un, irmikler, nişastalar. Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri. Çaylar, buzlu çaylar.

Şekerlemeler, lokumlar, helvalar, pişmaniyeler, donmuş yoğurt, çikolatalar, çikolata ürünleri, çikolata veya şekerle kaplanmış ürünler, bisküviler, krakerler, gofretler, kokolinler, tartlar, kekler, karamel dolgulu şekerleme ve çikolatalar. Sakızlar. Dondurmalar, yenilebilir buzlar. Tuz." bakımından kısmen hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı kurum vekili cevap dilekçesinde, somut olayda başvuru konusu davalı markası ile davacıya ait şekil markaları arasında ortalama tüketici nezdinde karıştırılmaya sebep olacak derecede benzerlik bulunmadığını, başvuru markasının bir bütün olarak bıraktığı izlenimin farklı olduğunu, davalının markasında, alıcıların hatırlayacakları şekilden ziyade “...” ibaresi olacağını ve bu ibare üzerinde yoğunlaşacağını, tüketicilerin, markalarda yer alan tescil kapsamındaki ürünlere göre herkesin kullanımına açık ve yardımcı yahut tali unsur konumundaki şekli pek fazla hatırlayamadığını veya nazara alınmayacağını, kötüniyet iddialarının yerinde olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı şirket vekili cevap dilekçesinde özetle, davacının davaya dayanak olarak gösterdiği markaların kötüniyetle tescil edildiği ve KHK m.14’e aykırılık teşkil ettiği gerekçesi ile karşı dava açtıklarını, davalının sektöründe tanınmış, dünya çapında bir firma olduğunu, ... ve ... markalarının tanınmış marka statüsünde olduğunu, davacının haksız rekabet yaratma gayesi ile hareket ettiğini, kötüniyetli olduğunu, dava konusu markalar arasında benzerlik bulunmadığını, davacının WIPO nezdinde tescilli markasını davaya dayanak gösteremeyeceğini,

Türkiye’de tescilli olmayan bir marka bakımından ürün üzerinde tekel hakkı olduğu izlenimi yaratmaya çalıştığını, ... markasının sözcük ve şekil unsuru ile birlikte TPMK nezdinde tescilli olduğunu, davacının davaya dayanak gösterdiği markalarının tekrarlama markası şeklinde olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

KARŞI DAVA

Davalı-Karşı davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı-karşı davalı adına tescilli 89/007287, 2002/18972, 2005/41724, 2005/41719, 94/001079, 2007/17475, 2001/01134 ve 2007/57218 sayılı ŞEKİL markalarının ayırt edici nitelikte olmamaları, 5 yıllık süre içinde kullanılmamaları ve kötüniyetli tescil nedeniyle hükümsüzlüğüne, iptaline ve sicilden terkinine, davacı-karşı davalı adına tescilli 2007/57218 sayılı ŞEKİL markasının ayırt edici nitelikte olmaması ve kötüniyetli tescil nedeniyle hükümsüzlüğüne, iptaline ve sicilden terkinine,

davacı-karşı davalı adına tescilli 2011/20319 sayılı ŞEKİL markasının ayırt edici nitelikte olmaması ve kötüniyetli tescil nedeniyle hükümsüzlüğüne, iptaline ve sicilden terkinine, karşı davalının kötüniyetle tescil ettirdiği tekrarlama markaları nedeniyle yarattığı haksız rekabetin tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davacı-karşı davalının İstanbul ....

FSHHM’nin ...E. sayılı dosyası ile ikame ettiği davada, davalı-karşı davacı ...’in tarafları ve konusu aynı bir karşı dava açtığını dolayısıyla işbu karşı davanın derdestlik sebebiyle reddi gerektiğini, diğer yandan davacı-karşı davalının ikame ettiği davada 153362, 2001 01134 ve 2007 57218 sayılı ŞEKİL markalarına dayanıldığından bu markalar dışındaki davacı markalarına hükümsüzlük davası yöneltilmesinde davalı-karşı davacı ...’in hukuki yararı bulunmadığını,

diğer yandan ileri sürülen hükümsüzlük gerekçelerinin 153362 ve 2001 01134 sayılı davacı markaları için geçerli olmadığını zira bu markaların tescilinden itibaren 5 yıllık hak düşürücü sürenin geçtiğini ve davalı-karşı davacının sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradığını, 2007 57218 sayılı markanın ise ayırt edici niteliği haiz olduğunun kesinleşmiş mahkeme kararı ile sabit olduğunu, buna göre sadece 153362 ve 2001 01134 sayılı markalar bakımından inceleme yapılabileceğini,

ancak bu markalar bakımından da davalı-karşı davacının karşı davayı ikame etmede hukuki menfaati bulunmadığını zira KHK’nın 42/c bendi iptal edildiğinden artık kullanmama sebebiyle hükümsüzlük davalarının iptal davası olarak görüldüğünü ve bunda da hükmün etki doğurduğu tarihin davanın açılma tarihi olduğunu, diğer yandan karşı davaya konu edilen tüm davacı-karşı davalı markaları için tescil tarihinden itibaren 5 yıllık dava süresinin geçmiş olduğunu, davacı-karşı davalının markalarından haberdar olan karşı tarafın buna rağmen ikame ettiği dava bakımından hakkın kötüye kullanılmasının söz konusu olduğunu,

davacı-karşı davalının dava konusu tescilli markalarının özgün ve ayırt edici nitelikte olduğunu, malların üretilmesi ya da kullanılması konusunda herhangi bir teknik zorunluluk içermediğini, tüketici nezdinde yüksek bir tanınmışlık ve ayırt ediciliğe ulaştığını, davacının 2001 01134 sayılı markası bakımından daha önce açılmış ve Ankara ...

FSHHM’nin ... sayılı kararında söz konusu markanın ayırt edici niteliği bulunduğunun kabul edildiğini ve kararın Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleştiğini, 2001 01134 sayılı markanın davacının 153362 sayılı markası içinde de aynen yer alması sebebiyle bu ayırt ediciliğin 153362 sayılı marka içinde geçerli olacağını, davacının 2007/17475 sayılı markasının yayınına karşı davalı ... tarafından markanın tescil edilebilir işaretlerden olmadığı gerekçesi ile itiraz edildiğini, itirazın YİDK tarafından reddedildiğini, ...’in bu karara karşı dava açmadığını,

2007 17475 sayılı markanın davacının 2011 20319 sayılı markası içinde de yer alması sebebiyle bu ayırt ediciliğin 011 20319 sayılı marka içinde geçerli olacağını, yine Ankara 3. FSHHM’nin 2011/164E. ve 2013/55K. sayılı kararı ile de davacının 2007 17475 sayılı markasının ayırt edici ve tescil edilebilir işaretlerden olduğu kabul edilmiş olup kararın yüksek mahkeme incelemesinden geçerek kesinleştiğini, davacının dalga şekli markalarının ... çatı markalı ürünlerde ve kompozisyon markalarının ... ... ibareli ürün ambalajlarında kullanıldığını, iddia edildiğini gibi davacı markalarının tekrarlama markası olarak tescil edilmediğini,

davacının özgün markalarını tescilli koruduğunu, kaldı ki böyle bir tabirin Marka Hukukunda, uygulamada ve içtihatlarda bulunmadığını, davacının 153362 ve 2001 01134 sayılı markalarının gerekse özgün ürün şeklinde ilişkin 2007 57218 sayılı markasının ayırt edici niteliği haiz olarak davacının ... ... ambalajları üzerinde KHK m.14 uyarınca esas unsur olarak ayırt edici niteliği değiştirilmeksizin kullanıldığını, davalı-karşı davacının marka işaretleri bakımından iddialarının kabulü halinde KHK’nın 5. maddesi kapsamında renk, koku, şekil, ses gibi markalarının tamamının tescili takip eden 5 yılın sonunda 14. madde uyarınca reddi gerekeceğini,

oysa bu maddeden birden çok tescilli markanın bir arada kullanılmasının yasaklandığı yönünde bir anlam çıkarılmasının mümkün olmadığını, davacı-karşı davalının markalarının tümünü tescil edildiği şekli ile tescilli olduğu mallarda kullandığını belirterek karşı davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

ANKARA BAM 20.HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARI

Mahkememizin 13/11/2018 tarih ve 2018/213 esas, 2018/412 karar sayılı asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın HMK 114 ve 115 maddeleri gereğince dava şartı noksanlığı nedeni ile usulden reddine dair verilen kararı, Ankara BAM 20.Hukuk Dairesinin 13/07/2020 tarih ve 2019/182 esas, 2020/580 karar sayılı ilamıyla ve özetle; "...Asıl dava, YİDK kararı iptali ve hükümsüzlük, karşı dava hükümsüzlük istemine ilişkindir. İnceleme, 6100 sayılı HMK'nın 355. madde hükmü uyarınca istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmıştır.

Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı, asıl davanın konusu olan davalının başvurusu ile davacının itirazına mesnet markaları arasında 556 sayılı KHK'nın 8/1-b maddesi anlamında benzerlik ve karıştırılma ihtimali bulunduğu,

karşı dava yönünden ise derdestlik itirazına esas olan İstanbul 3. FSHHM'nin 2015/48 E. sayılı dosyasında karşı davada hükümsüzlüğü talep edilen 89/007287, 2002/18972, 2005/41724, 2005/41719, 94/001079, 2007/17475, 2001/01134 ve 2007/57218, 2011/20319 sayılı şekil markaları ile bu dosya kapsamında karşı dava yolu ile hükümsüzlüğü talep edilen markaların ve taraflarının aynı olduğu anlaşılmakla davalı karşı davacı ile davalı Türk Patent ve Marka Kurumu vekillerinin istinaf başvurularının esas yönünden reddine dair hüküm kurmak gerekmiştir..." gerekçesi istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş;

davalı- karşı davacı ile davalı kurum vekilleri temyiz başvurusunda bulunmuş;

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ BOZMASI

Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 01/03/2022 tarih ve 2020/7080 esas, 2022/1358 karar sayılı ilamıyla özetle; "...Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK'nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından davalı karşı davacı vekilinin asıl davaya ilişkin aşağıdaki bent dışında kalan sair, karşı davaya ilişkin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

Dava, davalı şirket marka başvurusuna yapılan itirazın reddine ilişkin davalı Kurum YİDK kararının iptali ve davalı markasının hükümsüzlüğü istemine ilişkin olup; ilk derece mahkemesince, asıl davanın kısmen kabulüne, Bölge Adliye Mahkemesince de davalıların istinaf istemlerinin esastan reddine karar verilmiş, karar her iki davalı tarafından ayrı ayrı temyiz edilmiştir.

556 sayılı KHK’nin 8/1. maddesi uyarınca, taraf markalarının karıştırılma ihtimalinin değerlendirmesinde, davacı markaları ile hükümsüzlüğü talep edilen davalı markası bütünsel olarak karşılaştırılmalı; ortalama hedef tüketici kitlesinin algısı, markaların görsel, sesçil ve kavramsal özellikleri ile ayırt edicilik özellikleri bütünsel bakış açısı ile ele alınmalıdır.

Somut olayda, davacının itiraza mesnet markalarının emtianın şeklinden, davalı marka başvurusunun ise "... fındık kremalı" ibaresi ile ürün ambalaj kompozisyonundan oluştukları anlaşılmaktadır. Yine kompozisyon içerisinde yer alan davalı emtia şeklinin, davacı emtia şeklinden, zemine oturtulan geometrik şekli ve üzerindeki süsleme unsurları ile farklılık arzettiği de ortadadır.

Bu durumda, dava konusu markadaki emtia şeklinin, markanın içerisindeki diğer unsurlardan soyutlanamayacağı göz önüne alınarak, malın şekli kombinasyonu içeren davacı markaları ile kelime ve şekil unsurları içeren davalı başvurusu arasında iltibas tehlikesine yol açacak derecede benzerlikten söz edilemeyeceği ve bu nedenle de ortalama tüketici nezdinde karıştırılma tehlikesi oluşmadığı gözetilerek asıl davanın reddine karar verilmesi gerekirken kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamış bozmayı gerektirmiştir..." gerekçesi ile bozulmuş; usul ve yasaya uygun görülen özetlenen bozma ilamına uyularak yargılamaya devam olunmuştur.

TÜRKPATENT’den getirtilen 2013/25436 sayılı marka başvuru işlem dosyası incelendiğinde, davalının 19/03/2013 tarihinde “...” ibaresinin marka olarak tescili istemiyle davalı TÜRKPATNET'e başvuruda bulunduğu, tescil kapsamında 30. sınıftaki bir kısım emtiaların yer aldığı, başvurunun Resmi Marka Bülteninde ilan edildiği, ilana davacının 153362, 2001/01134, 2007/57218 sayılı ve "ŞEKİL" ibareli markaları ile benzerlik arz ettiğinden ve tanınmışlık iddiasıyla itirazda bulunduğu, itirazın Markalar Dairesince reddi üzerine, yeniden inceleme isteminin YİDK’nun ... sayılı kararı ile nihai olarak reddine karar verildiği, bu kararın iptali istemiyle mahkememiz önündeki davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

556 sayılı KHK’nin 8/1. maddesi uyarınca, taraf markalarının karıştırılma ihtimalinin değerlendirmesinde, davacı markaları ile hükümsüzlüğü talep edilen davalı markası bütünsel olarak karşılaştırıldığında ortalama hedef tüketici kitlesinin algısı, markaların görsel, sesçil ve anlamsal özellikleri ile ayırt edicilik özellikleri bütünsel bakış açısı ile ele alınmalıdır.

Somut olayda, davacının itiraza mesnet markalarının emtianın şeklinden, davalı marka başvurusunun ise "... fındık kremalı" ibaresi ile ürün ambalaj kompozisyonundan oluştukları anlaşılmaktadır. Yine kompozisyon içerisinde yer alan davalı emtia şeklinin, davacı emtia şeklinden, zemine oturtulan geometrik şekli ve üzerindeki süsleme unsurları ile farklılık arzettiği de ortadadır. Bu durumda, dava konusu markadaki emtia şeklinin, markanın içerisindeki diğer unsurlardan soyutlanamayacağı göz önüne alınarak, malın şekli kombinasyonu içeren davacı markaları ile kelime ve şekil unsurları içeren davalı başvurusu arasında iltibas tehlikesine yol açacak derecede benzerlikten söz edilemeyeceği ve bu nedenle de ortalama tüketici nezdinde karıştırılma tehlikesi oluşmadığı kanaatine varılmıştır.

10.01.2017 gün ve 29994 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 22.12.2016 gün ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Geçici Madde 1/(1) hükmü uyarınca anılan kanunun yayımı tarihinden önce yapılmış marka tescil başvurularına, başvuru tarihinde yürürlükte bilinen 556 sayılı KHK hükümlerinin uygulanmasının zorunlu bulunması, YİDK kararının iptali ve buna bağlı tescil istemli davaların başvuru tarihindeki hukuki durum nazara alınarak sonuca bağlanmalarının gerekli olması karşısında 556 sayılı KHK hükümlerinin uygulanarak sonuca bağlanmalarının icap etmesi nedeniyle yeni SMK'nın yargılamanın yukarıdaki biçimde sonuçlandırılmasını engellemediği düşünülmüştür.

Usul ve yasaya uygun bulunan Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 01/03/2022 tarih ve 2020/7080 esas, 2022/1358 sayılı ilamında belirtilen ve uyulan gerekçelerle; asıl davanın REDDİNE, Karşı dava temyiz talepleri reddedilerek kesinleşmiş olduğundan yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığına, karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.