Ankara 5. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2020/348 K.2021/365

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili 21/12/2020 tarihli dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin 2019/04667 başvuru numaralı "..." ibareli markasının

tesciline davalı şirket tarafından gerçekleştirilen itirazların kabulü üzerine

başvurunun "Dondurmalar, yenilebilir buzlar" emtiaları bakımından

reddedildiğini, müvekkilinin "..." markalarını ilk olarak 1986 yılında

tescil ettirmiş olduğunu, o tarihten beri çok sayıda tescilinin mevcut

olduğunu, müvekkilin 1986 tarihinden bu yana "..." markasını

aralıksız olarak kullandığını ve bu ibareyi doğrudan müvekkili şirketle

özdeşleştirdiğini, bağımsız araştırma şirketlerine yaptırılan araştırmalarda

da tüketicilerin "..." markasını müvekkili ile özdeş gördüğünün

tespit edildiğini, müvekkili markasının tanınmış olduğuna dair verilmiş

mahkeme kararlarının bulunduğunu, dava konusu "dondurmalar,

yenilebilir buzlar" emtiaları bakımından ... markasının herhangi bir

tanımlayıcılığının bulunmadığını, tanımlayıcılık için muhakkak ve

muhakkak bir ürünün olmazsa olmaz malzemelerinden biri olması ve

hiçbir yoruma ihtiyaç duymaksızın, yaratıcılık gerektirmeksizin doğrudan

akla getirmesi gerektiğini, müvekkilinin markasını 1986 yılından beri

kullanarak kullanım sonucunda da ayırt edici hale getirdiğini, müvekkili

markalarının 1986 yılından itibaren yaygın satış, reklam ve pazarlama

çalışmalarıyla bilinir hale getirildiğini, bu konuda verilmiş çok sayıda

mahkeme kararının mevcut olduğunu, müvekkili marka başvurusunun

aynı zamanda seri marka niteliğinde olduğunu, müvekkilinin bu ibare ile

43 ayrı tescilinin bulunduğunu, bu markaların dava konusu

"dondurmalar, yenilebilir buzlar" malların da tescilli olduğunu,

müvekkilinin ... markaları üzerinde müktesep hakkının da

bulunduğunu, 2000/03884 başvuru no.lu ... markasının

mevcudiyeti ve bu markanın da "dondurmalar, yenilebilir buzlar"

emtialar bakımından tescilli olduğu da görüleceğinden işbu ibare

üzerinde müktesep hak bulunduğunun kabulünün gerekeceğini, iddia ederek ... sayılı YİDK kararının iptali istemiyle işbu davayı

ikame ettiği görülmektedir.

CEVAP

Davalı TÜRKPATENT vekili 06/01/2021 tarihli cevap dilekçesinde özetle. 2019/04667 başvuru numaralı "..." ibareli başvurunun ilanına ...

HOLDİNG AŞ adına yapılmış olan itirazın reddi yönündeki Markalar Dairesi Başkanlığı kararına karşı aynı firma adına yeniden yapılan itirazda özetle başvuru ile tescili talep edilen "..." ibaresinin "küçük kahverengi kek" anlamına gelen İngilizce bir kelime olduğunu, bu anlamı itibariyle vasıf bildiren genele açık ve marka özelliğinden yoksun bir ibare olduğunu, ayrıca tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğunu, itirazda ileri sürülen kötü niyet iddiasının yeterli bilgi ve delille ispatlanamadığını,

davacı vekili iddialarına hukuken katılmadıklarını müvekkili Kurum Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından alınan dava konusu kararının usule ve hukuka uygun olduğunu, haksız ve mesnetsiz olan davanın reddine karar verilmesini, yargılama giderlerinin davacı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... Holding A.Ş vekili 22/01/2021 havale tarihli cevap dilekçesinde özetle; "..." ibaresinin "küçük kahverengi kek" anlamına gelen İngilizce bir

kelime olduğunu, bu anlamı itibariyle vasıf bildiren, genele açık ve marka

özelliğinden yoksun bir ibare olduğunu, ayrıca tüketiciyi yanıltıcı nitelikte

olduğunu, diğer taraftan Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde

görülmüş olan ... K. sayılı dava kapsamında

kesinleşen hükümlerden birisinin de davalının ..., ...,

... ibareleri üzerinde bunların münhasıran kendilerine ait olduğu

yönünde hak iddia edemeyeceğinin tespiti olduğunu, bu davalarda

"..., ..., ..." ibarelerinin bir kek cinsi anlamına geldiğini,

genel birer ibare olduğunu, söz konusu ibarelerin sadece başvuru sahibine

inhisar edilemeyeceği ve başvuru sahibinin tekelinde olamayacağı

kanaatine varıldığını, davacının sunduğu kararların güncelliğini yitirmiş

kararlar olduklarını, Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ... E.

sayılı dosyasında görülüp Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşen

kararında "..." ibaresinin bir tür adı olduğu, küçük kahverengi kek

anlamına geldiği, özellikle ABD’de de olmak üzere İngilizce konuşulan

ülkelerde "küçük kahverengi kek" anlamında kullanıldığını, dolayısı ile

...’nin bu kelimeyi sadece kendisine münhasır edemeyeceğini, Türk

Patent kurumunun önceki yıllarda verdikleri kararlardan döndüğünü,

davacının işbu davayı tamamen kötü niyetle ikame ettiğini, davacının

sadece ve sadece "..." ibaresini kurtarma çabası ile hareket

ettiğini, dava konusu marka başvurusu 30. sınıfı içerir şekilde yapılmış

olup davacının yıllar öncesinden tescili yapılan 2012/27683 ve

2000/03884 sayılı markalarının 30. sınıf emtiaları ile bire bir örtüştüğünü,

bu iki marka varken yeni başvuru yapılmış olunmasının kötü niyetli

olduğunu, davacının şüphesiz buradaki amacının söz konusu eski tarihli

markalarını anılan emtialarda kullanmadığından, kullanmamaya bağlı

iptalden kurtulmak olduğunu, davacının bu teşebbüsünün

korunmaması gerektiğini, müvekkilinin yalnızca davacının kullanım

alanında bulunmayan emtialar açısından itiraz ettiğini, mahkemelerce "..." ibaresi bir tür adı olarak kabul edilip "kek" emtiası için tescil

edilemeyeceğine karar verilmiş iken, aynı şekilde, "kek" emtiası ile

doğrudan ilgili durumda olan "dondurmalar, yenilebilir buzlar"

emtialarının da tescilinin mümkün olmaması gerektiğini, anılan ürünlerin

birbiriyle çok yakın benzerlikler taşıdıklarını, söz konusu ürünlerin tatlı ve

atıştırmalık grubunda yer alıp gerek üretim tarzı, gerek yapımı için

kullanılan malzemeler itibariyle büyük benzerlik gösterdiklerini, Eskişehir

3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ... E sayılı davasında ...

ibaresinin tek başına ayırt edicilik kazanmış bir işaret olmadığı, "...

..." şeklinde bilinir olduğunun teyit edildiğini, yine İstanbul 2. FSHHM

nezdinde 2004 yılından bu yana devam eden 2018/7 E. ve 2018/121 K.

sayılı davada da "..." ibaresinin tür adı olduğunu, ... ve Ülker

markalarının ambalajda yeterli ayırt ediciliği sağladığı tespitleri ile

birlikte müvekkili lehine olarak reddedilmiş kararının bulunduğunu,

savunarak davanın reddini talep etmiştir.

UYUŞMAZLIK

Dava, 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun m.15/C hükmüne göre açılan YİDK kararının iptali istemine ilişkindir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın; Davalı kurumun tesis ettiği ... sayılı YİDK kararının davalı şirketin itirazının kabulüne ilişkin kısmının hukuka uygun olup olmadığı, davacıya ait 2019/04667 sayılı "..." ibareli marka başvurusu kapsamından çıkartılan "Dondurmalar, yenilebilir buzlar." emtiaları bakımından, marka başvurusunu oluşturan işaretin SMK m.5/1-b hükmü gereği somut ayırt edici olup olmadığı, SMK m.5/1-c hükmü gereği doğrudan tanımlayıcı olup olmadığı, dava konusu marka başvurusunun SMK m.5/2 hükmü uyarınca kullanım yolu ile ayırt ediciliğinin sağlanıp sağlanmadığı, davalı şirketin eldeki davada pasif husumet ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususlarına ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

Davanın açılmasını müteakip tarafların dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, sundukları deliller alınmış, marka tescil ve başvuru dosyaları ile alâkalı kayıtları getirtilmiş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, hak düşürücü süre bakımından eksiklik bulunmadığı tespit edilmiş, taraflar sulhe teşvik olunmuş, arabulucuya gitme hakları hatırlatılmış, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, tahkikat icra olunmasını müteakip, bilirkişi heyetinden maddi vakıalara ilişkin rapor alınmış,

06/08/2015 tarih 29437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik'in 201/2. maddesi hükmü de gözetilerek taraflara tahkikat ve yargılamanın geneliyle ilgili son sözleri de sorulmuş; sözlü iddia ve savunmada bulunma olanağı tanınmıştır.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

İşlem dosyasının tetkikinde. Davacının 29, 30 ve 32.sınıfta yer alan bir kısım emtiaların tescili amacıyla 17.01.2019 tarihinde gerçekleştirdiği 2019/04667 sayılı "..." ibareli marka başvurusunun yapılan ilk incelemeler sonrasında SMK m.5/1-b ve m.5/1-c hükümleri gereği bir kısım emtianın başvurudan re'sen çıkartıldığı, başvuru kapsamında kalan diğer emtialar bakımından marka başvurusunun 27.06.2019 tarih ve 327 sayılı Bülten’de ilan edildiği,

söz konusu ilana karşı davalı şirket tarafından 27/08/2019 tarihinde SMK m.6/9 hükmü kapsamında davalı yanın başvurunun kötü niyet ve sair mutlak ret nedenleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ileri sürülerek itiraz edildiği, davacı tarafından bu itiraza karşı 03/10/2019 tarihinde itiraza karşı görüş bildirme dilekçesi ibraz edildiği, Markalar Dairesi Başkanlığı'nın 21/02/2020 tarihli kararı ile itirazın reddine karar verildiği, davalı şirketin bu karara karşı 06/05/2020 tarihinde yeniden itirazda bulunduğu,

davacı şirketin itiraza karşı 15/05/2020 tarihinde karşı görüş bildirme dilekçesi ibraz ettiği, itirazı değerlendiren Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 20.10.2020 tarih ve ... sayılı kararı ile davalı şirketin itirazının SMK m.5/1-b ve m.5/1-c hükümleri uyarınca kısmen kabulü ile "Dondurmalar, yenilebilir buzlar." emtialarının başvuru kapsamından çıkartılmasına karar verildiği, bu kararın davacı marka vekiline 22/10/2020 tarihinde tebliğ edildiği, iki aylık hak düşürücü süre içinde eldeki davanın açıldığı anlaşılmıştır.

6769 sayılı Kanun m.4 hükmüne göre; Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Markanın; ayırt etme, mal veya hizmetin işletmesel kökenini gösterme, mal veya hizmetin niteliklerini garanti etme, reklam, tekelleştirme ve koruma işlevleri bulunduğu kabul edilir. (Ünal Tekinalp. Fikri Mülkiyet Hukuku. Aralık 2005. 4.Bası; sh.356) Ayırt etme işlevi, marka kavramına dahil olan, piyasada bir mal ya da hizmeti diğerlerinden farklılaştırmaya hizmet eden, mal ya da hizmete adeta kişilik kazandıran, o mal ya da hizmete bir ad veren temel unsuru ifade eder.

Köken işlevi, malın ya da hizmetin hangi işletmeye ait olduğunun marka ile gösterildiği anlamına gelip, bu işlevin bugün anlamını yitirdiği, globalleşen ekonomi ve piyasada bulunan aktörlerin ve ürünlerin çeşitliliği ile dinamizmi karşısında alıcılardan pek azının piyasadaki mal ya da hizmetlerin hangi işletmeye ait olduğunu markadan anladıkları söylenebilir.

Garanti işlevi, bir marka altında pazarlanan mal ya hizmetin kalitesi ile ilgili olup, bu işlev sayesinde alıcı, piyasada bulunan ve deneyimlediği mal ya da hizmetleri nitelik olarak değerlendirme imkanına sahip olmakta, buna bağlı olarak bazı mal ya da hizmetlerin imajında değer artışı, bazılarında ise değer azalışı meydana gelebilmektedir.

Reklam işlevi, markanın, ait olduğu mal ya da hizmetin ayırt ediciliğini sağlayan işaret olduğuna göre, bu işaretin mal ya da emek sarfedilerek geniş halk kitlesine ulaştırılmasını, böylece ilgili markaya konu mal ya da hizmetin pazar payının arttırılmasını ifade eder. Bununla bağlantılı olarak ilgili mal ya da hizmetin piyasada gördüğü rağbetin hakim duruma gelmesi söz konusu olabilecek, bu da markanın tekelleştirme işlevine hizmet edecektir.

Markanın en önemli fonksiyonu ayırt edici bir işaret olmasıdır. Markaya bu fonksiyonu kazandıran, soyut ayırt ediciliğidir. Soyut ayırt edicilik; bir işaretin, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini, bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye elverişli olması halidir. Bir işaret soyut ayırt edici niteliğe sahip değilse, ayırt edicilik fonksiyonuna da sahip olmayacaktır.

Marka, ayırt edicilik fonksiyonunun gereği olarak, mal ve hizmetleri ferdileştirmekte ve bunları tüketiciler için piyasada teşhis edilebilir hale getirmektedir. Bu yolla tüketiciler, almak istedikleri mal ve hizmetleri başka teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt edebilmektedirler. Ayrıca, mal ve hizmetlerin piyasada teşhis edilebilir hale getirilmesi ile, farklı teşebbüslerin mal ve hizmetleri için piyasa şeffaflığı sağlanmaktadır.

Piyasa şeffaflığının yerine getirilebilmesi, markanın iletişim fonksiyonu ile kolaylaşır. Markanın iletişim fonksiyonu, piyasada mal ve hizmet arz edenlerle talep edenlerin aralarında iletişim kurmalarını sağlamaktadır. Bu yolla marka, teşebbüslerin mal ve hizmetlerini kolayca pazarlamalarına, tüketicilerin malın imajı hakkında bilgilendirilmelerine hizmet etmektedir.

Markanın çok fonksiyonluluğu, marka hukukuna ilişkin düzenlemelerin uygulama alanının tayininde ve problemlerin çözümünde büyük önem arz etmekte ve dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenle, bir işaretin soyut ayırt ediciliğe sahip olup olmadığının belirlenmesinde markanın belirtilen bu fonksiyonlarının göz önünde bulundurulması gerekir. (Beşir Fatih Doğan.

Türk, Alman ve AB Hukuku'na Göre Marka Olamayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliği Sorunu. FMR. Y.6. C.6. S.2006/3)

6769 sayılı Kanun m.5/1-b bendinde belirtilen "Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler" somut ayırt edici güçten yoksun işaretlerdir. Bu işaretler, hiçbir ayırt ediciliğe sahip olmayan, dolayısıyla ilgili tüketici kesimi tarafından marka olarak algılanmayacak işaretler olarak madde gerekçesinde açıklanmıştır.

Somut ayırt edicilik, marka olarak tescili talep edilen işaretin, tescile konu mal veya hizmetleri diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye elverişli olması halidir. Soyut ayırt edici gücü haiz bir işaretin somut ayırt edici güce sahip olup olmadığının tespitinde, işaretin tescil başvurusuna konu olan mal veya hizmetler bakımından ayırt edicilik fonksiyonuna sahip olup olmadığının dikkate alınması gerekmektedir.

İşaretin, somut ayırt edici güce sahip olup olmadığı, piyasada oluşan kanaate göre tespit edilmektedir. Bu kanaatin oluşmasında değişik faktörler etkili olmaktadır. İşaretin orijinalliği, tanınmışlığı, piyasada genel olarak kullanılırlığı, kullanımın süresi ve yoğunluğu gibi kıstaslar, bu ayırt ediciliğin bulunup bulunmadığının belirlenmesinde dikkate alınmalıdır.

Eğer bir işaret, piyasada oluşan kanaate göre tescili talep edilen mal veya hizmetler bakımından ayırt edicilik fonksiyonuna sahipse, kullanım sonucu ayırt edici güç kazanmasına gerek kalmaksızın marka olarak tescil edilebilecektir. O an için işaretin ayırt ediciliğinin bulunmadığı kabul ediliyorsa, işaret ancak kullanım neticesi bu gücü kazanabilir veya zaman içerisinde piyasadaki kanaatin değişmesi neticesi bu güç kazanılabilir.

6769 sayılı SMK m.5/1-c bendinde; Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir.

Hüküm uyarınca, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten, üretim hizmetlerinin yapıldığı zamanı gösteren, malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini ifade eden sözcükleri münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretler marka olarak alınamazlar.

Bu mutlak red nedeninin kabulünün birinci sebebi; marka olarak tescili istenen işaretin, ilgili mal veya hizmetin kendisini veya onun bazı karakteristik özelliklerini belirten ad veya işaretlerden oluşması halinde, sözkonusu işaretin o mal ve hizmetin karşılığı olan kavram ile özdeşleşecek olması, bu sebeple mezkûr işaretin ayırt edici nitelik unsurundan yoksun bulunmasıdır.

İkinci sebep ise; malın ve hizmetin kendisini veya onun bazı karakteristik özelliklerini ifade eden bir işaretin marka olarak tescili suretiyle, herkesin kullandığı bir işareti bir şahsın inhisarına vermemek düşüncesidir.(Ünal Tekinalp. Fikri Mülkiyet Hukuku. Aralık 2005. 4.Bası; sh.381)

6769 sayılı SMK m.5/1-f bendi hükmüne göre; Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler, marka olarak tescil edilemezler.

Hükme göre; başvurusu yapılan işaretin, re'sen reddi için objektif olarak halkı yanıltıcı nitelikte olması yeterlidir. Yanıltıcılık olgusu belirlenirken başvuranın aldatma kastı ayırca aranmaz. (A.Kaya; Marka Hukuku; İstanbul 2006; s,105)

Marka olarak tescili istenen işaretin; mal veya hizmetin niteliği, kalitesi, coğrafi menşei itibariyle yanıltıcı olması mümkündür. Bir markanın, mal ya da hizmetin niteliği, kalitesi, coğrafi kaynağı gibi konularda yanıltıcı olup olmayacağı, tescil başvurusuyla birlikte verilen ve markanın kullanılacağı malları veya hizmetleri gösteren liste dikkate alınarak belirlenir. (S.Arkan; Marka Hukuku Cilt I; Ankara 1997; s.87)

SMK m.5/2 hükmüne göre; Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez.

Hükme göre ayırt edici olmayan bir markanın kullanım yoluyla ayırt edici hale gelebilmesi için kullanım, tanıtım ve reklam harcamaları o kadar yoğun olmalıdır ki, artık o marka veya işaret söz konusu olduğunda bir ürünün veya hizmetin adı ya da ticarette herkesin kullandığı, malların karakteristik özelliklerini, cins veya çeşidini gösteren işaretler değil, bir firmanın mal veya hizmeti olduğu algılaması ortaya çıksın. Bu halde marka sözcük anlamından uzaklaşarak ondan bağımsızlaşmakta, ikinci bir anlam kazanmaktadır. (Uğur Çolak; Türk Marka Hukuku; Eylül 2018; 4. Baskı; sh.165-166)

Tarafların iddia ve savunmaları, marka işlem dosyası, bilirkişi raporunda tespit edilen maddi vakıalar ve tüm dosya kapsamına göre;

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi'nin ve Hukuk Genel Kurulu'nun yerleşmiş uygulamasına göre (HGK. 19.11.2003 T, E. 2003/11-578, K. 2003/703) YİDK kararının yerinde olup olmadığı, kararın alındığı tarihteki koşullara göre değerlendirileceğinden (Y11HD, 21.01.2010 T, 2008/4266 E 2010/586 K), YİDK karar tarihi itibari ile mevcut hukuki ve fiili durum nazara alınarak yargılama yürütülmüştür. Bu nedenle dava konusu marka başvuru dosyası kapsamında kalan bilgi ve belgeler ile sınırlı olarak yargılama yürütülmüş olup, marka başvuru dosyasında yer almayan ancak dava aşamasında ileri sürülen bilgi, belge ve iddialar değerlendirme dışı tutulmuştur.

Dava konusu marka başvurusuna davalı şirketin itiraz ettiği, bu itiraz neticesinde davaya konu YİDK kararı oluşturulduğundan, somut uyuşmazlıkta davalı şirketin pasif husumet ehliyeti bulunmaktadır.

Dava konusu "..." marka başvurusunun somut ayırt ediciliğinin bulunup bulunmadığı veya

başvuru kapsamında kısmi ret kararına konu emtialar bakımından tasviri

nitelikte değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tespiti öncelikli olarak anılan

ibarenin kavramsal karşılığının incelenmesini gerektirmektedir. “....” ya da İngilizcedeki doğru yazım karşılığı olan “BROWNIE”

ibaresi, tüm dünyada bilinen, hemen her restoranda, kahve dükkânında,

kafelerde, pastanelerde satılan bir çeşit “çikolatalı kek” türüdür. Hatta öyle ki

bu kekin tarihçesi incelendiğinde, 1893'te, ... House Hotel'in sahibi olan

tanınmış bir Chicago sosyetesi olan ... ..., bir pasta şefinden

...'a katılanlar için kutulu öğle yemeğine

dahil edilebilecek, bir dilim pastadan daha küçük, pasta benzeri uygun bir

tatlı istemiş ve şef cevizli, kayısılı ... House ... isimli tatlıyı

oluşturmuştur. İlgili literatürde “...” kekin ilk olarak 19. yüzyılda ABD ‘de

ortaya çıktığı, 1907'de şimdiki halini aldığına dair bilgilerin de yer aldığı

görülmektedir(http://www.....).

Başka bir kaynakta ise “...” ile ilgili aşağıdaki açıklamalar yer

almaktadır:

"...’nin ortaya çıkış hikayesi oldukça ilginç… Söylentilere göre, her şey

evinde kurabiye yapmaya çalışan bir ev hanımının karbonatı tarife eklemeyi

unutmasıyla başlıyor. Bu teoriye göre fırından çıkan karbonatsız kurabiyeler,

yiyenler tarafından çok seviliyor ve yapılmaya devam ediliyor. Böylece ortaya

çıkan eşsiz lezzete ... adı veriliyor. Günümüzde ... denince ilk akla

gelen bol çikolatalı zengin lezzeti olan biraz da yapışkan bir tatlıdır. Peki ilk

...’nin içinde hiç çikolata olmadığını biliyor muydunuz? Kısaca tereyağı,

yumurta, şeker ve unun basit bir karışımıydı. Ve aslında buna ... değil

‘‘Blondie” diyorlardı. 1905‘te ise tarif çikolatalı olarak değiştirildi. Ve o günden

beri ... çok daha popüler oldu…Dünya’da 8 Aralık tarihi Milli ...

Günü olarak geçmektedir."(http://blog.....com/...-gunu/)

Yukarıdaki açıklamalara ek olarak, “...” kelimesi, İngilizcede “izci

küçük kız,; genellikle ceviz, fındık gibi kabuklu yemişler içeren çikolatalı

küçük bisküvi veya kek, çikolatalı kek” gibi anlamlara gelmektedir. Yapılan

araştırmalar neticesinde, kullanılarak küçük

kaplarda yapılan bir kek anlamı olan “...” kelimesine konu olan

ulaşılabilen ilgili literatürler baz alındığında, ... kelimesinin ilk basılı

kullanımına ....

Aşcılık Okulunun Yemek Kitabı”nda yer verildiği anlaşılmıştır. (Kitabın İngilizce tam metnine; http://...

erişilebilir. )

Porto Riko

Melasının/Pekmezinin keke verdiği kahverenginden esinlenerek, İngilizce’de

kahverengi anlamına gelen “...” kelimesine “ie” harfi getirilerek

“...” kelimesi oluşturulmuştur.

Hububat ve hububat ürünleri ana grubunda yer alan fırıncılık ürünleri

kendi arasında alt ürünlere ayrılır ve bu ürünler İngilizcede ‘finishedcakes,

cookies, muffins, pies and piecrusts, brownies, cheesecake’ gibi adlar ile

tanımlanırlar. Bu adların çoğu, ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede o ürünün

özel adı olması nedeniyle İngilizce adları veya okunuşları ile bilinirler ve

tüketiciler bu ürünleri sahip oldukları özel adlarla talep ederler. Bunun yanı sıra,

çikolatalı ...; Avrupa Birliği tarafından da 07 kodu ile “Tahıl ürünleri ve

Fırıncılık ürünleri kategorisinde örnek ürün olarak yer almaktadır.(Bkz; https://www....

Netice itibariyle, “...” ibaresinin özellikle başta ABD’de olmak

üzere İngilizce konuşulan ülkelerde kahverengi, küçük kek anlamında vasıf

bildiren bir ibare olarak 1896 yılından bu yana kullanıldığı görüldüğü gibi

ülkemizde de gıda üretimi yapanlar ve özellikle de pastacılık işi ile uğraşanlar

tarafından en azından 30 yıldan bu yana kakaolu/çikolatalı kek olarak bilinen

bir ürünün adıdır.

Bu nedenle davacı yanın “...” markası altında piyasaya sunmak

istediği ürünlerin hitap ettiği nihai tüketiciler açısından da anılan ibarenin

öncül olarak bu anlamı ile algılanacağı düşünülmektedir. Zira her ne kadar,

orijinal yazımı “...” ise de anılan yazım ile dava konusu markanın

“...” şeklindeki yazımında, sondaki “-e” harfi dışında hiçbir fark

bulunmamakta olup ortalama tüketicilerin de anılan ibarenin yazımındaki bu

küçük farklılığı bilmesi de zaten beklenebilir bir durum değildir. Kaldı ki her iki

kelimenin de telaffuz ayniyeti dolayısıyla “...” ibaresi ile özdeşleştirildiği

tereddütsüzdür.

Bu bağlamda bir kek, kurabiye, çikolatalı tatlı türü olarak

tanımlanabilen ve çok sayıda alternatif versiyonu bulunduğu bilinen böylesi

bir ibare ile ticaret hayatında, ambalajlı bir ürün üzerinde karşı karşıya kalan

tüketicinin, günümüz şartlarında zihninde oluşan ilk algının doğrudan ürünün

kavramsal karşılığındaki “kek” ürününe ilişkin olacağı, zira yukarıda da

değinildiği üzere özellikle 2000’li yıllarla birlikte ülkemizde de yaygınlaşan

kahve kültürü ve buna ilişkin açılan kahve zincirleri/butik kafeler/yeni nesil

kahveciler gibi işletmeler sayesinde “...” isimli bu tatlının yaygın

kullanımının, sadece konuyla ilgilenenlere değil hemen her kesimden

tüketiciye ulaştığı, yine pek çok yemek kitabında, internette yer alan tariflerde anılan ibarenin bir kek türü olarak tarifinin kamuya açık sitelerde yer aldığı

görülmektedir.

Dolayısıyla “...” ya da “...” ibaresinin öncül

anlamının bir kek, kurabiye, çikolatalı tatlı türü olduğu değerlendirilmektedir.

Böyle bir kanaatte ise dava konusu olan “dondurmalar, yenilebilir buzlar”

emtiaları bakımından da “...” kelimesinin sahip olduğu bu anlam

itibariyle markasal bir ayırt ediciliğinin bulunup bulunmadığının

değerlendirilmesi gerekmektedir.

“Dondurma” ürünü günümüzde ambalajlı bir şekilde nihai tüketime

hazır olarak marketlerde, bakkallarda satılabildiği gibi yine dondurmacı olarak

tabir edilen işletmelerde ve bunun yanı sıra daha da yaygın olarak

pastanecilik hizmeti veren işletmelerde, satış ve servise konu edilen gıda

ürünleridir. Bu ürünler tek başına çeşitli aromatik içeriklerdeki varyasyonları ile

tüketime konu edilebildiği gibi (limonlu, çilekli, vanilyalı, çikolatalı, Hindistan

cevizli vs) özellikle sütlü ve şerbetli tatlılar ile de birlikte yaygın ve olağan bir

tüketimi bulunduğundan zaman içerisinde ambalajlı dondurma ürünlerinde

dahi “oreolu dondurma”, “profiterollü dondurma”, “kadayıflı

dondurma”, “nutellalı dondurma”, “tiramisulu dondurma”, “kurabiyeli

dondurma” vb. şekillerde yaratılan, bu isimler altında ambalajlanarak

piyasaya sürülen ürünler meydana getirilmiştir. Bu şekildeki yaratımlar, tatlı

ürünleri ile dondurma ürünü arasında bir bağlantı kurulmasını da yaygın hale

getirmiş ve ortalama bir tüketicinin dondurma üzerinde bu tür bir isimle

karşılaştığında, ürünün içeriğinde o tatlının bulunduğunu bilerek/düşünerek

ürünü tercih etmesi, dolayısıyla ürün içeriğine/çeşidine dair bir algı edinmesi

sonucunu doğurmuştur.

Somut uyuşmazlık açısından da tüketicinin “...” şeklinde bir markayı

taşıyan dondurma ürünü gördüğünde, zihninde doğrudan ürünün içeriğine,

cinsine, çeşidine yönelik bir algı oluşacağı ve anılan ibareye başkaca bir

markasal algı yüklemeyeceği, her ne kadar “...” ibaresi öncül anlamı

itibariyle çikolatalı bir kek türü olarak bilinmekte ise de dava konusu

mallardaki kullanımı halinde de tüketicinin markasal bir vasfı anılan ibareye

yüklemesinin mümkün olmayacağı düşünülmekte ve değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak “...” ibaresinin davaya konu “dondurmalar, yenilebilir buzlar” malları

bakımından cins – vasıf bildirir, markasal nitelik arz etmeyen bir anlam

taşıyacağı kanaatine varılmıştır.

Davacı yanın kullanım yolu ile ayırt edicilik iddiası incelendiğinde;

Somut olayda işlem dosyası kapsamına davacı yanca sunulan birçoğu oldukça eski tarihli muhtelif mahkemelerce verilmiş emsal

mahkeme kararlarında “...” ibaresinin, “kek, bisküvi, çikolata” ürünlerinde kullanım sonucunda ayırt edicilik kazandığının kabul edildiği görülmektedir.

Hatta öyle ki dosya kapsamındaki bu karar örneklerinden, anılan ibarenin

doğrudan ayırt edici olarak dahi kabul edildiği değerlendirmelerin mevcut

olduğu ve sonraki başvurularda bu ibarenin kullanımının iltibas ihtimalini de

beraberinde getireceği yönünde çeşitli mahkeme kararlarının yer aldığı da

görülmektedir.

Bununl birlikte yine dosya kapsamına davalı kurum tarafından sunulan

ve daha güncel tarihli içtihatlarda ise “...” ibaresinin bir “kek” cinsi

olduğu ve ülkemiz tüketicisi açısından da bu şekilde algılanacağı yönünde

kanaate varıldığı, kullanım neticesinde ayırt edicilik kazanma halinin her

başvuru açısından ayrıca ispatlanması gerektiğinin işaret olunduğu

görülmektedir.

Nitekim doktrinde de bu yönde bir görüş belirtilmiş olup davacıya ait

“...” markalarını özgüleyerek ele alındığı görülen bir makalede ...’a göre “seri markaların her birinin diğerinden bağımsız olduğuna ve her birinin

marka olabilmek için aranan şartları (olayda kullanım sonucu ayırt edicilik

kazanmış olma şartını) sağlaması gerektiğini” ifade eden yüksek yargı kararına

atıfta bulunulduğu görülmüştür (..., Burçak: “Mükerrer Markanın Seri Markasının Tescili - SMK m. 5.1.ç ve m.6.1 Hükümlerine Yargıtay Kararları ile Getirilen İstisna-”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2018, C. XXXIV, S. 4, s.109-110.).

Başka bir ifadeyle davacının daha evvelki markası olan “...” için

kullanım sonucu ayırt ediciliği kazanmış olduğunu ispatlamış olması, yeni

yapılan başvuruların ayırt ediciliği için yeterli kabul edilmemiş, bu itibarla dava

konusu başvurunun, önceki başvuruların bir devamı olarak yorumlanması

halinde dahi her bir markanın tescil edilebilirlik şartının somut olay bazında

ayrıca incelenmesi ve irdelenmesi gerektiği ifade olunmuştur. Nitekim bir

başka karara konu olayda da yine davacının tescil ettirmek üzere

başvurduğu seri markası, ayırt edici olmadığı ve tasvirî işaret niteliği taşıdığı

gerekçesiyle reddedilmiştir. (Bkz; Yargıtay 11. HD, 06.03.2017, E. 2015/13596, K. 2017/1282)

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi'nin 28/11/2017 tarih 2016/4981 E 2017/6649 K sayılı kararına konu emsal bir uyuşmazlıkta da; seri markaların birbirinden bağımsız oldukları açıkça ifade edilerek, "..." ibareli kullanımların önceki tarihli seri markalara ilişkin olup, dava konusu yapılan marka başvurusu bakımından mutlak tescil engellerinin kamu düzeni uyarınca önceki tarihli seri markalar nazara alınmaksızın değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Başka bir deyişle; davacının önceki tarihli seri markaları, SMK m.5/1-b ve m.5/1-c hükümleri bakımından, dava konusu marka başvurusuna ilişkin olarak herhangi bir müktesep hak sağlamayacaktır. Somut olayda, davacının, davaya konu marka başvurusunu, "Dondurmalar, yenilebilir buzlar." emtiaları bakımından kullanım yolu ile ayırt edici kıldığını ayrıca ve açıkça ispatlaması gerekmektedir.

Bu çerçevede, davacı yanca işlem dosyasına sunulan deliller

incelendiğinde, “...” ibaresinin, markasal bir işaret olarak, kullanım

sonucunda ayırt edicilik kazandığı ve davacı yan ile özdeşleştiğini gösterir

ticari nitelikteki delillere yer verilmediği, işlem dosyasına sunulan delillerin

yalnızca emsal nitelikteki mahkeme kararlarından ibaret olduğu, bu

kararlarda da davacı markalarının “kek, çikolata, bisküvi” gibi mallarda

kullanım sonucunda ayırt edicilik kazandığı yönünde bir kabulün mevcut

olduğu, bununla birlikte mahkemelerce verilmiş muhtelif tarihli kararlarda aksi

yönlü değerlendirmelerin de mevcut olduğu, bu nedenle mezkur delillerin

dava konusu başvurunun, dava konusu olan “dondurmalar, yenilebilir buzlar”

mallarındaki kullanımlarını zaten gösterir nitelikte olmadığı, anılan mallar

açısından davacı yan markalarının kullanım sonucu ayırt edici hale geldiğini

gösterir hiçbir delilin işlem dosyasında bulunmadığı, bu nedenle SMK m.5/2 hükmünün somut marka başvurusu bakımından oluşmadığı kanaatine varılmıştır.

Yukarıda izah edilen gerekçelerle davaya konu ... sayılı YİDK kararının iptalini gerektirir hukuka aykırı bir yön bulunmadığından davanın reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.