Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2019/118 K.2020/262

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhinde açılan davanın, Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA. Davacı vekili dava dilekçesi ile, müvekkilinin uzun yıllardan beri “...” markası ile Cafe/Restoranlar işlettiğini, 1997 yılından bu yana aralıksız ve etkin bir şekilde ... markasını kullandığını, 2004 yılından bu yana da Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil ettirdiğini, bu bağlamda müvekkilinin;

bu markanın hem kullanımdan hem de tescilden kaynaklanan gerçek hak sahibi olup markayı yıllar içerisinde emek ve para harcayarak maruf hale getirdiğini, ana unsuru “...” olan tescilli markasının geniş kapsamda korunabilmesi ve taklit markalardan sakınılması için de esas unsuru ... olan seri markalar yarattığını, müvekkile ait tescilli markaların .... tescil numaralı (...), ... escil numaralı (...şekil), ... tescil numaralı ( .... şekil) .... tescil numaralı (.... şekil) .... tescil numaralı (.... şekil) .... tescil numaralı (....) olduğunu, Bakırköy ....

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin .. E. ....

K. No.lu dosyasında, davalı adına kayıtlı .... numaralı "..." döner, ...numaralı "... şekil", ... numaralı " ... döner", ... numaralı "..... ... kalitenin adı" markalarının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiş ve kararrı 11.02.2019 tarihinde kesinleşmiş olduğunu, davalı tarafın bahsi geçen davayı açtıkları 07.03.2018 tarihinden sonra 21.03.2018 tarihinde işbu dava konusu olan ... tescil numaralı ''... + ...'', markasını tescil ettirdiğini, bu nedenle sonradan tescil edilen bu markanın daha önce açmış oldukları davanın konusu yapılamadığını,

davalının öncelikle 2012 yılında ... numaralı ".... döner kalitenin adı" markasını tescil için başvuruda bulunduğunu, müvekkilin önceki tarihli (....) markasını bildiği ve "...." ibaresi ile başvurduğunda reddedileceğini öngördüğü için "..." ibarelerini ekleyerek başvurusunu gerçekleştirmiş ve her nasılsa bu markanın tescil edildiğini, davalı tarafın, zaman içerisinde aynı ibare için farklı şekillerde, baş harfleri birleştirerek,

harfler arasına noktalar ekleyerek yani kötüniyetli bir şekilde farklı marka başvurularında da bulunduğunu, davalının hükümsüzlüğü talep edilen markasının diğerleri gibi yazılış, okunuş, genel görünüm ve anlam olarak müvekkil şirketin markalarının ayırt edilemeyecek derecede benzeri ve kötü bir taklidi olduğunu, müvekkil markaları ile davalı markalarının aynı anda piyasada bulunması ve aynı hizmetleri kapsaması sonucu, davalı markalarının müvekkil şirketin markalarının uzantısıymış gibi bir izlenim uyandırmakta, dava konusu hükümsüzlüğü istenen markaların müvekkil şirketin markası ile iltibas yaratmakta,

tüketiciler nezdinde karışıklığa yol açmakta, taraflar arasında bir işbirliği/temsilcilik/franchise ilişkisi varmış izlenimi yaratmakta, davalının sunduğu hizmetlerden memnun olmayan tüketici için müvekkil markalarının itibarı sarsılmakta, davalının haksız kazanç temin etmekte, müvekkilin markasının tüketiciler nezdinde oluşturduğu güven duygusunu istismar ederek müvekkil şirketi zarara uğratmakta olduğunu, davalının, İTO kayıtlarından görüleceği üzere et ve et ürünleri yani gıda hizmet faaliyetleri ile iştigal ettiğini, ayrıca davalının da müvekkil gibi İstanbul'da olduğunu, TTK m.20/2‘ e göre “her tacirin,

ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerektiğini, daha önce iki kez tescil almaya çalışan başvuru sahibinin müvekkilin itirazları üzerine markalarının reddedilmiş olduğu gerçeği karşısında davalının müvekkil markasından haberdar olmadığı düşünülemeyeceğini, iş bu davaya konu markaların kötüniyetli yapılmış olması sebepleri ile de hükümsüzlük şartının oluştuğunu, davalı adına tescilli ... tescil numaralı ''...+ ...'', markasının tüm sınıflar için hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

CEVAP.

Davalı vekili cevap dilekçesi ile, müvekkili şirketin TPMK nezdinde tescilli dava konusu markasına ve "... + ..." esas unsurlu markalarına son on yıldır azımsanamayacak derecede maddi ve manevi yatırım yaptığını, müvekkili şirketin yaklaşık on yıldır gıda sektöründe aktif olarak faaliyet gösterdiğini, şirketin tek iştigal konusunun dönercilik sektörü olduğunu, "... döner + ..." markası ile açtığı şubelerini işlettiğini, bunun dışında herhangi bir işle uğraşmadığını, dönercilik sektöründe ".. + ..." markasını tanınmış hale getirmiş olup, markanın artık tüketici nezdinde belli bir kaliteyi temsil eder hale geldiğini,

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde birçok bayisi mevcut olup piyasadaki başarısı sebebi ile müvekkilin bayilerinin sürekli yüksek bir hızla artmaya devam ettiğini, markanın maruf hale gelmesinde müvekkilin ulusal çapta verdiği tv reklamları ve youtube/internet tanıtımlarının da etkili olduğunu, "... döner + şekil" esas unsurlu markanın tescil ettirilip bırakılmadığını, sürekli tasarım geliştirerek markanın her türlü ürün ve eşantiyon üzerinde kullanıldığını, bayiliğin piyasada maruf hale getirildiğini, markasını korumak için TPE’ye yapılan marka başvuruları takip ettiğini, davacının markasını yalnızca kendi işlettiği cafesinde kullandığını,

davacının markasının tanıtımı ve geliştirilmesi için hiçbir çabası bulunmadığını, 2004 yılında tescil ettirdiği markasını işbu dava tarihine kadar koruma amacı da gütmediğini, davacının, müvekkilini sıkıştırarak maddi kazanç elde etmeyi yahut müvekkilin ulusal bazda tanınmış hale getirdiği "... döner" esas unsurlu markadan kötü niyetli bir şekilde hak elde etmeyi amaçladığını, marka hukukunda kural olarak tescil önceliği korunmaktaysa da, tescil edilip neredeyse bırakılan,

gelişimi ve tanıtımı için hiçbir çaba sarf edilmeyen bir markanın sonsuza kadar bir kişinin elinde kalamayacağını ve kişilerin ibareleri sırf önce tescil ettirdi diye piyasadan haksız şekilde menfaat sağlayamayacağını, marka olarak tescil edilebilecek işaretleri sınırlı hale getiremeyeceğini ve haksız tesciller sebebi ile piyasa üzerinde bir baskı kuramayacağını, ayrıca davacının kötü niyet iddialarının gerçeği yansıtmadığı gibi davacının işbu davayı müvekkil markasının tanınmışlığından yararlanmak için kötü niyetle ikame ettiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRMESİ VE GEREKÇE

Dava, davalı adına ... sayı ile tescilli ''... + ...'' ibareli markanın, tescilli olduğu tüm sınıflar bakımından hükümsüzlüğü ve sicilden terkini taleplidir.

6769 Sayılı SMK'nın 25. Maddesinde hükümsüzlük koşulları belirtilmiş olup, belirtilen madde ile, 5. veya 6. maddede sayılan hallerden birinin mevcut olması halinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. Menfaati olanlar, Cumhuriyet Savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir. Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır.

Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez. Bir marka, 5. maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz. Hükümsüzlük halleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilir.

Marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemez. Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez. 6. maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında 19. maddenin ikinci fıkrası hükmü def’i olarak ileri sürülebilir.

Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde 19. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirildiğini ispatlayacağı belirtilmiştir.

Yine SMK'nın 6/1 hükmü uyarınca, tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvurunun reddedileceği belirtilmiştir.

Taraf vekillerince deliller sunulduktan ve resen celbi gereken deliller de toplandıktan sonra dosyada bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş olup, dosyanın tevdi olunduğu bilirkişi hazırlamış olduğu 17/09/2020 havale tarihli raporda sonuç olarak, davacıya ait markaların tescil edildiği sınıf ve emtialar ile davalı markasının 43. Sınıfta tescilli sınıf ve emtialarının aynı olduğu, taraf markaları şekil açısından farklılık arz etse de, davalının döner formundaki şeklinin markaya ayırtedicilik katmadığı, burada dikkat edilecek olan kısmın “...” ibaresi olduğu ve taraf markalarında bu kısmın “ortak şekilde yer aldığı” görülmektedir.

Davalı markasında da bu kısım daha ön plana çıkarılarak ve vurgulanarak kullanıldığı, davalı markasında yer alan “...” ibaresinin ise küçük harflerle yazıldığı ve arka planda kaldığı, ayrıca “...” ibaresinin tanımlayıcı ibare olduğu dikkate alındığında asıl vurgunun “...” ibaresinde olduğu,

markaların genel görünümü ve dizaynı nazara alındığında taraf markaları şekil açısından farklı olmakla birlikte, gözde bıraktıkları genel intiba ve markadaki esas ve ayırt edici unsur olan “...” ibaresinin aynı olduğu nazara alındığında taraf markalarının kısmen benzer olduğu ve iltibasa sebebiyet vereceği, aynı zamanda taraf markalarının işitsel açıdan ayniyet derecesinde olmasa da, yüksek derecede benzer olduğu ve fonetik açıdan iltibasa sebebiyet vereceği, markalar arasında kavramsal ve anlamsal olarak da genel anlamda iltibasın oluşacağı, dolayısıyla davalının kullandığı markasının, davacı markası ile karıştırılma ihtimali yarattığı,

SMK m.6/1 anlamında iltibasın söz konusu olması nedeniyle davalı markasının 43. Sınıf açısından kısmi hükümsüzlük koşullarının oluştuğu, davalı markasının tescilinde kötüniyetin bulunup bulunmadığı hususunun ve buna bağlı olarak verilecek hükümsüzlük kararının ve tüm sınıfları kapsayıp kapsamayacağına dair takdirin Mahkemeye ait olduğu belirtilmiştir.

Buna göre "..." esas unsurlu markanın en eskisi 27/10/2004 tarihinde olmak üzere 43. Sınıfta davacı adına birden fazla olarak tescilli olduğu, uyuşmazlık konusu ... tescil nolu markanın ise 43. Sınıf yanında başkaca sınıflarda davalı adına tescilli olduğu, 43. Sınıfta tescilli sınıf ve emtialarının aynı olduğu, taraf markaları şekil açısından farklılık arz etse de, davalının döner formundaki şeklinin markaya ayırtedicilik katmadığı,

burada dikkat edilecek olan kısmın “...” ibaresi olduğu ve taraf markalarında bu kısmın ortak şekilde yer aldığı ve iltibasa sebebiyet vereceği, aynı zamanda taraf markalarının işitsel açıdan ayniyet derecesinde olmasa da, yüksek derecede benzer olduğu ve fonetik açıdan iltibasa sebebiyet vereceği, markalar arasında kavramsal ve anlamsal olarak da genel anlamda iltibasın oluşacağı, dolayısıyla davalının kullandığı markasının, davacı markası ile karıştırılma ihtimali yarattığı, SMK m.6/1 anlamında iltibasın söz konusu olması nedeniyle davalı markasının 43. Sınıf açısından kısmi hükümsüzlük koşullarının oluştuğu,

anlaşılmakla davacının davasının kısmen kabulü ile davalı adına tescilli ... tescil nolu markanın tescilli olduğu 43. Sınıftaki yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri ,geçici konuklama hizmetleri, geçici konaklama ile ilgili rezervasyon hizmetleri, düğün salonları kiralama hizmetleri, konferans ve çeşitli toplantılar için yer sağlama hizmetleri, gündüz bakımı (kreş hizmetleri), hayvanlar için geçici barınma sağlanması hizmetleri, emtiaları yönünden hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar vermek gerekmiştir.

Davacı vekili, davalı marka tescilinin kötü niyetli olduğunu iddia etmiş ise de kötü niyeti ispata yarar herhangi bir delil ibraz edilmediği gibi, dava konusu ... tescil nolu markanın tescil başvuru ve tescil tarihlerinin daha önceki davalı markalarının hükümsüzlüğüne dair mahkememizin ...

Esas sayılı dosyasındaki dava tarihinden önce olduğu dolasıyla tek başına kötü niyet olarak kabul edilemeyeceği sonuç ve kanaatine varılarak sair emtialar yönünden davanın reddine karar vermek gerekmiştir. Bu itibarla aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Katip ... · e-imzalıdır Hakim ... · e-imzalıdır