Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2019/397 K.2020/156

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin 1974 yılında tarım ürünleri alım ve satımı ile ticaret hayatına atılan ...... ailesi ,1992 yılında ilk un değirmenini kurduğunu ve faaliyete başladığını, o günden bugüne yıllar içerisinde büyüyerek buğday unu üreten firmalar arasında yer aldığını, davalı taraf adına tescil olunmuş olan ......

Sanat ibareli markanın 556 sayılı KHK'nın 8/1-b maddesi gereğince müvekkiline ait markalarla aynı /ayırt edilemeyecek seviyede benzer olduğunu, halk nezdinde karıştırılmaya yol açtığını, müvekkilinin......ibareli markalar üzerinde münhasır hak sahibi olduğunu, davaya konu marka tescilinin müvekkil şirketin tescilli......esas unsurlu markalarını esaslı unsur olarak ihtiva etmesi sebebiyle iltibasa yol açtığını, davalının marka tescilinin kötüniyetle gerçekleştirildiğini, bu nedenle hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğini, davalı markasının hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine,

hükmün masrafı davalı tarafça karşılanmak üzere yurt çapında yayın yapan bir gazetede ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı taraf cevap dilekçesinde; müvekkilinin çeşitli alanlarda projeler ile toplumsal katkıda bulunan, yenilikçi firma olduğunu, kendilerine ait ...... markasını tescil ettirirken şirket ortakları, ...... ve ...., ...'nun soyadlarından yola çıkıldığını, ...... soyadının sessiz harfleri alınarak oluşturulan markayı başka bir açıdan tanımlayarak ...... Sanat eklerini getirerek bu sözcükleri markanın bir parçası yaptıklarını, müvekkil markasının içerik ve yazı karakteri açısından farklı olduğunu, davanın reddini, yargılama gideri ve ücreti vekaletin davacı tarafa yükletilmesini talep ve beyan etmiştir.

DELİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

Yargılama sırasında deliller toplanmış; Türk Patent ve Marka Kurumun'dan davaya konu davacı ... davalı marka tescil belgeleri celp olunmuştur.

Mahkememizce alınan 13/01/2017 tarihli bilirkişi raporunda; ; davacının dayanağı mesnet olarak gösterdiği markalar ile davalı markası arasında sözcük unsurunun esas unsur haline getirildiği, ...... ibaresinin ön plana çıktığı, markalar arasında benzerlik bulunduğu , davalıya ait ...... nolu markanın aynı ve benzer sınıf , alt sınıflar yönünden hükümsüz sayılabileceği 19. Sınıfta yer alan inşaat , yol yapımı, tamirat kaplama amacı ile kullanılan kum, çakıl, mıcır, asfalt ,zift, çimento , alçı gibi malzemeler tabaka veya şerit halinde tabi veya sentetik yüzey kaplamaları , ısı ile yapıştırılabilen sentetik kaplamalar,

çatılar için ziftli kartonlar ,ziftli kaplamalar, inşaatlar için cam ürünleri hizmetlerinin 37. sınıfta yer alan hizmetler ile birbirini tamamladıkları bu nedenle bu kısım yönünden 19. sınıftaki tescilin benzer sınıflar olarak değerledirileceği beyan edilmiştir.

Yargılama sonunda mahkememiz .....

Esas sayılı dosyasında verilen 16/02/2017 tarihli ..... karar sayılı ile davacı tarafın davasının kısmen kabul kısmen reddi ile davacı tarafa ait......esas unsurlu markalar dikkate alınarak davalı tarafa ait ...... sayılı......yapı ...... sanat şekil markasının 37. Sınıfın tamamı ve 19 sınıfta yer alan inşaat yol yapımı, tamirat, kaplama amacı ile kullanılan kum , çakıl , mucır, asfalt, zift, çimento ,alçı gibi malzemeler ,tabeka veya şerit halinde tabi veya sentetik yüzey kaplamaları, ısı ile yapıştırılabilen sentetik kaplamalar, çatılar için ziftli kartonlar, ziftli kaplamalar,

inşaatlar için cam ürünleri emtialarında ve hizmetlerinde hükümsüzlüğüne, TPE kayıtlarından terkin edilmesine, 19. Sınıfın diğer emtia ve hizmet yönünden talebin reddine karar verildiği görülmüştür.

Mahkememizin 28/11/2019 tarihli tensip tutanağı ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin ..... Hukuk Dairesi'nin 08/11/2019 tarih ve ...... esas, ...... karar sayılı kararıyla, mahkememiz kararı bozulmasına karar verilmiş ve dosya mahkememizin 2019/397 esasına kaydı yapılmıştır.

Bozma sonrası yapılan yargılamada; Mahkememizin 22/01/2020 tarihli duruşmasında tebliğ edilen ıslah dilekçesine karşı davacı vekiline beanlarını sunmak üzere 2 haftalık kesin süre verilmesine, verilen süre kesin olduğu için busüre sonunda beyand abulunulmadığı takdirde ıslah dilekçesine karşı beyanda bulunma hakkından vagzgeçmiş sayılacağı hususu ihtar olunmuş, davacı vekilibeyanlarını sunduktan yahut verilen kesin süre dolduktan sonra ıslah beyanında bulunan iddialarının değerlendirilmesi amacıyla dosyanın ek rapor için bilirkişiye verilmesine karar verilmiştir.

Bilirkişilerin 10.06.2020 havale tarihli ek raporlarında özetle. Hem Mülga 556 sayılı KHK hem de SMK gereğince sessiz kalma suretiyle hak kaybının gerçekleşme koşullarından olan kötü niyetin varlığının davalı marka tescili yönüyle dosyadaki mevcut deliller ışığında tespit edilemediği, İstanbul Ticaret Sicil Gazetesinin 11/02/2012 tarih .... Say......

Sayfasında ilan edilen......Yapı İnşaat Yatırım ibareli işletme adının ticaret sicilinde kayıtlı olduğu halinde davalı tarafından kullanılmadığı, işletme adındaki çekirdek unsur olan......ibaresinin öne çıkarılarak bir marka gibi kullanıldığının davalı adına tescilli ...... sayılı marka tescili ile de sabit bulunduğu, Ticaret Sicilindeki tescilli halden farklı markasal davalı kullanımın ...... sayılı marka tescil tarihinden itibaren başladığının tespit edildiği, keza davalının......Yapı İnşaat Yatırım ibareli işletme adının işletme adı olarak kullanımını gösterir herhangi bir delile dosyada ulaşılamadığı,

davalının bu kapsamdaki kullanımının Mülga 556 sayılı KHK kapsamında işletme adı olarak değil, markasal kullanım niteliğinde olduğu, Davalının işletme adı kullanım biçiminin davacının tescilli markalarının kaynak gösterme fonksiyonuna zarar verdiği, davalının kullanımının tescilli işletme adının yasal kullanımı olarak SMK çerçevesinde kabul edilemeyeceği, dava konusu edilen davalı adına kayıtlı ...... sayılı marka tescili tarihine kadar davalının işletme adını markasal olarak kullandığını gösterir yazılı beyanı haricinde herhangi bir delile dosya münderecatında rastlanılmadığı,

ek raporda açıklanan sebeplerle sessiz kalma suretiyle hak kaybının hangi süre itibariyle başlayacağı ve işletme adının markasal kullanım olarak kabul edilme tarihine ilişkin tespitlerin davalı adına tescilli ...... sayılı marka tescilinin TürkPatent nezdinde tescil edildiği 22/04/2015 tarihinden itibaren hesaplanması gerektiği, davacının hem Mülga 556 Sayılı KHK hem de SMK düzenlemeleri gereğince, sessiz kalma suretiyle hak kaybı için kabul edilen süre içerisinde işbu davayı açtığı, sessiz kalma suretiyle hak kaybına yönelik tarafların dosyada mündemiç delilleri ek raporda değinilen hususlar çerçevesinde incelendiğinde,

davalının dava konusu edilen ...... sayılı markasını kötü niyetli olarak tescil ettirdiği sonucuna SMK m.25/6 kapsamında ulaşıldığına ilişkin dosyada yeterli delile rastlanmadığı " hususlarını bildirmişlerdir.

Davalı vekilinin bilirkişi ek raporuna itiraz dilekçesinde özetle; Müvekkili şirketinin, ticari defter kayıtlarına yönelik keşfin ve bilirkişi incelemesinin yapılmadan rapor tanzim edildiğini bunun hukuka aykırılık teşkil ettiğini, bilirkişi heyeti tarafından yapılan değerlendirmede sessiz kalma yoluyla hak kaybı için 5 yıllık sürenin geçmesi gerektiğinin belirtildiğini ancak somut olayda uygulanacak olan 556 sayılı KHK gereğince asgari bir süre sınırı olmayıp süreye ilişkin Yargıtay içtihatlarının itibara alınması gerektiğini, müvekkili şirkete ait marka ile davacılara ait markaların benzer olmadığını bu nedenlerle yeni bir rapor tanzim edilmek üzere dosyanın içinde mali müşavir de bulunan ayrı bir bilirkişi heyetine tevdi edilmesini talep etmiştir.

SMK'nun 25.md'si hükümsüzlük hallerini düzenlemektedir. Buna göre 5.md'deki mutlak red; ve 6.md'deki nisbi red sebepleri hükümsüzlük sebebidir.

SMK'nun 6/1 md'sine göre, tescil başvurusu yapılan bir markanın tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

Karıştırılma ihtimali ortalama tüketicilerin her iki işaret arasında bir şekilde bağlantı kurmasıdır. Eğer mal veya hizmetin aynı işletmeden ileri geldiği yönünde bir algılama ortaya çıkıyor, yani bir işletmeye ait mal veya hizmet başka bir işletmeye ait mal veya hizmet ile karıştırılıyor ve bu nedenle satın alınıyor ise doğrudan karıştırma ihtimali; eğer mal veya hizmetin markası birbirinden ayırd ediliyor ancak bunların aynı işletmenin markaları olduğu ya da bu mal veya hizmetin aralarında ekonomik bağlantı bulunan işletmelerden geldiği biçiminde bir algılama oluşuyor ise bu halde de dolaylı karıştırma ihtimalinden söz edilecektir.

Somut olayda ; davacı tarafa ait marka "..... " şekil ve "......" markası olup söz konusu markaların esas unsuru "......" ibaresidir ve ... ibareleri tanımlayıcı ibareler niteliğindedir, yine davalıya ait......YAPI ...... sanat şekil markası esas unsuru......ibaresi olup diğer unsurlar tanımlayıcı ibareler niteliğindedir.

Bu durumda markalar arasında karıştırma ihtimali bulunan benzerlik olduğu yönündeki görüşe mahkememizce de iştirak edilmiştir.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin .... Hukuk Dairesi'nin 08/11/2019 tarih ve ...... Esas, ...... Karar sayılı kaldırma kararı ışığında davalının ıslah etmiş olduğu savunmasına göre yapılan değerlendirmede ise;

SMK'nun 25/6 maddesine göre; marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.

SMK'nın yürürlük tarihinden önce de yüksek Yargıtay istikrar kazanan içtihatları ile benzer 5 yıllık bir süre öngörmüştü: " Mahkemece davalı adına tescilli markanın tescil tarihinden itibaren 4 yıl 11 ay sesiz kalındıktan sonra hükümsüzlük davasının açıldığından bahisle davanın reddine karar verilmiştir. Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre de hükümsüzlük davası açılması 5 yıllık hak düşürücü süreye tabidir.

Markanın tescili de kötü niyetin varlığı halinde ise, dava açma hakkı süreye tabi değildir. Dolayısıyla tescilden itibaren 5 yıllık hak düşürücü süre içerisinde davacı tarafından iş bu davanın açıldığı anlaşıldığına göre yasal süre içerisinde dava hakkının kullanılmasının sessiz kalma yoluyla hak kaybına yol açmayacağı gözetilmeksizin yazılı gerekçelerle hükümsüzlük davasının reddi doğru görülmemiştir. "(Y.11. HD. 08.07.2013 Tarih, 2012/15223 Esas, 2013/14484 K.)

556 sayılı KHK'da yer almamasına rağmen Yargıtay içtihatları ile uzun süre sessiz kalınan ve bu yolla yatırım ve emek harcanan markanın hükümsüzlüğünün talep edilemeyeceği ilkesini getirmişti. Söz konusu 5 yıllık sürenin somut olayın özelliklerine göre taktir edilmesi gerektiği yolunda içtihatları da mevcuttu. Buna göre somut olayda sessiz kalma yolu ile hak kaybı iddiasının incelenebilmesi için aranması gereken koşullar; davacının, davalının markasından haberdar olması, haberdar olmasına yahut haberdar olmasının kendisinden beklenmesine rağmen sessiz kalması, davalı tescilinin iyi niyeti olması ve sessiz kalmanın 5 yıl (ve somut olayın özelliklerine göre taktir edilecek bir süre) devam etmesi gereklidir.

Davalı her ne kadar ticaret unvanındaki "...... Yapı İnş. Yatırım" ibaresini tescil ettirdiği tarihi sessiz kalma süresinin başlangıcı olarak sunmuşsa da, ticaret sicilindeki ibarenin markasal kullanımın başlangıcı olduğu yönündeki iddia, bu markasal kullanıma işaret eden somut deliller sunulmadığı taktirde dinlenemez. Zira burada aranan koşul "markasal kullanıma" sessiz kalmadır.

Ne var ki ıslah dilekçesi ile birlikte sunulması gereken tüm deliller değerlendirildiğinde ticaret sicil kayıt tarihi ile birlikte markasal kullanımı tevsik eder mahiyette belge yahut kayıt sunulamadığı anlaşılmaktadır. Bu husus mahkememizce alınan ek rapor ile de tespit edilmiştir. Bu durumda sessiz kalma tarihinin başlangıcının ticaret siciline kayıt tarihi olarak alınması mümkün görünmemektedir.

Davalı yanın markasını tescil tarihi olan 22.04.2015 yılından yaklaşık bir yıl sonra, 31.05.2016 tarihinde davacı iş bu davayı açmıştır ve somut olayın özellikleri ile yukarıda anılı Yargıtay içtihatları ışığında sessiz kalma yolu ile hak kaybı için gerekli ve yeterli sürenin geçmediği hukuki kanaatine ulaşılmıştır.

Tüm bu nedenlerle davalı markasının, davacı markaları ile benzer olan sınıflar yönünden kısmi hükümsüzlüğüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Katip ... · ¸e-imzalıdır Hakim ... · ¸e-imzalıdır