Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2020/120 K.2021/268

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhinde açılan davanın, Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA.

Davacı vekili dava dilekçesi ile, müvekkilinin, çeşitli markalı ürünleri ile farklı sektörlerde ihtiyaçlara cevap vererek, esnek piyasa koşullarına uyum sağlayan rekabetçi ve dinamik bir yapıya sahip şirket olduğunu, harcadığı emek ve koyduğu sermaye ile markalarına ayırt edicilik niteliği kazandırdığını ve markalarını TPMK nezdinde tescil ettirdiğini, müvekkilinin “.......” esas unsurlu ve ibareli birçok seri markanın maliki olup, markalarını uzun yıllardan beri yoğun ve ciddi surette kullanmakta olduğunu, ancak hal böyle iken davalı tarafın,

müvekkili adına uzun yıllardan beri tescilli ve fasılasız surette kullanılmakla ayırt edici nitelik kazanan markalarının aynısı ve/veya ayırt edilemeyecek kadar benzeri olan markaları, ..... tescil numaralırı ile usul ve yasaya aykırı surette müvekkilinin markası ile aynı ve türdeş mal ve hizmetlerde kendisi adına tescil ettirdiğini, davalının müvekkilinin markalarından haberdar olmasına rağmen, müvekkilinin markasının yazılış, okunuş ve telaffuz bakımından aynısı ve/veya ayırt edilemeyecek kadar benzeri olan bu markaların tamamen kötü niyetli bir şekilde tescilini sağladığını,

müvekkilinin "......." ibareli ve esas unsurlu markasını 1994 yılından bu yana tescilli olarak kullandığını, "......." ibaresini muhafaza ederek çok sayıda seri marka oluşturduğunu, davalı adına tescil edilen "......." esas unsurlu markaların, ortalama tüketici tarafından müvekkilinin seri markalarının devamı niteliğinde algılanabileceğini ve esas unsur bakımından irdelendiğinde, müvekkili markaları ile iltibasa sebebiyet verdiğini iddia ederek, davalının ....... sayı ile tescilli ".......

YAPI" ibareli markanın 6769 sayılı SMK'nın 9. Maddesine göre 37. Sınıfta yer alan tüm hizmetler bakımından ve ...... sayılı ".......

GRUP" ibareli markanın 6769 sayılı SMK'nın 9. Maddesine göre 35, 37 ve 43. sınıfta yer alan tüm hizmetler bakımından kullanılmaması nedeniyle 6769 sayılı SMK'nın 26. Maddesine göre iptalini, markalar sicilinden terkinini, davalının ...... sayılı "......." esas unsurlu markalarının SMK'nın 5, 6 ve 25. Maddeleri gereğince hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

CEVAP.

Davalı vekili cevap dilekçesi ile, müvekkili şirketin kuruluşunun ve hemen tüm markalarının tescil tarihinin dahi davacı şirketin kuruluşundan önce olduğunu, dava tarihinden yaklaşık 10 yıl önce kurulan müvekkili şirketin unvanında da olan “.......” ibaresine karşı dava açılmasının mümkün olmadığını, davacı tarafın müvekkili şirketi yakından tanıdığını, müvekkilinin marka ve unvan sahibi olduğunu ve fiilen kullandığını bildiğini ve davaya ilişkin bütün sürelerin geçmiş olduğunu, müvekkilinin kullandığı "......." ibaresi ile davacının markalarında kullandığı "......." ibaresinin tamamen farklı anlamlar içerdiğini,

davacının "......" olarak okunan ve kertenkele anlamına gelen ibareyi markalarında kertenkele resmi ile birlikte kullandığını, kertenkelenin esas şekil ve isim öğesi olduğunu, davacının markasının şekil ve anlam olarak da farklı olduğunun açık bir şekilde görüldüğünü, müvekkilinin kullandığı “.......” ibaresinin, müvekkili şirketin ortaklarının soyadının yerel dilde söylenmesinden ve doğdukları köyün isminden geldiğini, müvekkili şirketin ortakları ve murislerinin davacıdan çok daha eskiden beri mevcut ibareyi unvan ve marka olarak kullandığını, davacı iddialarının, davacının kuruluş tarihi ile açıkça çeliştiğini,

markalarının çoğunun tescil tarihlerinin de yeni tarihli olduğunu, eski tarihli markaların davacı şirkete ait olamayacağını, aksi durumda dahi söz konusu markaların tanınırlığına yönelik tamamen soyut beyanda bulunulduğunu ve davacı markalarının tanınır olmayıp, daha önceden fiilen kullanılmadıklarını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

Dava, davalı adına tescilli ....., .... ve .... tescil numaralı markaların hükümsüzlüğü, davalı adına tescilli .... tescil numaralı markanın 37. sınıfta yer alan tüm hizmetler bakımından ve ..... tescil numaralı markanın 35, 37. ve 43. sınıfta yer alan tüm hizmetler bakımından kullanmama nedeniyle markaların iptali taleplidir. TPMK kayıtları getirtilerek incelenmiş, taraf delilleri toplanarak bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. İtiraz üzerine bilirkişi heyetinden ek rapor alınmıştır.

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan gelen kayıtlardan, .... tescil numaralı "......." esas unsurlu markaların davacı adına, ..... tescil numaralı markanın 37. sınıfta, ..... tescil numaralı markanın 35, 37 ve 43. sınıfta, .... tescil numaralı markanın 35.sınıfta davalı adına tescilli olduğu anlaşılmıştır.

6769 Sayılı SMK'nın 9. Maddesi uyarınca, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına 5 yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.

Mülga 556 Sayılı KHK'nın 14. Maddesinin Anayasa Mahkemesi'nce iptaline ilişkin gerekçeli kararın 06 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanması ile 6769 Sayılı SMK'nın 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmesi karşısında, 10/01/2017 tarihinden sonra açılan iptal davalarında, 5 yıllık sürenin hesabında aradaki bu günlük 4 günlük boşluk nedeni ile 6769 Sayılı SMK'nın yürürlüğünden önceki dönemde geçen sürenin de hesaba katılması gerekir.

Zira 06/01/2017 tarihine kadar markanın kullanılmamasının bir yasal yaptırımı mevcuttur ve marka sahipleri de bunu bilmektedir. Türkiye'nin taraf olduğu Paris Sözleşmesi'nin 5/c maddesi ile TRIPS Anlaşmasının 19. Maddesinde de, markanın kullanılması koşulu düzenlenmektedir. Her ne kadar 6769 Sayılı kanunda, bir geçici madde ile 4 günlük boşlukla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiş ise de, 06/01/2017 tarihinden önceki kullanmama sürelerinin yok sayılması mümkün değildir.

Sonuçta halen yürürlükteki yasal düzenlemeye göre tescilden itibaren 5 yıl kullanılmayan marka iptal edilir. SMK'nın 26. Maddesinin SMK önceki dönemde tescil edilmiş, fakat kullanılmayan markalar yönünden de uygulanması, kanunların geçmişe yürümeme ilkesine de aykırı değildir. Zira geçmişe etki yasağı mutlak olmayıp, hak sahiplerinin belirli bir hukuki duruma olan güveni objektif olarak haklı ise geçmişe etki yasağından söz edilemez.

(Bakınız Uğur Çolak, Türk Marka Hukuku, 4. Bası, S.983 vd) Yüksek Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 12/11/2020 tarih ve 2020/1133 Esas 2020/5023 Karar sayılı ilamı da bu doğrultudadır.

6769 Sayılı SMK'nın 25. Maddesinde hükümsüzlük koşulları belirtilmiş olup, belirtilen madde ile, 5. veya 6. maddede sayılan hallerden birinin mevcut olması halinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. Menfaati olanlar, Cumhuriyet Savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir. Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır.

Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez. Bir marka, 5. maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz. Hükümsüzlük halleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilir.

Marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemez.

Yine SMK'nın 6/1 hükmü uyarınca, tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvurunun reddedileceği belirtilmiştir.

Tüm dosya kapsamı deliller ve bilirkişi raporları birlikte değerlendirildiğinde. Her ne kadar önceki tarihli davacı markaları ile, sonraki tarihli dava konusu davalı markaları görsel, işitsel ve anlamsal olarak benzer, emtia sınıfları yönünden kısmen benzer ise de, dava tarihinin 29.04.2020 olduğu, davalıya ait ..... no.lu markanın 24.06.2014 tarihinde, ..... no.lu tarihli markanın 05.02.2015 tarihinde tescil edildiği görülmektedir.

Davalı markalarının tescil tarihleri ile davanın açıldığı tarih arasında geçen süreler dikkate alındığında, önceki tarihli marka sahibi tarafından hükümsüzlük talebinin ileri sürülebileceği beş yıllık sürenin geçtiği anlaşılmaktadır. Bu halde, davanın ikame edildiği tarihte davalı markalarının tescil tarihinden itibaren 5 (beş) yıllık süre dolduğu için, davacının hükümsüzlük talebinin dinlenebilmesi SMK m.25/f.6 hükmü çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Hükümsüzlük davası açılmasında tanınmış markalar için mülga 556 sayılı KHK'da açıkça öngörülen ve alelade markalar için de kabul edilmekte olan “5 yıllık süre”, SMK m.25/f.6'da uzun süre sessiz kalma suretiyle hak kaybı düzenlenirken açıkça kanuni düzenlemeye kavuşmuştur.

Düzenleme, “Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.” hükmünü amirdir. Davacı, kanunen öngörülen süre dava tarihinden önce dolduğu için, kötü niyet söz konusu olmadıkça, davalının .... ve ....... no.lu markalarının hükümsüzlüğünü talep edemeyecektir.

Somut olayda davacı, hükümsüzlük talebini, SMK m.6/f.9'da düzenlenen ve aynı Kanun m.25/f.1 uyarınca hükümsüzlük sebeplerinden olan kötü niyetli tescile de dayandırmıştır.

Kötü niyetli tescil, diğerlerinden bağımsız olarak başlı başına bir hükümsüzlük sebebidir ve 556 s. KHK döneminden beri böyle kabul edilmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 16.07.2008 tarih ve 11-501/507 sayılı kararında, marka hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli olarak kabul edilmiştir.

En geniş ifadesiyle, bir marka kanunen belirlenen varlık ve kullanılış amacına aykırı maksatlarla tescil ettirilmişse, markanın tescili tescil müessesesinin sağladığı korumanın amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla bir başkasının markasından haksız olarak yararlanmak gibi bir amaçla gerçekleştirilmişse, o markanın kötü niyetle tescil ettirildiğinden bahsedilir.

Dosyaya sunulu evrak ve deliller ile taraf dilekçeleri ve beyanları incelendiğinde, ....... ibareli unvanla 2011 yılında kurulan davalı şirketin ortakları ...... ve ....... un ve şirket yetkilisi ..... 'un soyadının ...... olduğu; “.......”nun İngilizce “..... ” olarak yazılan, “.....” olarak okunan ibareden (bir tür kertenkeleyi ifade etmektedir) geldiği; davalı vekilinin ....... ve kertenkele figürü markasını kullanan başka firmaların da olduğunu belirtip örnek gösterdiği,

yine davalı vekilinin “.......” ibaresinin müvekkili şirketin ortaklarının soyadı olan ......'nün yerel dilde söylenmesinden ve doğdukları köyün isminden geldiğini belirttiği görülmektedir. .......'nun, taraf markalarının tescilli oldukları sınıflar bakımından ayırt edici bir işaret olmakla birlikte, tamamen fantezi-hayali, bir başkasınca seçilip tescil edilmesi tesadüf olamayacak bir tanıtıcı işaret olmadığı tespit edilmektedir.

Buna göre, yukarıda tespit edilen hususlar çerçevesinde davalının tescilde kötü niyetli olarak hareket ettiğini gösteren sarih bir delil bulunmamaktadır. Yine, davalı markalının tescil başvuru tarihi itibariyle davacı markasının tanınmış olduğuna dair bir delil yoktur.

Bu itibarla, davalı adına tescilli ..... ve ....... tescil nolu markalar yönünden tescil tarihinden itibaren 5 yıllık süre geçtikten sonra davanın açılmış olması karşısında davacının bu markaların hükümsüzlüğüne dair talebi yönünden davanın hak düşürücü süre nedeniyle reddine karar vermek gerekmiştir. Hükümsüzlüğü talep edilen ....... tescil nolu marka yönünden yapılan değerlendirmede ise, bu marka 35. Sınıftaki mal ve hizmetler kapsamında tescillidir.

Davacının hükümsüzlük iddiasını dayandırdığı önceki tarihli ..... ve ....... tescil nolu markası 25. Sınıfta , ...... ve ..... tescil nolu markaları 36 ve 39. Sınıflarda tescillidir.

Yukarıda değinildiği üzere, davacı markalarının tanınmış olmadığı, davalı tescilinin kötü niyetli olmadığı, davacının dayanak markalarıyla davalı markaları arasında tescil sınıflarının farklı olup, 35. Sınıftaki emtialar yönünden kısmı benzerlik nedeni söz konusu ise de, davalının bu markasının ...... tescil nolu markası nedeniyle ilgili hizmet yönünden kazanılmış hakkı teşkil ettiğinden markaya yönelik hükümsüzlük talebinin de reddi gerekmiştir.

Davacının, davalı adına tescilli ....... ve ..... tescil nolu markaların kullanmama nedeniyle iptaline ilişkin talebi yönünden yapılan değerlendirmede; davalıya ait ...... tescil nolu markanın, tescilli olduğu “inşaat hizmetleri” dışındaki hizmetlerde kullanılmadığı, davalıya ait ...... tescil nolu markanın 43. sınıfta kullanılmadığı, 37. sınıfta “inşaat” hizmetleri dışındaki hizmetlerde kullanılmadığı ve davalıya ait .... tescil nolu markanın, 35. sınıfta, “reklamcılık”, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için “Basılı evraklar;

basılı yayınlar”, “Motorlu kara taşıtları ve bu taşıtlar için motorlar, parçalar (motosikletler, mobilet dahil) mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.” ve davalının inşaat demiri ve daire satışına yönelik kullanımı ile ilgili olarak, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için “metalden olmayan binalar/yapılar', “Adi metaller ile bunların alaşımları ve yarı mamulleri.

Barınma, saklama, muhafaza etme, kaplama, sarma, çevreleme, depolama, yerleştirme veya inşaat amaçlarıyla yapılmış metalden malzemeler ve araçlar (metalden portatif merdivenler dahil)” mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)” hizmetleri dışındaki hizmetlerde kullanılmadığı anlaşılmakla, davanın kısmen kabulü ile tescilden itibaren beş yıldan fazla süre kullanılmayan emtia ve hizmetler yönünden bu markaların iptaline karar vermek gerekmiştir.

Bu itibarla aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Katip ... · e-imzalıdır Hakim ... · e-imzalıdır