Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2020/214 K.2022/63

Tespiti, Durdurulması, Giderilmesi

DAVA TARİHİ : 25/08/2020

KARAR TARİHİ : 15/03/2022

KARAR YAZIM TARİHİ : 16/03/2022

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhinde açılan davanın, Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA ; Davacı vekili dava dilekçesi ile, müvekkilinin Türk Patent ve Marka Kurumu

nezdinde 4, 9, 14, 18, 24, 25, 26 ve 35. sınıflarda tescilli ..... ” markalarının sahibi olduğunu, markanın müvekkili tarafından aktif

ve yaygın olarak kullanılmakta olan, tüketici nezdinde yüksek tanınırlığa sahip, iyi bilinen

prestijli bir tekstil ürünleri markası konumunda olduğunu, “....” markasının İstanbul’un en

Prestijli alışveriş merkezlerinde mağazalarının bulunduğunu, müvekkilinin “....” markalı

ürünlerinin internet ortamında da .......com ve ....com.tr alan adlı internet sitelerinde

online olarak satışa sunulduğunu, ancak hal böyle iken, davalıya ait ...... tescil nolu markanın müvekkilinin markası ile ayırt edilemeyecek derecede benzerlik arz ettiğini, markanın 24, 25 ve 35. sınıflarda tescilli olduğunu, dolayısıyla müvekkilinin tescilli ve tanınmış markası ile aynı

sınıflara ilişkin olduğunu ve okunuş ile birebir sesteş olan markanın görünüş olarak da aynı

benzerlik seviyesinde olduğundan iltibas tehlikesinin kaçınılmaz olduğunu, davalı yanın

müvekkilinin faaliyet konusu olan tekstil ürünlerine ilişkin faaliyet gösterdiğini, hükümsüzlüğü

talep edilen markasının tescil kapsamının da bu sınıfa yönelik olduğunu, davalının müvekkilinin gerçek ve öncelikli hak sahibi olduğu markası ile iltibas meydana getirmeye yönelik

faaliyetlerinin, sadece TPMK nezdinde gerçekleştirdiği ..... numara ile tescilli markası ile

sınırlı kalmadığını, marka tesciline ek olarak www...... .com.tr alan adını da kendisi adına (12.10.2017 tarihinde) tescil ettirdiğini ve bu internet sitesinde söz konusu markayı müvekkilinin tesciline yaklaştırır şekilde kullandığını, görsel ve işitsel benzerlikleri yeterli değilmiş gibi bir de aynı müvekkilinin tanınmış markasının ilk harfi olan “.... ” harfindeki yazı karakterini ve harfteki

kuyruk detayını dahi hiçbir zorunluluk bulunmadığı halde taklit etmekten çekinmediğini, müvekkili ile aynı

sektörde faaliyet gösteren davalının, 2007 yılından bu yana tescilli ve tanınmış “....” markalarından haberdar olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, davalının gerek marka tescili, gerekse de marka kullanım tarzı ile müvekkilinin markalarının tanınırlığından yararlanmaya yönelik iltibas yaratma çabası içinde olduğunu iddia ederek, davalı adına tescilli ..... tescil numaralı markanın hükümsüzlüğünü, müvekkilinin markasına yönelik tecavüz ve haksız rekabetinin tespitini, durdurulmasını, giderilmesini, https://..... com.tr/ alan adına erişimin engellenmesini ve alan adının iptalini talep ve etmiştir.

CEVAP ; Davalı vekili cevap dilekçesi ile, müvekkilinin 1996 yılından bu yana Merter'de

faaliyet gösterdiğini, özellikle örme kumaştan mamul ürünlerin imalat ve satışını yaptığını, satışlarının tamamına yakınının ihraç edildiğini, dünya çapında bilinirliği olan bazı markalara ve

...... gibi kulüplere lisanslı üretim yaptığını, yaptığı üretimlerin Merter’de bulunan 5.000

m2’lik üretim tesisinde gerçekleştiğini, müvekkilinin konusunda uzman ve piyasada tanınan bir

firma olduğunu, kuruluşundan bugüne değin herhangi bir marka hakkına tecavüzün ve haksız

rekabetin içinde yer almadığını ve lisanslı ürün dışında başkasına ait herhangi bir markalı

ürünün üretimini yapmadığını, müvekkilinin kendi markasıyla iç piyasada üretim ve satış

yapmak düşüncesi ile 2017 yılında "...... " markasını ve "...... " markasını tescil

ettirdiğini, iki sene öncesinde de aynı binada faaliyet gösteren diğer şirket olan ...... Tekstil İnş.San.Tic.Ltd. Şti.'yi isim değişikliğine giderek ...... Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.'ye dönüştürdüğünü,

.......com.tr alan adının müvekkiline ait olduğunu ve burada kendi üretimi olan ....... markalı yüksek kaliteli, modern ve anı yakalayan çizgisi ile zamansız tasarımlı ürünleri sattığını,

davacının markadan doğan haklarına herhangi bir tecavüz veya haksız rekabetin söz konusu

olmadığını, zira taraf markaları arasında etimoloji açısından da, fonetik açıdan da anlam ve

okunuş farkı bulunduğunu, müvekkilinin üretim ve satışını yaptığı ürünlerin üzerinde,

etiketlerinde, ambalaj ve kutularında ....... (saf dokunuş) markasını kullandığını,

bunların bile başlı başına ayırt edici özellikte olduğunu ve müvekkilin markası ile davacının

markası arasında renk grafik unsurları düzenleme ve tertip tarzı itibarıyla, ayrıca ürün portföyü,

müşteri kitlesi ve fiyat aralığı yönlerinden de benzerlik bulunmadığını savunarak, davanın

reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRMESİ VE GEREKÇE

Dava, davacının markadan doğan haklarına tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, durdurulması, giderilmesi, davalı adına tescilli ..... tescil numaralı markanın hükümsüzlüğü ile https://.......com.tr/ alan adına erişimin engeli ve alan adının iptali taleplidir. Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan gelen kayıtlardan, ..... tescil numaralı "...." esas unsurlu markaların davacı adına, ..... tescil numaralı "......" ibareli markanın, 24., 25.ve 35.sınıf emtiası yönünden davalı adına tescilli olduğu anlaşılmıştır.

6769 Sayılı SMK'nın 25. Maddesinde hükümsüzlük koşulları belirtilmiş olup, belirtilen madde ile, 5. veya 6. maddede sayılan hallerden birinin mevcut olması halinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. Menfaati olanlar, Cumhuriyet Savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir. Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır.

Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez. Bir marka, 5. maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz. Hükümsüzlük halleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilir.

Marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemez.

Yine SMK'nın 6/1 hükmü uyarınca, tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvurunun reddedileceği belirtilmiştir.

6769 Sayılı SMK'nın 29/1-b ve c maddeleri ile, marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmanın marka hakkına tecavüz oluşturduğu belirtilmiştir.

6102 Sayılı TTKnın 54. Maddesi ile, haksız rekabete ilişkin bu kısım hükümlerinin amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır. 55. Maddesinin 4. fıkrasında ise, iyi niyetle bağdaşmayan, haksız rekabete ilişkin eylemlere örnek olarak, başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak gösterilmiş ve haksız rekabet halleri hüküm altına alınmıştır.

Taraf vekillerince deliller sunulduktan ve resen celbi gereken deliller de toplandıktan sonra dosyada bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş olup, dosyanın tevdi olunduğu bilirkişi hazırlamış olduğu 27/09/2021 havale tarihli raporda sonuç olarak,

davacı yanın EK-3 olarak müvekkilinin dava konusu markalarına ilişkin basında çıkan haberleri, reklamları, tanıtım kampanyalarına ilişkin harcamaları gösterir faturaları, ürün satışlarını gösterir faturaları, katalogları vb. delilleri içerdiğini belirttiği dosyaya bir CD sunduğunu ve bunların müvekkilinin markasının tanınırlığına ilişkin olduğunu beyan ettiğini, ancak cd'nin bulunduğu zarf açıldığında CD'nin kırık olduğu görülmüş ve bu nedenle cd'nin çalıştırılamadığını, bu sebeple içeriğinin görüntülenemediğini,

uyap üzerinden yapılan inceleme neticesinde de ilgili cd'nin doküman olarak yüklü olmadığının anlaşıldığını ve belirtilen deliller incelemediğinden, davacının tanınmış marka iddiası hakkında bir değerlendirme yapılamadığını, davalıya ait ..... tescil nolu markanın, tescilli olduğu 24 (kampçılar için uyku

tulumları hariç), 25 ve 35. (reklam amaçlı tasarım hizmetleri ve alıcı ve satıcılar için online

pazaryeri-internet sitesi sağlama hizmetleri hariç) sınıf ürün ve hizmetler bakımından, davacının

önceki tarihli .... tescil nolu markası ile karıştırılma ve bağlantı kurulma ihtimaline (SMK

m.6/f.1, SMK m.25/f.1) sebep olabileceği ve Mahkemece bu kanaat kabul edilirse, SMK

m.25/f.1 gereğince 24 ve 35. sınıflar yönünden kısmen ve 25. sınıf yönünden tamamen

hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilebileceği, davalı markasının tescilinde kötü niyet bulunup bulunmadığı ile ilgili olarak somut

olayın tespit edilen şartları ve kanaat işbu raporda belirtilmiş olmakla birlikte, kötü niyet

konusundaki takdirin tamamen Mahkemeye ait olduğu, davalının fiili marka kullanımının, markası tescilli ise de ve Mahkemece tesciline

uygun kullanıldığı kabul edilse bile, SMK m.155 hükmü de dikkate alındığında, iltibas ve alan

adında ve içeriğinde kullanım sebebiyle davacının marka hakkına tecavüz (ve haksız rekabet)

teşkil ettiği (SMK m.7/f.2-b, SMK m.7/f.3-d ve SMK m.29/f.1-a) ve davalı alan adının iptalin ilişkin davacı talebinin de yerinde olduğu,

davacının haksız rekabet yönünden ayrıca dayandığı TTK m.55/f.1 (a)/5 hükmünün

olayda uygulanma kabiliyetinin olmadığı belirtilmiştir.

Bilirkişi raporuna taraf vekillerinin itirazı üzerine, aynı bilirkişiden itirazları karşılar mahiyette ek rapor alınmasına karar verilmiş olup, bilirkişi hazırlamış olduğu 24/01/2022 havale tarihli ek raporda sonuç olarak, davalı tarafından sunulan cd içeriğindeki delillerden ve TPMK nezdinde 2007 yılından itibaren koruma altında olmasından hareketle, davacı markasının davalıya ait markanın koruma tarihi öncesinde tanınmışlık düzeyine eriştiğine dair bir sonuca ulaşılamadığı ve kök rapora itirazların incelenmesi neticesinde de, kök raporda belirtilen tespit ve değerlendirmeden dönülmesini gerektiren bir durum saptanmadığı belirtilmiştir.

Tüm dosya kapsamı deliller Türk Patent Kayıtları ve bilirkişi raporları birlikte değerlendirildiğinde; ...... tescil numaralı "...." esas unsurlu markaların 04,09,14,18,24,25,26,35 sınıflarda davacı adına, ..... tescil numaralı "......" ibareli markanın, 24., 25.ve 35.sınıf emtiası yönünden davalı adına tescilli olduğu, önceki tarihli davacı markalarının davalı marka tescil başvuru tarihi itibariyle tanınmışlığının ispatlanamadığı,

ayrıntıların bilirkişi ....... tarafından düzenlenen raporda değinildiği üzere taraf markaları arasında görsel ve işitsel olarak benzerlik bulunduğu yine tescilli oldukları emtia ve hizmet sınıflarının da aynı/ benzer oldukları davalı markasının, davacının öncelikli tarihli tescilli markaları ile alıştırma ve bağlantı kurma ihtimaline sebep olabileceği bu itibarla SMK. 6/1 maddesi anlamında iltibas nedeniyle hükümsüzlük koşullarının oluştuğunun kabulü gerekmiştir.

Davacının kötü niyetli tescile dayalı hükümsüzlük talebine gelince; davacı,

davalının fiili marka kullanımında “...... ” harfinin kuyruğunun tescilde olduğu gibi değil de,

davacıya ait markaya yakınlaştırıldığını belirtmektedir. Davacı markasında görselinden de anlaşıldığı üzere “... ”nun kuyruğu “..... ”nun altında nokta şeklinde

konumlandırılmıştır. Davalı internet sitesinde ve incelenen instagram hesabında,

örneğinde görüldüğü gibi, ilk harfin, tescil edildiği şekilden

farklı olarak, davacı markasında olduğu gibi nokta şeklinde olmasa da, sağdan aşağı inen kısacık

bir çizgi ve yine “...... ” harfinin altında konumlandırıldığı görülmüştür. Davalı,.....

ibaresiyle ayırt ediciliği sağladığını belirtmekte ise de, markasal kullanımda asli-vurgulayıcı

unsur olarak ...... işareti yer aldığından, püre touché ibaresinin ayırt edicilik sağlamadığının kabulü gerekir. Davacı, markasının tanınmış marka olduğuna da dayanarak, bu kullanımının

davalı tarafın marka tescilinde kötü niyet bulunduğunu gösterdiğini belirtmektedir. Tanınmış markanın varlığı

doğrudan kötü niyeti gösterdiği söylenemez ise de, bu durumdan bağımsız olarak, somut olayın şartlarına bakıldığında, davalı markası

davacı markası ile aynı sınıflarda tescilli olup, fiili kullanımı doğrudan davacının fiili

kullanımında olduğu gibi 25. sınıftadır. Her iki taraf da giyim ürünleri sektöründe markayı

kullanmaktadırlar. Davacı markası 2007 yılından itibaren tescille koruma altına alınmıştır. Aynı

sektörde faaliyet gösteren basiretli tacirden beklenen, ilgili olduğu sektördeki diğer kimselerin

markaları ile iltibasa sebep olmayan markaları seçip tescil ettirmesi ve kullanmasıdır. Bu

hususlar dikkate alındığında, davalı markasının tescilinin tesadüfen gerçekleştirildiğini

değerlendirmek mümkün görünmemiştir. Bu itibarla davalı marka tescilinin SMK.6/9 maddesi anlamında kötü niyetli olduğu sonuç ve kanaatine varılarak markanın tüm emtia ve hizmetler yönünden hükümsüzlüğüne karar vermek gerekmiştir.

Davacının Marka Hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabet ile bunlarla bağlantılı olarak Alan Adı İptali Talepleri yönünden yapılan değerlendirmede; marka hakkına tecavüzde iltibas düzenlemesi (SMK m.7/f.2- b bendi), hükümsüzlük davasındaki

ile aynı kurallara tabidir. Bu sebeple, davalının fiili marka kullanımının, markası tescilli ise de ve tesciline uygun kullanıldığı kabul edilse dahil, SMK m.155 hükmü de dikkate

alındığında, hükümsüzlük yönünden yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde iltibas ve alan

adında ve içeriğinde davacı markasının tescili kapsamında kullanım sebebiyle SMK m.7/f.2-b,

SMK m.7/f.3-d ve SMK m.29/f.1-a gereğince davacının marka hakkına tecavüz (ve haksız rekabet)

teşkil ettiği ve davalı alan adının iptaline ilişkin davacı talebinin de kabulü gerekmiştir.

Davalının yukarıda değinilen davacı markasının aynı emtia sınıfında kullanmak suretiyle olan eylemi aynı zamanda TTK. 54 ve devamı maddeleri anlamında haksız rekabet teşkil ettiğinden davacının bu yöndeki talebinin de kabulü gerekmiştir. Bu itibarla aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Katip ..... · e-imzalıdır Hakim ...... · e-imzalıdır