Bakırköy 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2021/385 K.2021/258

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka Hakkına Tecavüzün Tespiti, Önlenmesi ve Tazminat davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin TPE nezdinde tescilli, tanınmış "....." marka ve logolarının bulunduğunu, davalının ..... tescil nolu "..." şekil markası ile aynı/benzer ve iltibas oluşturur şekilde ...dörtlü kalem pilleri satışa arz ettiğinin tespit edildiğini ileri sürerek, eylemin marka hakkına tecavüz oluşturduğunu tespitine, önlenmesine, fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydıyla 556 sayılı KHK 66/c maddesi kapsamında 1.000,00 TL maddi, 5.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, hükmün ilanına karar verilmesini talep etmiştir.

CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; dava konusu piller ile davacının markalarının farklı emtialarda kullanıldığını, davacı markalarının spor ürünlerinde tanındığını, satışa sunulan ürünlerin dava dışı ... San. Ve Tic. Ltd. Şti'ne ait olduğunu, aralarında yapılan 09.02.2012 tarihli satım sözleşmesi uyarınca sorumluluğun da bu şirkete ait bulunduğunu, kendilerine husumet yöneltilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Fer'i müdahil .... San. ve Tic. Ltd. Şti vekili cevap dilekçesinde özetle; dava konusu pillerin dava dışı ... San. ve Tic. Ltd. Şti'den tedarik edilerek davalı tarafa satıldığını, bu şirketin davaya konu logoyu 10 yıldan uzun bir süredir kullandığını, davacının sessiz kalarak hak kaybına uğradığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Fer'i müdahil ... San. ve Tic. Ltd. Şti vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkilinin ürünleri üzerinde kullandığı markanın "..." ve "...." olduğunu, bu haliyle ayırt edicilik kazandığını, taraf markalarının kullanıldığı ürünlerin ve tüketici kitlesinin tamamen farklı olduğunu, davacının 10 yılı aşkın bir süredir kullanıma sessiz kalarak hak kaybına uğradığını savunarak davanın reddini istemiştir.

DELLİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

Dosya, davacı tescilli markası ile davalı taraf ürünleri karşılaştırılarak, iltibas bulunup bulunmadığı, marka hakkına tecavüz oluşturup oluşturmadığı hususunda rapor tanzimi için bilirkişi heyetine tevdi edilmiş, bilirkişiler 22/05/2013 tarihli raporlarında; "davacı taraf adına tescilli markalar ile davalı tarafın kullandığı marka işaretlerinin benzer olduğu, ancak davacı tarafın uzun süre sessiz kalarak davalı markasının hükümsüzlüğü isteme hakkını yitirdiği" hususlarını tespit ve rapor etmişlerdir.

Mahkemece 05/03/2014 tarih, ... esas, ... karar sayılı kararıyla davaya konu markanın fer'i müdahil ... San. Ve Tic. Ltd. Şti tarafından 2001 yılından beri kullandığı, davacının kullanım tarihinden itibaren dava tarihine kadar sessiz kaldığı, bu nedenle davanın reddine karar verildiği, davacı vekilinin temyiz talebi üzerine dosyanın Yargıtay'a gönderildiği, Yargıtay ....

Hukuk Dairesi'nin 24/09/2014 tarih, ... esas,... karar sayılı ilamıyla ilk derece mahkemesi kararının onanmasına karar verildiği, aynı dairenin 15/04/2015 tarih, ... esas, ... karar sayılı karar düzeltme kararı ile ".... San. ve Tic. Ltd.

Şti'nin dava konusu işareti 2001 yılından itibaren "traş bıçağı, yapıştırıcı, elektronik ürün" malları üzerinde kullandığı, ancak 2008 tarihinden itibaren sözkonusu şekil markasını dava konusu "pil emtiası" da dahil olmak üzere kamp lambaları ve benzeri tür emtia üzerinde kullandığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, adı geçen fer'i müdahilin uyuşmazlık konusu pil ürünü üzerindeki markasal kullanımının başlangıç tarihi 2008 yılı olup bu ürünün az önce bahsedilen mallarla aynı ya da benzer tür olarak kabulü mümkün olamayacağına göre, söz konusu kullanımın başladığı 2008 tarihi ile dava tarihi dikkate alındığında davacının sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradığından söz edilemeyeceği"nden bahisle karar bozularak mahkememize gönderilmiştir.

Bozma sonrası yapılan yargılamada davalı tarafından ibraz edilen deliller değerlendirilerek davalı ... Ltd. Şti'nin üretimini yaptığı piller üzerinde kullanılan markanın kullanılmaya başlandığı tarihin davalı tarafından ibraz edilen belgeler değerlendirilerek tespitinin istenmesine karar verilmiş, bilirkişiler 30/05/2016 tarihli ek raporlarında; "feri müdahilin dava konusu markayı pil ürünleri üzerinde ilk kullanımının dosya münderecatından Şubat 2005 yılı olduğu, ancak davacı tarafın uzun süre sessiz kalarak davalı markasının hükümsüzlüğü isteme hakkını yitirdiği" yönünde görüşlerini bildirmişlerdir.

Bozma sonrası yapılan yargılama sonunda 15/02/2017 tarih, ... esas, .. karar sayılı kararıyla davaya konu olan davacıya ait şekil markasının kullanım tarihinin Şubat 2005 tarihinden itibaren olduğu ve davanın 17/04/2012 tarihinde açıldığı göz önüne alındığında MK'nun 2.maddesi anlamında hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olup, uzun süre sessiz kalarak hak kaybına uğradığı, bu hususun tanınmışlık kriterinden önce geldiğinden davanın reddine karar verildiği, dosyanın Yargıtay'a gönderildiği, Yargıtay ....

Hukuk Dairesi'nin 14/01/2019 tarih, ... esas, ... karar sayılı ilamıyla "Dava marka hakkına tecavüzün tespiti, tecavüzün önlenmesi ve tecavüz nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin olup, Dairemizin ... E.-...

K. sayılı ilamı ile dava konusu işaretin dava konusu pil emtiasında kullanılmaya başlandığı 2008 tarihi ile dava tarihi dikkate alındığında davacının sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradığından söz edilemeyeceği kabul edilerek mahkeme ilamı bozulmuş ve mahkemece yeniden yapılan yargılamada 16.12.2015 tarihli celsede Dairemizin bozma ilamına uyulmasına karar verilmiş olup, uyma kararıyla birlikte davacının sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğramadığı yönünde davacı taraf yararına usuli kazanılmış hak oluştuğunun kabulü gerekir.

Usuli kazanılmış hakkın oluşumundan sonra yeni delil ibraz edilmek suretiyle bu delil durumuna göre dava konusu işaretin kullanımının 2008 yılında değil de 2005 yılında başladığı gerekçesiyle davacının yeniden sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradığı kabul edilemez.

Şu halde, mahkemece usuli kazanılmış hakkın mevcut olduğu değerlendirilmeksizin anılan gerekçeyle davanın reddi doğru olmadığı"ndan bahisle kararın bozulduğu, aynı dairenin 19/11/2020 tarih, ... esas, ... karar sayılı ilamıyla karar düzeltme talebinin reddine karar verilerek dosya mahkememize gönderilmiştir.

Bozma sonrası dosya iki marka vekili ve bir SMM bilirkişiden oluşan heyete tevdi edilerek dosyaya sunulu tüm deliller, raporlar ve Yargıtay bozma ilamı ışığında davacı markalarına tecavüzün koşullarının ve tazminat koşullarının oluşup oluşmadığı, oluştuysa seçimlik hakka göre davacı tarafın isteyebileceği maddi tazminat miktarı hususlarında rapor tanziminin istenilmesine karar verildiği, bilirkişi heyeti 09/08/2021 tarihli ayrıntılı ve gerekçeli raporlarında.

"Davaya konu piller üzerindeki sıçrayan kedi şeklinin markasal kullanımının, davacının tanınmış markasına benzerliği ile karıştırılma ihtimali neticesinde davacının markasının ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikte kullanım oluşturduğu, Davalı taraftan mali inceleme için hazır edilmesi istenilen defter ve belgelerin, çok eski yıllara ait olması, ticari defter kayıtlarına ilişkin sistem değişikliği nedeniyle istenilen bilgilere ulaşılamaması ve zamanaşımı nedeniyle 10 yıl öncesine ait belgelerin imha edilmiş olması nedenleriyle ibraz edilemediğinin ifade edildiği,

Belirtilen nedenlerden dolayı gerekli mali inceleme yapılamamış olduğundan, davacı tarafın isteyebileceği maddi tazminat miktarının hesap edilemediği, Dosyaya sunulmuş olan emsal “Marka Lisans Sözleşmesi”ne göre, davacının lisanslı markalarını taşıyan ürünlerin üretimi ve satışına ilişkin olarak, 2008 yılı ile 17.04.2012 tarihleri arasında lisans alan'dan talep edebileceği asgari lisans ücretinin 923.182,37 TL olarak hesap edildiği, ancak, dava konusu ürün cinsinin, davacının spor giysisi ürün çeşitleri ile ilgisi olmadığı gibi, davalı tarafından ne kadar müddetle ve ne miktarda satışının yapılmış olduğunun da belli olmadığı,

dolayısıyla, hesap edilen söz konusu asgari lisans ücretinin, davalı taraftan istenebilmesinin mümkün olmadığı, Bu nedenle, davacı tarafın seçimlik hakkını kullandığı “Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin bu hakkı bir lisans sözleşmesi ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması hâlinde ödemesi gereken lisans bedeline göre isteyebileceği maddi tazminat miktarının BK.

51 ve 52. md. çerçevesinde Mahkeme tarafından takdir edilmesinin uygun olacağı" hususlarını tespit ve rapor etmişlerdir.

Davalı vekili 06/09/2021 tarihli dilekçesi ile, davaya konu pil ürünündeki marka kullanımının, davacının markasının spor ürünleri sektöründe tanınmış olması sebebiyle davacının tanınmışlığından haksız yararlanma ve iki markanın ilişkilendirilme ihtimalini doğurmadığı hususunun göz ardı edildiğini, bir an için marka hakkının ihlal edildiği kabul edildiği ihtimalde dahi bilirkişi heyeti tarafından da vurgulandığı üzere, mevcut verilerle hesaplanamayan lisans bedeli üzerinden tazminata hükmedilmesinin usul, yasa ve içtihatlara aykırı olacağını, itirazlarının değerlendirilmesi için dosyanın ek rapor alınmak üzere bilirkişi heyetine yeniden tevdiine karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı vekili 18/10/2021 tarihli dilekçesi ile, maddi tazminat taleplerini 20.000,00 TL'ye artırarak eksik harcı ikmal ettikleri görülmüştür.

Dava, davalının davacı markasında doğan haklarına tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, tazminat talebine yöneliktir.

Dava tarihinde yürürlükte olan 556 sayılı KHK hükümleri dikkate alındığında markalar hakkındaki KHK'nın 61 md ve KHK'nin 9.maddesine yapılan yollama nedeniyle marka sahibinin aşağıdaki hallerde markaya tecavüzünün engelleme hakkı bulunmaktadır.

A- Markanın tescil kapsamı ile aynı mal veya hizmetler ile ilgili olan tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılmasın

B- Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirme ihtimali dahil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılmasın

C- Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal veya hizmetler ile benzer olmayan ancak Türkiye de tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edebilecek ve tescilli markanın itibarına zarar verebilecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeliyebilcek nitelikte her hangi bir işaretin kullanılması işaretin mal veya ambalaj üzerine konulması işareti taşıyan ambalajn piyasaya sürülmesi bu amaçla stoklanması, teslim edilceğinin teklif edilmesi, veya o işaret hakkında hizmetlerin sunulması veya sağlanması işareti taşıyan malın gümrük belgesine girmesi,

gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabii tutulması, işaretin teşebbüse iş veren evrakı ve reklamlarında kullanılması, işareti kullanan kişinin işaretin kullanımına ilişkin hakkı ve meşru bir bağlantısının olmaması koşuluyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı yönlendirici kot, anahtar sözcük vb şekilde kullanması, marka hakkına tecavüz sayılan haller olarak sıralanmıştır.

Somut olayda davacının "... markası" dava tarihi itibariyle Türkiye ve Dünyaya yayılmışlığı, promosyon ve reklam çalışmalarının yoğunluğu, markanın ekonomik değeri kriterlerine göre tanınmış markadır. Bu nedenle tescilli olmadığı hizmet ve emtialar yönünden de korunmalıdır. Davalı tarafa ait pil emtiasında bulunan "..." şekil unsurunu havi markasal kullanımın ise davacı tarafa ait markalardan doğan haklara tecavüz oluşturduğunun kabulü gerekir. Aynı zamanda davacıya ait tanınmış markanın asli ve tek unsurunu ihtiva eden davalı markasal kullanımının davacının markasının ayırdedici karakterini zedeleyecek mahiyettedir.

Mahkememizce uyulan Yargıtay bozma ilamları karşısında, davacının sessiz kalma yolu ile hak kaybının bulunmadığının kabulü ile davacının marka tecavüzünün tespiti ve önlenmesi taleplerinin kabulü gerekmiştir.

Davacı tazminat seçimlik hakkını lisans sözleşmesine göre kullanmıştır. Ne var ki davacı markasının kullanıldığı emtia ile davalı ürünlerinin emtiası farklıdır. Dosyaya sunulan deliller ile de davalının dava tarihinden önce ne miktarda ve ne kadar süre üretim yaptığı belirlenememiştir.

Tecavüze konu ürünlerin alış-satış kayıtlarına ait belgeler, söz konusu belgelerin çok önceki tarihlere ait olması, ticari defter kayıtlarına ilişkin sistem değişikliği nedeniyle istenilen bilgilere ulaşılamaması ve zamanaşımı nedeni ile 10 yıl öncesine ait belgelerin imha edilmiş olması gibi sebeplerle, dosyaya sunulamamış ve incelenememiştir.

Bu durumda tazminat miktarının BK 50-51 kapsamında res'en taktir edilmesi gerektiği anlaşılmış ve davalının kusurunun derecesi, davacının aldığı önlemleri hep birlikte değerlendirilmek suretiyle talep olunan 20 bin TL maddi tazminatın makul ve dengeleyici olduğu, talep olunan 5 bin TL manevi tazminatın ise tecavüzün kapsamı, tarafların mali durumları itibarıyla tamamının kabulünün gerektiği kanaatiyle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Katip ... · ¸ Hakim ... · ¸